UPRS sodba I U 4/2015

I. Tožba se zavrne.
II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

1Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožnika z dne 13. 9. 2013 zoper registracijo mednarodne znamke št. 1166560 „HELICOX“. Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino dne 25. 1. 2013 registriral znamko št. 1166560, katere imetnik je A., z zahtevanim varstvom v Republiki Sloveniji. Znamka je registrirana v Republiki Sloveniji za blago oziroma storitve, po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK), razvrščeno v razred 5. Ugovor je vložil tožnik ter se v njem skliceval na imetništvo prejšnje CTM znamke št. 010808178, katere znak je podoben znaku prijavljene znamke. Na podlagi ugovora in odgovora imetnika prijavljene znamke je urad preveril utemeljenost navedb v ugovoru in presodil, da ugovor ni utemeljen ter da je znamko mogoče registrirati za vse zahtevano blago in storitve. Urad je tak zaključek sprejel po primerjavi znakov prijavljene in prejšnje znamke, po primerjavi blaga oziroma storitev, ščitenih s prijavljeno in prejšnjo znamko ter oceni verjetnosti zmede v javnosti. Pri primerjavi znakov je urad ugotovil, da sta oba registrirana v besedi z običajnimi črkami ter da poleg besed „HELICOX“ oziroma „HEPLIQO“ ne vsebujeta drugih elementov. V zvezi z določitvijo razlikovalnega učinka prejšnje znamke se urad sklicuje na sodbi Sodišča EU C-39/97 in C-342/97 ter sodbo tega sodišča I U 1088/2012, navaja, da se tožnik v ugovoru ni skliceval na to, da bi njegova znamka pridobila razlikovalni učinek zaradi posebej intenzivne uporabe ali ugleda, ter je bila zato presoja razlikovalnega učinka prejšnje znamke naslonjena na njen razlikovalni učinek per se. Beseda „HEPLIQO“ nima direktnega pomena v zvezi z blagom, zato je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke razumeti kot običajno. Pri ugotavljanju distinktivnih in dominantnih elementov primerjanih znakov je urad ugotovil, da predstavljata njun dominantni del besedi „HELICOX“ oziroma „HEPLIQO“. Pri primerjavi znakov s pomenskega vidika je urad ugotovil, da besedi „HELICOX“ in „HEPLIQO“ nimata pomena ter da ju pomensko zato ne moremo primerjati. Pri ugotavljanju podobnosti z vizualnega vidika je urad po opravljeni analizi ugotovil, da znaka delujeta vizualno dovolj različno. Pri obrazložitvi ocene se je urad skliceval tudi na sodbo tega sodišča U 2060/2008. Pri primerjavi znakov s fonetičnega vidika je urad presodil, da znaka fonetično nista podobna. Urad je tako zaključil, da znaka prijavljene in prejšnje znamke vizualno, fonetično in pomensko nista podobna. Pri primerjavi blaga primerjanih znamk pa je urad ugotovil, da je pogoj enakosti ali podobnosti blaga iz določbe b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izpolnjen. V obrazložitvi stališča se je skliceval tudi na sodbo Sodišča EU C-39/97. V okviru ocenjevanja verjetnosti zmede pa je urad zaključil, da kljub temu da prijavljena in prejšnja znamka ščitita nekatero enako in nekatero podobno blago, ne bo prišlo do zmede na trgu. Primerjana znaka sta dovolj različna, da ju povprečni potrošnik, kljub enakemu blagu, ne bo zamenjeval in povezoval. Povprečni potrošnik ne bo menil, da imata prijavljena in prejšnja znamka isti izvor, zato tudi ne ugotavlja obstoja verjetnosti zmede v javnosti. To pa pomeni, da urad ne more zavrniti registracije prijavljene znamke na podlagi določbe b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

2Tožnik v tožbi navaja, da je znak prijavljene znamke tako podoben znaku prejšnje znamke, da bi povprečnega potrošnika lahko to navedlo k zmotnemu sklepanju, da gre za blago znamke tožnika; gre namreč za enako začetno črko in v preostalem delu za štiri enake črke (sicer v različnem vrstnem redu) ter dve različni. Fonetična primerjava znakov tudi pokaže podobnost. Povprečni potrošnik ne bo pozoren na razliko v dveh črkah, ki nista toliko poudarjeni, da bi iz tega izhajala ključna razlika med znakoma. Primerjave blaga znamk urad ni napravil. Blago pa se v delu popolnoma prekriva; gre za farmacevtske proizvode, pri preostalem blagu, in sicer pri farmacevtskih pripravkih za človeško rabo, pa gre za podobno blago, saj gre za enak ali podoben namen. Primerjani znaki pa imajo v povezavi z blagom, na katerega se nanašajo, identičen pomen. Pomenska podobnost je takšna, da lahko pride do zavajanja potrošnika. Primerjano blago ima skupnega potrošnika, namen, kraj prodaje, sestavine ter spada v isto gospodarsko panogo. Znak prijavljene znamke je tako podoben znaku prejšnje tožnikove znamke, da bi povprečnega potrošnika to lahko navedlo k zmotnemu sklepanju, da so blago in storitve, označene z znakom kasnejše prijavljene znamke, le del vrste blaga in storitev, ki pripadajo istemu izvoru – prej registrirani znamki tožnika. Tožnik tudi nasprotuje zaključku urada, da je razlikovalni učinek prejšnje znamke običajen, saj ga je ta sprejel, ne da bi predhodno preizkusil, ali je znamka tožnika pridobila razlikovalni učinek zaradi posebej intenzivne narave. Urad ni izpeljal ugotovitvenega postopka v skladu z dolžnostjo ugotavljanja materialne resnice. Če bi urad vodil postopek skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), bi lahko tožnik priskrbel ustrezna dokazila, če bi bilo to potrebno. V upravnem postopku ima preiskovalno načelo svojo podlago in utemeljitev v varstvu javne koristi. Zbiranje dejanskega in dokaznega gradiva, na katerem mora temeljiti odločba, je naloga urada. Ker je dejstvo, da je znamka tožnika znamka z velikim razlikovalnim učinkom predvsem zaradi razširjene uporabe, splošno znano, med drugim tudi zaradi ugleda družbe, ima na trgu širšo zaščito kot znamke z manjšim razlikovalnim učinkom. Višja stopnja razlikovalnega učinka prejšnje znamke je bila pridobljena z njeno uporabo, ker je zelo izvirna, neobičajna ali edinstvena. Urad preizkusa povečanega razlikovalnega učinka sploh ni opravil, posledično ni obravnaval elementa, ki bi bil upošteven pri celoviti presoji obstoja verjetnosti zmede. Taka napaka pomeni bistveno kršitev pravil postopka. Tožnik sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi ter zadevo vrne organu v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

3Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe ter sodišču predlaga, naj tožbo kot neutemeljeno zavrne.

4Na tožbo je odgovorila tudi stranka z interesom – imetnik prijavljene znamke. V odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe, sodišču pa predlaga, naj tožbo zavrne.

5Tožnik je v nadaljnjih pripravljalnih vlogah prerekal navedbe toženke in stranke z interesom ter vztrajal pri tožbi in tožbenem predlogu.

6Tudi stranka z interesom je odgovorila na nadaljnje navedbe tožnika ter jih prerekala in vztrajala pri predlogu, naj sodišče tožbo zavrne.

7Tožba ni utemeljena.

8V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev ugovora tožnika kot imetnika prejšnje CTM znamke št. 010808178 „HEPLIQO“ zoper registracijo mednarodne znamke št. 1166560 „HELICOX“ z zahtevanim varstvom v Republiki Sloveniji, vloženega na podlagi določbe b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

9Navedeno odločitev je urad sprejel na podlagi zaključkov: - pri primerjavi znakov, ki sta oba registrirana v besedi z običajnimi črkami (da znaka delujeta vizualno dovolj različno, da znaka fonetično nista podobna ter da ju, ker nimata pomena, pomensko ne moremo primerjati), - pri primerjavi blaga, ki je v primeru obeh znamk razvrščeno v razred 5 NK (da je enako ter v delu podobno) – ter ocene verjetnosti obstoja zmede (da znamk zaradi različnosti znakov kljub enakemu oziroma podobnemu blagu povprečni potrošnik ne bo zamenjeval ter tako ne ocenjuje, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti).

10Tožnik se z zaključki urada ne strinja ter meni, da sta si znaka podobna vizualno, fonetično in pomensko. Blago je v delu enako in v delu podobno, urad pa primerjave blaga sploh ni napravil. Nepravilna je ocena urada, da ni verjetnosti obstoja zmede v javnosti. Urad pa tudi ni pravilno ugotovil in pri odločanju upošteval razlikovalnega učinka njegove prejšnje znamke.

11Po določbi b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Glede na to določbo je urad ravnal pravilno, ko je opravil primerjavo podobnosti prijavljene ter prejšnje znamke. V tem okviru je ugotavljal, v skladu s smernicami, ki jih je razvila sodna praksa Sodišča EU, po metodi celovite presoje vizualno, fonetično in pomensko podobnost znakov ter obstoj dominantnih in razlikovalnih delov. Pravilno je ugotavljal tudi podobnost blaga prijavljene in prejšnje znamke ter je protispisna tožbena navedba, da take primerjave urad ni opravil. Urad je ugotavljal, kot zahteva cit. določba b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, tudi obstoj verjetnosti zmede v relevantni javnosti.

12Kot izhaja iz izpodbijane odločbe, je urad pri vizualni primerjavi znakov izhajal iz pravilne ugotovitve, da sta primerjana znaka registrirana v besedi z običajnimi črkami, brez dodatnih (grafičnih) elementov ter da je primerjavo tako mogoče opraviti le na podlagi črkovne analize, po uveljavljenih kriterijih. Pri tem je ugotovil, da sta obe besedi sestavljeni iz sedmih črk, da imata enak začetni del (HE) in da se v preostalem (sredinskem in končnem) delu (LICOX oziroma PLIQO) razlikujeta ter zaključil, da ne glede na to, da običajno začetni del besede bolj pritegne potrošnika, v obravnavanem primeru tudi različna sredinski in končni del znakov pripomoreta k dojemanju besed in k temu, da znaka delujeta vizualno dovolj različno. Po presoji sodišča je ocena urada o vizualni nepodobnosti znakov prepričljiva. Upoštevaje, da sta znamki registrirani za zdravila in farmacevtske preparate za človeško uporabo (prijavljena znamka) ter farmacevtske preparate (tožnikova prejšnja znamka), je logičen sklep, da je raven potrošnikove pozornosti večja, kot pri vsakodnevnem blagu ter da zato k vizualnemu dojemanju znakov lahko pomembno prispevata tudi različna sredinski in končni del besed. Na drugačno presojo sodišča ne more vplivati tožnik z navedbami, da enakima začetnima črkama v znakih (H), in na začetek besede naj bi bil povprečen potrošnik najbolj pozoren, sledijo še štiri enake črke, ki so sicer v različnem vrstnem redu, in le dve različni. Bistveno namreč je, da si štiri enake nadaljnje črke (ELIO) v znakih ne sledijo zaporedno, kot besedni del, ampak so uvrščene med različne črke ter so del besednega dela ELICOX oziroma EPLIQO (v prijavljeni znamki so v kombinaciji s črkama C in X ter v prejšnji tožnikovi znamki v kombinaciji s črkama P in Q). Zato se sodišče ne strinja s tožnikom, da naj bi glede na navedene skupne črke v besednih delih znakov ELICOX in EPLIQO in enaki začetni črki H povprečni potrošnik dojemal znamki kot zamenljivo podobni.

13Pri fonetični primerjavi znakov je urad ocenil izgovorjavo besednih delov znamk „helikoks“ in „heplikou“ kot različno za povprečnega potrošnika ter zaključil, da si znaka fonetično nista podobna. Neprepričljivo ugovarja tožnik, da fonetična primerjava pokaže podobnost, saj naj bi povprečni potrošnik ne bil pozoren na različni zgolj dve črki, ki nista zelo poudarjeni. Za oceno fonetične podobnosti je namreč odločilna izgovorjava, in oceni urada, da sta po izgovorjavi besedna dela „helikoks“ in „heplikou“ zaradi različnih sredinskih in končnih delov besed („likoks“ in „pliqo“) različna, je mogoče pritrditi; na različnost zgolj dveh črk, pri čemer niti ni jasno, na kateri se tožnikova navedba nanaša (ali sta to C in X v prijavljeni znamki ter P in Q v prejšnji tožnikovi znamki), pa se pri fonetični primerjavi znakov po presoji sodišča tožnik ne more z uspehom sklicevati, saj je potrebno upoštevati umeščenost teh v določen besedni del, in kako se ta del, pa tudi cela beseda, izgovori.

14Pri pomenski primerjavi znakov je urad ugotovil, da sta besedi „HELICOX“ in „HEPLIQO“ brez pomena in da ju zato s tega vidika ne more primerjati; zato je zaključil, da pomenske podobnosti ni. Tožnik nasprotno navaja, da imata primerjana znaka v povezavi z blagom, na katero se nanašata, identičen pomen. Navedbe niti niso argumentirane, saj tožnik ne pojasni, kakšen je pomen besed, in kako ga je ugotovil, zato jih sodišče presoja kot neutemeljene.

15Tožnik ugovarja tudi, da naj bi urad (tudi) ne ugotovil pravilno in pri odločanju upošteval razlikovalnega učinka njegove prejšnje znamke. Sodišče se strinja, da gre za relevantno dejstvo, saj je pomembno za oceno obsoja verjetnosti zmede v javnosti. Po smernicah za oceno razlikovalnosti znamke, ki jih je podalo Sodišče EU (C- 342/97 z dne 22. 6. 1999), se upoštevajo značilnosti znamke, vključno s prisotnostjo ali neprisotnostjo opisnih elementov blaga ali storitev, za katere je registrirana; tržni delež znamke; intenziteta, geografska razširjenost in dolgotrajna uporaba znamke; znesek, ki ga je investiralo podjetje v promocijo znamke; odstotni delež relevantne javnosti, ki zaradi znamke prepozna blago ali storitve, ki izvirajo od določenega podjetja; izjave gospodarskih zbornic, industrije ali trgovine in drugih profesionalnih združenj. Vendar pa sodišče ugotavlja, kot izhaja tudi iz izpodbijane odločbe, da se tožnik v ugovoru ni skliceval na razlikovalni učinek svoje prejšnje znamke ter v ugovoru ni podal ne navedb dejstev ne dokazov zanje, s katerimi bi uradu omogočil, da glede na prej navedene kriterije oceni razlikovalni učinek njegove znamke. Kot izhaja iz izpodbijane odločbe, je urad zato ocenil razlikovalni učinek prejšnje tožnikove znamke le na podlagi ocene, da beseda HEPLIQO nima direktnega pomena v zvezi z blagom, ki ga ščiti, in sicer da gre za običajen razlikovalni učinek.

16Sodišče tožniku ne pritrjuje, da je urad kršil pravila postopka (138., 139. člen ZUP), ker ni izpeljal ugotovitvenega postopka v zvezi z dolžnostjo ugotavljanja materialne resnice, s tem ko ni dopolnil dejanskega stanja in izvedel dokazov za ugotovitev velikega razlikovalnega učinka njegove prejšnje znamke HEPLIQO, in da je – posledično – odločil, ne da bi bilo dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno. Po 101. členu ZIL-1 pisni ugovor zoper registracijo znamke lahko temelji le na razlogih 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze (drugi odstavek). Po 102. členu ZIL-1 se o razlogih iz ugovora lahko v treh mesecih izreče prijavitelj, urad pa na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja preveri utemeljenost navedb v ugovoru ter o njem odloči. Iz citirane zakonske določbe 101. člena ZIL-1 tako izhaja, da je na vložniku ugovora trditveno (in dokazno) breme glede dejstev, ki utemeljujejo obstoj uveljavljanega ugovornega razloga. To pa po presoji sodišča pomeni, da bi tožnik moral v ugovoru navajati dejstva, odločilna za oceno razlikovalnega učinka njegove prejšnje znamke, in dokaze zanje (vse v smislu kriterijev, ki jih je sodišče navedlo v prejšnji, 15. točki te sodbe), saj so ta relevantna za oceno obstoja verjetnosti zmede v javnosti v smislu določbe b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, na katero je tožnik opiral ugovor. Glede na navedeno določbo 101. člena ZIL-1, ko torej vložnik mora že v samem ugovoru utemeljiti obstoj uveljavljanega ugovornega razloga in predložiti za to dokaze, in glede na citirani 102. člen ZIL – 1, po katerem urad odloči o utemeljenosti ugovora na podlagi navedb in dokazov v ugovoru ter morebitnih nasprotnih navedb prijavitelja znamke, uradu ni mogoče očitati, da je, ker ni sam – brez podaje dejstev in dokazov tožnika kot vložnika ugovora - dopolnjeval dejanskega stanja v smeri ugotavljanja razlikovalnega učinka prejšnje znamke ter posledično – ugotavljanja, ali je podan uveljavljani zakonski razlog za zavrnitev registracije znamke „HELICOX“, odločil ob kršitvah pravil postopka in na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Kolikor tožnik zatrjuje kršitev določb 138. in 139. člena ZUP, sodišče še odgovarja, da gre pri citiranih določbah 101. in 102. člena ZIL-1 za specialne določbe posebnega upravnega postopka, ki jih je treba uporabiti namesto navedenih določb splošnega upravnega postopka. Po prvem odstavku 6. člena ZIL-1 se namreč le tedaj, kadar ta zakon nima ustreznih določb, subsidiarno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Glede na utemeljevanje tožnika, da ima preiskovalno načelo, uveljavljeno v ZUP, podlago v varstvu javne koristi, pa sodišče dodaja, da je okvir (varstva) javne koristi določen z materialno pravnimi določbami; ZIL-1 pa določa absolutne razloge za zavrnitev registracije znamke v (42. in) 43. členu, in na obstoj teh mora paziti urad po uradni dolžnosti, medtem ko v 44. členu določa relativne razloge za zavrnitev registracije znamke, ki jih lahko uveljavljajo le imetniki obstoječih znamk, in na katerih je po cit. 101. členu trditveno in dokazno breme glede obstoja katerega od razlogov za zavrnitev registracije znamke.

17Po navedenem v tožbi zatrjevana dejstva, ki naj bi utemeljevala oceno o višji stopnji razlikovalnega učinka prejšnje tožnikove znamke, predstavljajo nedopustne tožbene novote, saj jih tožnik ni najprej uveljavljal, kot bi moral, v ugovornem postopku pred uradom (tretji odstavek 20. člena ZUS-1). Zato jih sodišče pri odločanju ne more upoštevati (ne da bi na to opiralo odločitev, pa sodišče dodaja, da so navedbe v tožbi v celoti neizkazane, tako npr. o tem, da gre za znamko, ki je široko znana in uveljavljena na svetovnem trgu ter se široko uporablja, pa tudi dejstva so navedena nesubstancirano, zgolj npr. da gre pri znaku za izvirnost, neobičajnost, edinstvenost, svojstvenost itd.).

18Glede na zaključek pri primerjavi blaga, ki ga ščitita prijavljena in prejšnja tožnikova znamka, in ki je vse razvrščeno v razred 5 NK, da gre za nekatero enako blago (farmacevtski preparati) in nekatero podobno blago (zdravila), in ne glede na zaključek pri primerjavi znakov teh znamk, da si nista podobna, je zaradi pravila, ki ga je postavilo Sodišče EU, da sta podobnost med znamkama in podobnost blaga odvisna kriterija (npr. C – 342/97 z dne 22. 6. 1999), urad posebej ugotavljal verjetnost obstoja zmede glede izvora blaga z vidika relevantnega potrošnika. Kot relevantnega potrošnika je po presoji sodišča pravilno upošteval končnega potrošnika farmacevtskih preparatov in zdravil, torej blaga, ki ga znamki ščitita, in po presoji sodišča tudi pravilno ocenil, da je raven pozornosti tega potrošnika visoka, saj gre za tako naravo blaga, ki to terja. Na podlagi zaključkov o nepodobnosti znakov prijavljene in prejšnje tožnikove znamke, enakosti nekaterega in podobnosti preostalega blaga, ki ga znamki ščitita in visoki stopnji pozornosti relevantnega potrošnika je urad ocenil, da ne obstaja verjetnost zmede v javnosti glede izvora blaga, in taki oceni kot prepričljivi sodišče v celoti sledi. Pri tem dodaja, da urad ni imel podlage, da bi upošteval višjo stopnjo razlikovalnosti prejšnje znamke ali njen poseben ugled, saj teh okoliščin v ugovoru zoper registracijo znamke HELICOX tožnik ni niti zatrjeval niti izkazal, sodišče pa je tudi presodilo (točke 15 do 17 te sodbe), da v zvezi s tem ni kršil pravil postopka in da tudi ni odločil na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. V zvezi z ugotavljanjem razlikovalnega učinka prejšnje znamke je urad upošteval, kar je mogel oceniti sam, da gre za arbitrarno razmerje med znakom in blagom ter je, ker niso bile zatrjevane in izkazane druge relevantne okoliščine, ocenil razlikovalni učinek za običajen; to pa je ob ocenjeni še visoki stopnji pozornosti relevantnega potrošnika in nepodobnosti znakov, kot že navedeno, tudi po presoji sodišča zadostovalo za oceno, da v relevantni javnosti ni verjetnosti zmede glede izvora blaga oziroma ni verjetnosti povezovanja nove s prejšnjo znamko.

19Kot je sodišče že navedlo, so za presojo zakonitosti izpodbijane odločbe lahko relevantna le dejstva, ki so jih stranke navajale in dokazovale v postopku za izdajo izpodbijane določbe; izjemoma, če to opravičijo, lahko uveljavljajo kot nova še druga dejstva, vendar ob pogoju, da gre za dejstva, ki so nastala do izdaje odločbe (52. člen Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). Poleg tega pa velja, ker je za vložitev tožbe določen prekluzivni rok (prvi odstavek 28. člena ZUS-1), da po preteku tega roka v pogledu navajanja dejstev tožbe ni več mogoče dopolnjevati. Pripravljalne vloge tožnika, ki jih je vložil v teku tega sodnega postopka, je sodišče zato lahko upoštevalo le v navedenem okviru.

20Ker je sodišče presodilo, da je bil postopek za izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

21Tožnikov stroškovni zahtevek je sodišče zavrnilo na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, kadar sodišče (med drugim) tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.