44. člen ZIL-1

Sodišče Evropske unije je opredelilo dejavnike za ugotavljanje podobnosti blaga, in sicer: narava blaga, namen blaga, način njegove uporabe, njegova dopolnilnost, konkurenčnost ali zamenljivost, distribucijske poti/prodajne točke, upoštevna javnost, običajni izvor. Ti dejavniki so pravni pojmi, opredelitev meril za njihovo presojo je vprašanje prava. Vendar pa je vprašanje dejstev, ali in v kakšnem obsegu so ti dejavniki v konkretnem primeru izpolnjeni. Verjetnost zmede v javnosti v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Tako je verjetnost zmede izključena, če se ne zdi, da potrošnik pripisuje spornemu blagu, da izvira od enega ali od ekonomsko povezanih subjektov. Razumevanje pojma skupnega izvora blaga se neločljivo navezuje na funkcijo znamke, da zagotavlja potrošniku, da je blago, označeno z znamko, proizvedeno pod kontrolo istega subjekta in bo zato po vsej verjetnosti imelo enako kvaliteto. Razlikovalni učinek prejšnje znamke je pomemben dejavnik pri presoji verjetnosti zmede: verjetnost zmede je toliko večja, kolikor je večji razlikovalni učinek prejšnje znamke, znamke z večjim razlikovalnim učinkom

Dejstva, ki se nanašajo na zmedo in zavajanje javnosti ne utemeljujejo zaključka o tem, da toženki ni mogoče prepovedati uporabe znamke na podlagi prej registrirane geografske označbe tožnice, ki vsebuje poimenovanje ZGO (Makedonija), kar predstavlja tako absolutni razlog po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 kot relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (veljavnega po noveli ZIL-1E). Izpodbijani znamki sta slovenski nacionalni znamki, zaradi česar se uporabljajo določbe ZIL-1 o blagovni znamki. Vendar ZIL-1 v tem delu napotuje na predpise EU, ki zagotavljajo zaščito ZGO. Tožničina ZGO je registrirana po pravu EU, zato mora sodišče presojati morebitno nasprotovanje toženkinih znamk pravilom EU o zaščiti, ki jo na ravni EU zagotavlja tožničina ZGO. Republika Slovenije je članica EU in mora zagotavljati sistem zaščite ZGO po predpisih EU.

Nacionalno pravo mora imetniku neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, priznati pravico, da prepove uporabo oziroma registracijo poznejše znamke. Tožnici domena po nacionalnem pravu ne daje pravice prepovedati registracije znaka. Domensko ime ima vlogo naslova internetne spletne strani, pridobitve, prenehanja in vsebine tega imena pa ne ureja noben predpis ampak pogodba med registratorjem in imetnikom domene. Kot taka, tj. kot pogodbeni odnos inter partes, ni izključna pravica, tj. ne more ustvarjati učinkov v razmerju do tretjih oseb. Tožnica bi uživala pravno varstvo na podlagi domene hobby.si le, če bi bila domena tudi blagovna znamka ali če bi tožnica dokazala, da gre za znano znamko. Znana znamka ni sinonim ugledni znamki. Ugledna znamka je (za razliko od "znane znamke") znamka, ki je registrirana. Zaradi njenega ugleda pa se znak ne registrira ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka. Ne registrira se torej niti v primeru, če označuje drugačno blago oziroma storitve od tistih, ki jih označuje znamka z ugledom. Niti Pariš

Naloga znamke je ravno razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitev drugega. Kadar je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, je prvi načeloma bolj razlikovalni kot drugi, ker se povprečni potrošnik lažje sklicuje na zadevne proizvode tako, da navede ime znamke, in ne da opiše figurativni element te znamke. Iz tega sicer ne izhaja, da je treba besedne elemente znamke vedno šteti kot bolj razlikovalne od figurativnih elementov. Pri sestavljeni znamki ima namreč figurativni element enakovredno mesto kot besedni element. Torej je treba za opredelitev prevladujočega sestavnega dela znamke preučiti bistvene lastnosti figurativnega elementa in bistvene lastnosti besednega elementa izpodbijane znamke in njuna položaja. Presojo podobnosti zgolj na podlagi prevladujočega elementa, je mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti. Celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znamk, mora biti utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavnih delov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečn

Sodišče sodi, da ZIL-1, ki ga je treba razlagati tudi v skladu določbami Direktive 2015/2436/EU, ne daje podlage za stališče, kot ga je v izpodbijani odločbi zavzela toženka, tj., da je treba presojo relativnega zavrnitvenega razloga po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izvesti ob upoštevanju primerjave dejavnosti gospodarskega subjekta ter blaga in storitev, za katere je bila prijavljena znamka.

Blago, ki sta ga zaobjeli primerjani predhodni znamki, je tudi po presoji sodišča delno enako in delno podobno blagu, za katerega je znamko prijavil tožnik. Toženka se ni ustrezno opredelila do figurativne predstavitve prijavljene znamke in je to s predhodnimi znamkami dejansko primerjala zgolj kot besedno znamko. Toženka presoje verjetnosti zmede ni ustrezno utemeljila z vidika ugotovitve, kdo je v konkretnem primeru povprečni potrošnik (relavantna javnost).

Ker se z izpodbijano odločbo ni odločilo o registraciji znamke stranke z interesom, pač pa je z njo toženka zavrnila ugovor vložen v zvezi s prijavo znamke, tožnik ne predlaga ureditve stanja glede na sporno pravno razmerje. Z odločbo kot je izpodbijana - zavrnitev ugovora, vlagatelj prijave ne pridobi pravice uporabe. Izključne pravice, tudi pravico uporabe iz znamke ureja prvi odstavek 47. člena ZIL-1, pravico do uporabe pa pridobi prijavitelj šele z dnevom vpisa v register, kot določa 76. člen ZIL-1. S predlogom, kot ga je postavil tožnik, se zato sporno pravno razmerje ne bi uredilo, zato potreba po ureditvi stanja ni izkazana. Tožnik navaja, da ima ravnanje toženke za neposredno posledico to, da tožnik ne more tržiti izdelkov pod svojo blagovno znamko, ravnanje toženke pa tožniku preprečuje izvedbo njegovega poslovnega načrta, vse vezano na uporabo znamke stranke z interesom. V zvezi s tem pa tožnik svojih navedb ni konkretiziral niti dokazno utemeljil in izkazal vzročne zveze med navajano škodo in izdano izpodbijano odločbo.

Sodišče se strinja s presojo toženke, da so primerjani znaki glede na rezultate pomenske, vizualne in fonetične analize med seboj podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti. Pri tem je toženka sicer upoštevala, da je stopnja pozornosti relevantnega potrošnika v tem primeru višja, vendar sodišče soglaša, da bi lahko kljub temu prišlo do zmede med potrošniki oziroma zmotnega povezovanja med znaki. Toženka je upoštevala tudi načelo, da sta podobnost znakov in podobnost blaga odvisna kriterija.

Četudi se upošteva pomen predhodnih znamk "WINSTON" kot ime (kar trdi stranka z interesom) ali kot "zmaga kamen" ("win", "stone") oziroma kot asociacijo na državnika Winstona Churchilla, kar navaja tožnik, ter pomen prijavljene znamke "Wisttonblue" v smislu "wi kamen modro", si pomeni tudi po presoji sodišča niso podobni. Sodišče se strinja s presojo toženke, da so primerjani znaki vizualno podobni. Predhodni znamki stranke z interesom vsebujeta besedo "WINSTON", zelo podoben besedni element ("Wistton") pa se pojavi tudi na začetku tožnikovega prijavljenega znaka. Obe besedi sta sestavljeni iz večine enakih črk, od katerih je kar šest od sedmih črk besede znaka predhodnih znamk stranke z interesom enakih (w, i, s, t, o, n). Enake črke so na začetku obeh besed, pri čemer ne gre prezreti, da že izkustveno velja, da je prvi del oziroma začetek znaka tisti, ki najbolj pritegne pozornost potrošnika, kar temelji na logičnem dejstvu, da se bere od leve proti desni, zaradi česar se potrošnik na začetni del znaka najbolj osredotoči oziroma je nanj najbolj pozoren. Prijavljeni znamk vsebuje še besedo "blue", ki je vsebovana tudi v znaku stranke z interesom št. ... Dodana črka "t" in

Sodišče soglaša s toženko, da sta v tožnikovi predhodni znamki "VECCHIA ROMAGNA" obe besedi enako pomembni in da ni mogoče šteti, da zgolj beseda "ROMAGNA" predstavlja dominantni del, kot trdi tožnik. Predhodna tožnikova znamka je besedna, obe besedi sta zapisani v enakih običajnih črkah in nobena beseda ni npr. manjša od druge ali v podrejenem položaju. Beseda "VECCHIA" je enake velikosti in v enaki poziciji kot beseda "ROMAGNA", v znaku pa je tudi že takoj na prvi pogled opazna (enako kot beseda "ROMAGNA"). Izkustveno gledano namreč ni mogoče šteti, da bi upoštevna javnost v tožnikovi predhodni znamki besedo "VECCHIA" preprosto prezrla in se osredotočila zgolj na besedo "ROMAGNA".

Ni mogoče šteti, da je organ opravil vizualno primerjavo med vsemi predhodnimi znamkami in prijavljenim znakom, če te primerjave ni opravil tudi med navedeno znamko in prijavljenim znakom, ne glede na tip znamke. Zgolj primerjava med besednimi elementi prijavljenega znaka z besedno znamko tožnika zato ne zadošča, saj prijavljeni znak vsebuje več kot le besedno zvezo. Povprečni slovenski potrošnik zelo dobro pozna oranžno barvo predhodnih slikovnih znamk OBI (kar predstavlja dominantni del predhodnih znamk). In ker je tudi dominantni del prijavljenega znaka (oziroma večji del dominantnega dela prijavljenega znaka - tri črke od štirih) zapisan z oranžno barvo, bi se moral organ že pri vizualni primerjavi znakov opredeliti do tega elementa primerjanih znakov.

Presojo podobnosti je mogoče opraviti zgolj na podlagi prevladujočega elementa, le če preostale sestavine znamke ne predstavljajo enakega oziroma izrazitejšega dela znamke, za kar v tem primeru po oceni sodišča ne gre. Upoštevajoč razlogovanje organa, da sta besedna dela znamk enaka, le v obratnem vrstnem redu, z v obeh primerih dominantno črko A in besedo HOTEL oziroma A HOTEL, v sicer bistveno manjših dimenzijah, se tudi sodišče strinja, da bodo tudi potrošniki znaka dojemali kot celoto v vizualnem smislu. Črka A ni oznaka za kvaliteto hotela, kar je splošno znano dejstvo. Ta črka je v prijavljenem znaku res označena z zvezdicami (kar bi torej lahko povezali s figurativnim elementom predhodne znamke), vendar se te (kot je izpostavil že organ) ponavadi nahajajo v vrsti in so prikazane kot samostojen element. Zato tudi po oceni sodišča prijavljenega znaka povprečni potrošnik ne bo dojemal kot hotela višje kategorije. Posledično sta si zato primerjana znaka tudi fonetično podobna.

Sodišče se strinja s tožnikom, da toženka pri primerjavi znakov v prijavljeni znamki stranke z interesom nepravilno ni upoštevala tudi besede "leskovački", ki jo poleg zapisa "Z´dežele", zelenega polja pravokotne oblike, z notranjim pravokotnikom svetlejše zelene barve in srca rožnate barve, vsebuje prijavljena znamka. V obravnavani zadevi namreč beseda "leskovački" v sporni znamki, ne glede na velikost pisave, v kateri je napisana, in njeno pozicijo v prijavljeni znamki, po presoji sodišča ohranja svoj samostojen razlikovalen značaj, zato jo je pri primerjavi znakov treba upoštevati. Znake je treba namreč načeloma primerjati v celoti in v primerjavo vključiti vse njihove elemente oziroma sestavne dele. Morebitne zanemarljive elemente v znakih je treba ozko razlagati.

Učinek uporabe oklepajev je treba v obravnavani zadevi po presoji sodišča, glede na stališča Splošnega sodišča EU, razlagati v smislu omejevanja obsega zahtevane zaščite. Za presojo po kriteriju namena je bistveno, da gre pri primerjanem blagu med drugim za tako podoben namen, da je mogoča zamenjava.

Verjetnost zmede v javnosti kot del abstraktnega zakonskega dejanskega stanu točke b prvega odstavka 44. člena ZIL-1, tožeča stranka napačno povezuje z razlikovalnimi elementi blagovne znamke. Ponavlja, da sta si obravnavani znamki v bistvenem enaki, saj sta registrirani v enakih razredih in ponujata enake storitve. Uporaba točke b prvega odstavka 44. člena ZIL-1 predvideva enakost ali podobnost z znakom prejšnje znamke in podobnost ali enakost blaga ali storitev, na katera se nanašata znak in znamka, vendar mora biti izkazana tudi verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Beseda „activa“ ne pomeni „biti aktiven, temveč je različica zapisa „aktiva“. Črka „k“ je v slogu angleških besed zamenjana s „c“. Pomen besede pa se ohrani in sicer je sinonim za premoženje. Znaka se po pomenski vsebini povsem ujemata, upoštevna javnost ga bo brez dvoma razumela kot premoženje. Bistven je celostni vtis znakov, (tudi) z upoštevanjem njihovih razlikovalnih ter prevladujočih prvin in ne zgolj pomenski vidik. Na splošno, besedni del sestavljenega znaka res ni nujno prevladujoč, toda v obravnavanih znakih je: stilizirana črka „A“ oziroma elipsa iz treh krivulj pred daljšo odebeljeno besedo, nimata takega značaja, da bi tvorili poglavitni del znakov; besedni del je ključen tudi po glasovni in pomenski primerjavi. Kar pa se tiče zmanjšane razlikovalnosti pomena besede „activa“, ne gre prezreti, da ima del znamke lahko šibkejši razlikovalni učinek, vendar to ne vodi do (avtomatičnega) sklepa, da ne more biti prevladujoč oziroma da ga je treba zanemariti. Tožena stranka je razložila, da imajo v sestavljenem znaku figurativni deli manjšo težo. Predhodna znamka je beseda z izrazito stilizirano prvo črko; poznejša znamka vsebuje (od figurativnega dela) daljši odebelj

Ali se znak lahko registrira kot znamka, torej ali izpolnjuje pravila točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 obsega oceno: ali (1) je enak ali podoben predhodni znamki, ali (2) so blago ali storitve, na katere se nanašajo znak in znamka, enaki ali podobni in ali (3) zaradi tega obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prehodno znamko. Primerjava znakov je presoja njihove vidne, slušne in pomenske podobnosti, predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin (dominantnih delov), pri čemer je odločilna celostna zaznava znamk pri povprečnem potrošniku. Urad ni opravil primerjave znakov v okviru opisanih smernic. Umanjkala je celovita presoja podobnosti znakov. Ta obsega razčlenjeno vidno, slušno in pomensko primerjavo, presojo razlikovalnih in prevladujočih delov v očeh povprečnega potrošnika blaga in storitev. Slednjega Urad ni opredelil. Povedano drugače, ni določil upoštevne javnosti in ni z njenega vidika presodil vidne, zvočne in pomenske podobnosti znakov. Medtem, ko je povprečni potrošnik pravni standard in izostanek njegove opredelitve pomeni kršitev materialnega prava, pa je presoja podobnosti znakov

Sodišče soglaša s toženko, da zastavni upnik ni ena izmed oseb, ki ima pravico vložiti ugovor zoper registracijo znamke, zato je bilo posledično v skladu s sedmim odstavkom 101. člena ZIL-1 treba šteti, da tožnikov ugovor ni bil vložen.

Pri presoji nepoštenega namena prijavitelja je sodišče prve stopnje pravilno kot odločilne upoštevalo okoliščine v katerih sta bili znamki oblikovani, uporabo znakov od nastanka dalje, tržno logiko, ki je podlaga za registracijo navedenih znakov kot znamke in dejstvo, da sta bili pravdni stranki pred vložitvijo prijave znamk pogodbeno povezani. Kršitev pogodbenega razmerja med prijaviteljem znamke in tretjo osebo - tožečo stranko s ciljem neupravičene takojšnje pridobitve izključnih pravic iz znamke, je ravnanje, ki ni združljivo s standardi poštenega in etičnega ravnanja in utemeljuje zaključek sodišča prve stopnje o prijavi znamk v slabi veri.

Naloga tožene stranke kot lokalnega distributerja, za kar je prejemala plačilo, je bila poiskati ključne kupce, zgraditi prodajno mrežo, promovirati proizvode in določiti prodajne pogoje. Naloga tožene stranke je bila namreč ravno ta, da poskrbi za prodajo in promocijo izdelkov tožeče stranke pod navedeno blagovno znamko na trgu Republike Slovenije in Srednje ter Južne Evrope. Tožena stranka je bila poslovni partner tožeče stranke v okviru opisanega poslovnega odnosa po distribucijski pogodbi, kar pa ne more vplivati na njeno upravičenje do registracije enake figurativne blagovne znamke za isto vrsto proizvodov in storitev, kot jo je predhodno že registrirala tožeča stranka. Namen točke e prvega odstavka 44. člena ZIL-1 je v tem, da imetnik znamke od distributerja pričakuje lojalnost in ščitenje njenih interesov, tožena stranka pa je svojo obveznost prekršila. Sodišče prve stopnje je na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja pravilno že iz navedb strank v postopku ugotovilo, da je bil odnos med strankama tesen in zaupen in je bilo vzpostavljeno distribucijsko in ne le prodajno razmerje. Vprašanje slabe vere ni pravno odločilnega pomena pri presoji, ali j