102. člen ZIL-1

Tožnik ima prav, da organ pri primerjavi prijavljenega znaka s prejšnjima figuativnima znamkama ni v zadostni meri upošteval podobe križa v prijavljenem znaku. Res je, da je dominantni del prijavljenega znaka besedilo DigitalSHIELD, vendar pa je ob vsebovani podobi križa v tem delu znaka ter dejstvu, da sta obe primerjani prejšnji figurativni znamki sestavljeni ''zgolj'' iz podobe križa, organ napačno oziroma vsaj preuranjeno zaključil, da je križ v prijavljenem znaku zaradi svojega nahajanja in velikosti nepomemben, zlasti glede na nakazovanje izvora blaga, kot ga daje podoba križa – iz Švice. Odločba je zato pomanjkljiva in jo je iz tega razloga treba odpraviti. Upravni organ je v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor. Pri preizkusu ugovora je vezan na dejansko stanje, ki ga je dolžan ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke.

Ker si znaka nista podobna, ne bo prišlo do zmede v javnosti in povezovanja prijavljenega znaka s tožnikovo blagovno znamko. Tožnik zatrjuje, da je avtor slikovnega dela svoje znamke, ki pa ga je prijavitelj uporabil pri prijavljenem znaku, s čimer je posegel v tožnikove avtorske pravice (moralne in materialne). Bistveno pri presoji tega ugovora je (in kar tudi izhaja iz izpodbijane odločbe ter odgovora na tožbo), ali gre pri spornem slikovnem delu prijavljenega znaka sploh za takšno podobnost s slikovnim delom znaka tožnika, da bi zaradi tega lahko prišlo do kopiranja tega slikovnega dela tožnikovega znaka, ki je po tožnikovem zatrjevanju njegovo avtorsko delo, in s tem do kršitve njegove avtorske pravice. Sodišče se strinja z oceno organa, da si znaka nista podobna, in to ne v celoti, kot tudi ne v - za tožnika spornih - slikovnih delih. Ker pa si nista podobna, do kršitve (zatrjevane) avtorske pravice ni moglo priti. S tako presojo in posledičnim zaključkom pa organ zato za priznanje avtorske pravice tudi ni postavljal nobenih dodatnih pogojev, saj je presojo moral in jo tudi je opravil po relevantnem zakonu, torej po ZIL-1.

Opravljena primerjava (različnega blaga) je nezadostna, saj je izpustila iz primerjave celo vrsto proizvodov, ki jih tožnik deloma našteva, ki jih ni primerjala s proizvodi znamk tožnika, so pa v izreku odločbe razvrščeni med tiste proizvode, ki jih šteje kot nepodobne ali nekomplementarne in za katere bo dopustila registracijo. Primerjavo je treba opraviti z uporabo vseh kriterijev, po katerih se opravlja primerjava podobnosti blaga ter jo tudi ustrezno obrazložiti, da je možen preizkus odločbe. Odvisno od vrste blaga oziroma storitev ima lahko kateri od kriterijev bistveno večjo težo od drugih. V splošnem pa velja, da je teža posameznega faktorja odvisna od njegovega vpliva na možno verjetnost zmede glede izvora blaga oziroma storitev.

Prijavljeni znak je prijavljen v besedilu SCOUT VENERA in ne zgolj kot SCOUT, zato ga je treba presojati po vsebini in v obliki, kot je prijavljen. VENERA je sicer res firma podjetja (oziroma del firme podjetja), kar pa ni razlog za relativizacijo tega dela znaka kot nepomembnega. V veliko primerih podjetja namreč ne tržijo svojega blaga ali storitev z blagovnimi znamkami, ki vsebujejo firmo podjetja, zato ni možno pripisati takega pomena dejstvu, da je prijavljeni znak sestavljen (tudi) iz dela firme, kot ga želi pripisati tožnik. Organu ni bilo treba preverjati t.i. elementa ''svojstvenosti'' prijavljenega znaka, ki naj bi bila potrošniku vidna že na prvi pogled, saj - kot je navedla že toženka v odgovoru na tožbo - ne gre za element, ki bi ga bilo treba presoditi v okviru analize glede na 44. člen ZIL-1 (in pred tem glede na 43. člen ZIL-1). Tak ugovor bi tožnik lahko uveljavljal le v nasprotni smeri, torej, da je njegova ugovarjana znamka (oziroma ugovarjane znamke) svojstvena v takšni meri, da zaradi morebitno ugotovljene podobnosti med znaki preprečuje registracijo prijavljenega znaka.

Ocena urada o vizualni nepodobnosti znakov je prepričljiva. Upoštevaje, da sta znamki registrirani za zdravila in farmacevtske preparate za človeško uporabo (prijavljena znamka) ter farmacevtske preparate (tožnikova prejšnja znamka), je logičen sklep, da je raven potrošnikove pozornosti večja kot pri vsakodnevnem blagu ter da zato k vizualnemu dojemanju znakov lahko pomembno prispevata tudi različna sredinski in končni del besed. Za oceno fonetične podobnosti je odločilna izgovorjava, in oceni urada, da sta po izgovorjavi besedna dela „helikoks“ in „heplikou“ zaradi različnih sredinskih in končnih delov besed različna, je mogoče pritrditi; na različnost zgolj dveh črk, pri čemer niti ni jasno, na kateri se tožnikova navedba nanaša (ali sta to C in X v prijavljeni znamki ter P in Q v prejšnji tožnikovi znamki), pa se pri fonetični primerjavi znakov po presoji sodišča tožnik ne more z uspehom sklicevati, saj je potrebno upoštevati umeščenost teh v določen besedni del, in kako se ta del, pa tudi cela beseda, izgovori.

V sestavljenih znamkah so besedni elementi bolj razlikovalni od drugih, relevantni potrošnik pa se bo na proizvode lažje skliceval z navajanjem besednega dela znamke kot z navajanjem figurativnega dela znamk. Sodišče kot neutemeljene presoja tožbene navedbe, da naj bi urad kot relevantnega potrošnika nepravilno štel povprečnega potrošnika namesto (povprečnega) uporabnika tobačnih izdelkov. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da se je na nekaterih mestih urad sicer skliceval na „povprečnega potrošnika“, vendar je iz konteksta jasno razvidno, da je ta pojem v odločbi uporabljal v pomenu povprečnega potrošnika tobačnih izdelkov (iz odločbe na nobenem mestu ne izhaja, da bi urad upošteval povprečnega potrošnika kakšne druge vrste blaga in katere, nasprotno pa na več mestih izrecno govori o potrošniku tobačnih izdelkov, in to zlasti v delu, kjer je odločilno, da se upošteva relevantnega potrošnika, to je v točki d), v kateri je ugotavljal verjetnost obstoja zmede v relevantni javnosti).

Toženka je primerjala zgolj tri znamke vložnika ugovora z znamko prijavitelja, pri čemer ni pojasnila, zakaj ostalih znamk pri ugotavljanju relevantnega dejanskega stanja, v smislu enakosti oziroma podobnosti s prijavljeno znamko, ni primerjala. Tako omejen preizkus navedb iz ugovora pa pomeni absolutno bistveno kršitev določb postopka (102. člena ZIL-1), ki je vplivala ali mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločbe. Že iz navedenega razloga je treba odločbo odpraviti.

Tožena stranka je v postopku preizkusa prijave, v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke, vezana na ugovor. Pri preizkusu ugovora je vezana na dejansko stanje, ki ga je dolžna ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke. Za presojo zavrnilnega razloga po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 sodišče soglaša s toženo stranko, da predloženi dokazi ne izkazujejo, da je znamka prvotožnice ugledna oziroma dobro znana. Prvotožnica bi morala za zavarovanje svojih pravic vložiti ugovor in kot podlago za dopustnost ugovora zatrjevati imetništvo znamke, ki preprečuje registracijo prijavljene, ter za to navesti razloge in predložiti dokaze. Sklicevanje na nemožnost vložitve ugovora v času, ker ni bila vpisana v register znamk, se ne more upoštevati v okviru ugovora o kršitvi določb postopka, saj za to v ZIL-1 ni podlage. Obveznost tožene stranke, da upošteva kasneje predložene dokaze, ni zakonsko pogojena in zato tožena stranka ni kršila določb postopka, ko jih v dokazni presoji ni upoštevala.

Postopek registracije znamke ureja ZIL-1. Ta v 101. členu ureja ugovorni postopek. Nesporno v zadevi je, da je tožeča stranka vložila ugovor, o katerem pa pred izdajo izpodbijane odločbe ni bilo odločeno, kar bi glede na določbo 102. člena ZIL-1, pred izdajo izpodbijane odločbe iz 103. člena ZIL-1, moralo biti. Izpodbijana odločba je bila izdana preuranjeno, kršitev pravil pa je vplivala oziroma mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve.

Izpodbijano znamko ISKRAEMECO je treba upoštevati tako, kot je zapisana in torej prijavljena. Glede na njen zapis gre nedvomno za enovito besedo, ki je ni možno vizualno deliti na dva dela, zaradi česar del besede ISKRA (ki sicer predstavlja začetni del izpodbijane znamke) nima tolikšne razlikovalne vloge, kot to želi predstaviti tožnica, oziroma njen drugi del EMECO, ni možno abstrahirati, ne glede na to, da beseda EMECO nima takega pomena, kot ga ima beseda ISKRA, saj sta si primerjani znamki različni tako glede različnosti črk, dolžine besed, grafičnih elementov, zadostno različni sta si tudi fonetično, nedvomno pa je tudi podana pomenska različnost, ne glede na to, da je njun skupni del ISKRA, ki ima precej pomenov.

V obravnavanem primeru organ pri vizualni presoji besednega dela znaka ni obravnaval kot prevladujočega, temveč ga je opredelil kot vsaj tako pomembnega kot njegovo grafično komponento, zato tudi ni odločil v nasprotju s sodbo Sodišča EU, št. C-488/06 z dne 17. 7. 2008. Odločba tudi ni obremenjena s kršitvijo pravil postopka (tožnik namreč meni, da bi mu moral organ posredovati odgovor in njegovo dopolnitev prijavitelja znamke na ugovor tožnika), saj določba 2. odstavka 102. člena ZIL-1 nadaljnjih vlog strank (po ugovoru in odgovoru na ugovor) ne predvideva.

V ugovoru zoper registracijo znamke mora vložnik ugovora priložiti ustrezne dokaze, s katerimi se dokazuje obstoj okoliščin, ki so po določbah materialnega prava relevantne za zavrnitev registracije. Urad le preveri utemeljenost navedb v ugovoru na podlagi ugovora in predloženih dokazov in morebitnega mnenja prijavitelja in ni dolžan izvajati nobenih drugih dokazov.