101. člen ZIL-1

Nacionalno pravo mora imetniku neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, priznati pravico, da prepove uporabo oziroma registracijo poznejše znamke. Tožnici domena po nacionalnem pravu ne daje pravice prepovedati registracije znaka. Domensko ime ima vlogo naslova internetne spletne strani, pridobitve, prenehanja in vsebine tega imena pa ne ureja noben predpis ampak pogodba med registratorjem in imetnikom domene. Kot taka, tj. kot pogodbeni odnos inter partes, ni izključna pravica, tj. ne more ustvarjati učinkov v razmerju do tretjih oseb. Tožnica bi uživala pravno varstvo na podlagi domene hobby.si le, če bi bila domena tudi blagovna znamka ali če bi tožnica dokazala, da gre za znano znamko. Znana znamka ni sinonim ugledni znamki. Ugledna znamka je (za razliko od "znane znamke") znamka, ki je registrirana. Zaradi njenega ugleda pa se znak ne registrira ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka. Ne registrira se torej niti v primeru, če označuje drugačno blago oziroma storitve od tistih, ki jih označuje znamka z ugledom. Niti Pariš

Naloga znamke je ravno razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitev drugega. Kadar je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, je prvi načeloma bolj razlikovalni kot drugi, ker se povprečni potrošnik lažje sklicuje na zadevne proizvode tako, da navede ime znamke, in ne da opiše figurativni element te znamke. Iz tega sicer ne izhaja, da je treba besedne elemente znamke vedno šteti kot bolj razlikovalne od figurativnih elementov. Pri sestavljeni znamki ima namreč figurativni element enakovredno mesto kot besedni element. Torej je treba za opredelitev prevladujočega sestavnega dela znamke preučiti bistvene lastnosti figurativnega elementa in bistvene lastnosti besednega elementa izpodbijane znamke in njuna položaja. Presojo podobnosti zgolj na podlagi prevladujočega elementa, je mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti. Celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znamk, mora biti utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavnih delov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečn

Ni dvoma, da 101. člen ZIL-1 opredeljuje krog upravičenih oseb za vložitev ugovora. Mednje ne sodi zastavni upnik (zastavne pravice na znamki). To potrjuje tudi sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, I Up 299/2005 z dne 25. 2. 2008, kjer je slednje zapisalo, da daje ZIL-1 pravico vložiti ugovor le imetnikom prejšnjih znamk in nekaterih drugih pravic. Poleg tega je tudi v citirani sodbi med ostalim pojasnilo, da lahko relativne razloge za zavrnitev znamke v ugovornem postopku uveljavlja le imetnik prejšnje znamke. Argument tožeče stranke, da je aktivna legitimacija za izbrisno tožbo širša kot za izpodbijanje znamke v postopku registracije, nima teže. Gre namreč za različne oblike pravnega varstva. Golo dejstvo, da se relativni razlogi za zavrnitev znamke nanašajo na položaj imetnika predhodne znamke, tega ne spremeni. Pri tem ni mogoče govoriti o „restriktivni“ razlagi 101. člena ZIL-1, kot zmotno trdi tožeča stranka, saj so upravičenci taksativno našteti. To pa širjenja obsega upravičenih vlagateljev ugovora ne dopušča.

Sodišče soglaša s toženko, da zastavni upnik ni ena izmed oseb, ki ima pravico vložiti ugovor zoper registracijo znamke, zato je bilo posledično v skladu s sedmim odstavkom 101. člena ZIL-1 treba šteti, da tožnikov ugovor ni bil vložen.

Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa je popolnoma izostala vsebinska presoja ugovornih navedb, ki se nanaša na zatrjevanje tožnika o obstoju njegove aktivne legitimacije za vložitev ugovora zaradi njegovega položaja zastavnega upnika v razmerju do njegovega dolžnika - imetnika prejšnje blagovne znamke, vključno z (vsebinsko oziroma primerjalno) opredelitvijo v zvezi z v ugovoru uveljavljanimi materialnimi predpisi, ki pridejo v tem primeru v poštev in ki po mnenju tožnika terjajo širšo razlago določbe 101. člena ZIL-1, kot jo obrazlaga organ v svojem sklepu.

Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa je popolnoma izostala vsebinska presoja ugovornih navedb, ki se nanašajo na tožnikovo zatrjevanje o obstoju njegove aktivne legitimacije za vložitev ugovora zaradi njegovega položaja zastavnega upnika v razmerju do njegovega dolžnika – imetnika prejšnje blagovne znamke, skupaj z vsebinsko oziroma primerjalno opredelitvijo v zvezi s predpisi, ki jih tožnik uveljavlja v ugovoru, in ki po njegovem mestu terjajo širšo razlago določbe ZIL-1, kot to v svojem sklepu meni organ.

Tožnik ima prav, da organ pri primerjavi prijavljenega znaka s prejšnjima figuativnima znamkama ni v zadostni meri upošteval podobe križa v prijavljenem znaku. Res je, da je dominantni del prijavljenega znaka besedilo DigitalSHIELD, vendar pa je ob vsebovani podobi križa v tem delu znaka ter dejstvu, da sta obe primerjani prejšnji figurativni znamki sestavljeni ''zgolj'' iz podobe križa, organ napačno oziroma vsaj preuranjeno zaključil, da je križ v prijavljenem znaku zaradi svojega nahajanja in velikosti nepomemben, zlasti glede na nakazovanje izvora blaga, kot ga daje podoba križa – iz Švice. Odločba je zato pomanjkljiva in jo je iz tega razloga treba odpraviti. Upravni organ je v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor. Pri preizkusu ugovora je vezan na dejansko stanje, ki ga je dolžan ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke.

Ker si znaka nista podobna, ne bo prišlo do zmede v javnosti in povezovanja prijavljenega znaka s tožnikovo blagovno znamko. Tožnik zatrjuje, da je avtor slikovnega dela svoje znamke, ki pa ga je prijavitelj uporabil pri prijavljenem znaku, s čimer je posegel v tožnikove avtorske pravice (moralne in materialne). Bistveno pri presoji tega ugovora je (in kar tudi izhaja iz izpodbijane odločbe ter odgovora na tožbo), ali gre pri spornem slikovnem delu prijavljenega znaka sploh za takšno podobnost s slikovnim delom znaka tožnika, da bi zaradi tega lahko prišlo do kopiranja tega slikovnega dela tožnikovega znaka, ki je po tožnikovem zatrjevanju njegovo avtorsko delo, in s tem do kršitve njegove avtorske pravice. Sodišče se strinja z oceno organa, da si znaka nista podobna, in to ne v celoti, kot tudi ne v - za tožnika spornih - slikovnih delih. Ker pa si nista podobna, do kršitve (zatrjevane) avtorske pravice ni moglo priti. S tako presojo in posledičnim zaključkom pa organ zato za priznanje avtorske pravice tudi ni postavljal nobenih dodatnih pogojev, saj je presojo moral in jo tudi je opravil po relevantnem zakonu, torej po ZIL-1.

Opravljena primerjava (različnega blaga) je nezadostna, saj je izpustila iz primerjave celo vrsto proizvodov, ki jih tožnik deloma našteva, ki jih ni primerjala s proizvodi znamk tožnika, so pa v izreku odločbe razvrščeni med tiste proizvode, ki jih šteje kot nepodobne ali nekomplementarne in za katere bo dopustila registracijo. Primerjavo je treba opraviti z uporabo vseh kriterijev, po katerih se opravlja primerjava podobnosti blaga ter jo tudi ustrezno obrazložiti, da je možen preizkus odločbe. Odvisno od vrste blaga oziroma storitev ima lahko kateri od kriterijev bistveno večjo težo od drugih. V splošnem pa velja, da je teža posameznega faktorja odvisna od njegovega vpliva na možno verjetnost zmede glede izvora blaga oziroma storitev.

Prijavljeni znak je prijavljen v besedilu SCOUT VENERA in ne zgolj kot SCOUT, zato ga je treba presojati po vsebini in v obliki, kot je prijavljen. VENERA je sicer res firma podjetja (oziroma del firme podjetja), kar pa ni razlog za relativizacijo tega dela znaka kot nepomembnega. V veliko primerih podjetja namreč ne tržijo svojega blaga ali storitev z blagovnimi znamkami, ki vsebujejo firmo podjetja, zato ni možno pripisati takega pomena dejstvu, da je prijavljeni znak sestavljen (tudi) iz dela firme, kot ga želi pripisati tožnik. Organu ni bilo treba preverjati t.i. elementa ''svojstvenosti'' prijavljenega znaka, ki naj bi bila potrošniku vidna že na prvi pogled, saj - kot je navedla že toženka v odgovoru na tožbo - ne gre za element, ki bi ga bilo treba presoditi v okviru analize glede na 44. člen ZIL-1 (in pred tem glede na 43. člen ZIL-1). Tak ugovor bi tožnik lahko uveljavljal le v nasprotni smeri, torej, da je njegova ugovarjana znamka (oziroma ugovarjane znamke) svojstvena v takšni meri, da zaradi morebitno ugotovljene podobnosti med znaki preprečuje registracijo prijavljenega znaka.

Ocena urada o vizualni nepodobnosti znakov je prepričljiva. Upoštevaje, da sta znamki registrirani za zdravila in farmacevtske preparate za človeško uporabo (prijavljena znamka) ter farmacevtske preparate (tožnikova prejšnja znamka), je logičen sklep, da je raven potrošnikove pozornosti večja kot pri vsakodnevnem blagu ter da zato k vizualnemu dojemanju znakov lahko pomembno prispevata tudi različna sredinski in končni del besed. Za oceno fonetične podobnosti je odločilna izgovorjava, in oceni urada, da sta po izgovorjavi besedna dela „helikoks“ in „heplikou“ zaradi različnih sredinskih in končnih delov besed različna, je mogoče pritrditi; na različnost zgolj dveh črk, pri čemer niti ni jasno, na kateri se tožnikova navedba nanaša (ali sta to C in X v prijavljeni znamki ter P in Q v prejšnji tožnikovi znamki), pa se pri fonetični primerjavi znakov po presoji sodišča tožnik ne more z uspehom sklicevati, saj je potrebno upoštevati umeščenost teh v določen besedni del, in kako se ta del, pa tudi cela beseda, izgovori.

V obravnavanem primeru, čeprav sta znaka enaka v prvih črkah „DAT“ in zadnjih črkah „EV“, dodatne sredinske črke „AD“ v prijavljenem znaku po mnenju sodišča pomembno vplivajo na dolžino primerjanih znakov ter na vtis, ki ga znaka v primerjavi drug z drugim ustvarjata, tako z vizualnega kot fonetičnega gledišča. Vizualna in fonetična razlika med primerjanima znakoma ustvarja razlikovalnost, ki je dovolj očitna, da bo izključena vsakršna verjetnost zmede oziroma povezave med znakoma.

Toženka je primerjala zgolj tri znamke vložnika ugovora z znamko prijavitelja, pri čemer ni pojasnila, zakaj ostalih znamk pri ugotavljanju relevantnega dejanskega stanja, v smislu enakosti oziroma podobnosti s prijavljeno znamko, ni primerjala. Tako omejen preizkus navedb iz ugovora pa pomeni absolutno bistveno kršitev določb postopka (102. člena ZIL-1), ki je vplivala ali mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločbe. Že iz navedenega razloga je treba odločbo odpraviti.

Tožena stranka je v postopku preizkusa prijave, v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke, vezana na ugovor. Pri preizkusu ugovora je vezana na dejansko stanje, ki ga je dolžna ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke. Za presojo zavrnilnega razloga po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 sodišče soglaša s toženo stranko, da predloženi dokazi ne izkazujejo, da je znamka prvotožnice ugledna oziroma dobro znana. Prvotožnica bi morala za zavarovanje svojih pravic vložiti ugovor in kot podlago za dopustnost ugovora zatrjevati imetništvo znamke, ki preprečuje registracijo prijavljene, ter za to navesti razloge in predložiti dokaze. Sklicevanje na nemožnost vložitve ugovora v času, ker ni bila vpisana v register znamk, se ne more upoštevati v okviru ugovora o kršitvi določb postopka, saj za to v ZIL-1 ni podlage. Obveznost tožene stranke, da upošteva kasneje predložene dokaze, ni zakonsko pogojena in zato tožena stranka ni kršila določb postopka, ko jih v dokazni presoji ni upoštevala.

Upravni organ je pri presoji podobnosti med znakoma pravilno upošteval le znamko tožnice, katere imetnica je bila v času odločanja o ugovoru. Tožnica namreč nima prav, ko zatrjuje, da je za presojo utemeljenosti ugovora relevanten trenutek njegove vložitve. Izpodbijana znamka (Iskra ERO) zgolj zato, ker vsebuje isto besedo kot znamka tožnice (Iskra), le tej še ni zamenljivo podobna. Tožnica ima sicer prav, ko trdi, da je treba znaka presojati z očmi povprečnega potrošnika, vendar je upravni organ pravilno zaključil, da je relevanten potrošnik predmetnega specializiranega blaga praviloma bolj pozoren in si bo blago in storitve podrobneje ogledal ter se natančneje pozanimal glede njegovega izvora, kakovosti, cene in lastnosti izdelkov.

Upravni organ je v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor stranke. Če je ta posplošen tako, da ugovornik le primeroma navede blago/storitev, za katerega zatrjuje, da je podobno, upravnemu organu ni mogoče očitati nepravilne presoje podobnosti in pomanjkljive obrazložitve odločitve, če ni za vse blago/storitve v istem razredu Nicejske klasifikacije (NK), za katero je ocenil, da ni podobnosti, podrobno in konkretno obrazložil, zakaj meni tako, je pa iz odločbe razvidno, kako je primerjavo opravil in kakšni zaključki glede podobnosti blaga/storitev za določeni razred NK iz tega izhajajo. V skladu z ustaljeno upravno sodno prakso se pri oceni podobnosti med blagom oziroma storitvami upoštevajo vsi dejavniki, ki označujejo razmerje med primerjanim blagom/storitvami in ki se nanašajo zlasti na njihovo naravo, namen, uporabo, distribucijske poti, konkurenčnost, komplementarnost. Tožeča stranka se v tožbi zmotno sklicuje na povezanost med blagom/storitvami, saj je v določbi c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 zahtevana povezanost med blagom/storitvami in imetnikom prejšnje znamke, ne pa konceptualno povezovanje med

Iz zgoraj povzetih navedb prijaviteljice udeležbe ne izhaja, da bi tudi sama kot imetnica predhodne znamke v (upravnem) postopku pred UIL ugovarjala zoper registracijo izpodbijane znamke (101. člen Zakona o industrijski lastnini, ZIL-1). Že v ugovornem postopku pred UIL bi si lahko namreč prizadevala za preprečitev registracije sporne znamke, ne pa da se v tem upravnem sporu, in to šele v postopku z revizijo, sklicuje na neposredno škodo, ki naj bi jo imela z odpravo odločbe UIL in z morebitno registracijo sporne znamke v ponovljenem postopku. Ker je prijaviteljica udeležbe v postopku izdaje upravnega akta opustila uporabo svojih procesnih pravic, ne more imeti položaja prizadete stranke v predmetnem upravnem sporu. Za priznanje položaja prizadete stranke v smislu prvega odstavka 19. člena ZUS-1 se namreč zahteva aktivnost stranke v postopku izdaje upravnega akta.

Upravni organ je po ugotovitvi, da izpodbijana znamka in prejšnje znamke tožeče stranke ščitijo enako blago (mleko) in podobno blago (mlečni izdelki), opravil še presojo podobnosti znakov izpodbijane in prejšnjih znamk tožeče stranke po načelu celovite presoje, po katerem se podobnost ocenjuje glede na znake v celoti, ob upoštevanju najbolj razlikovalnih elementov, če jih je mogoče določiti, pri čemer presoja podobnosti vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo, poudarek pa je predvsem na distinktivnih oziroma dominantnih delih znakov znamk.

Postopek registracije znamke ureja ZIL-1. Ta v 101. členu ureja ugovorni postopek. Nesporno v zadevi je, da je tožeča stranka vložila ugovor, o katerem pa pred izdajo izpodbijane odločbe ni bilo odločeno, kar bi glede na določbo 102. člena ZIL-1, pred izdajo izpodbijane odločbe iz 103. člena ZIL-1, moralo biti. Izpodbijana odločba je bila izdana preuranjeno, kršitev pravil pa je vplivala oziroma mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve.

Izpodbijano znamko ISKRAEMECO je treba upoštevati tako, kot je zapisana in torej prijavljena. Glede na njen zapis gre nedvomno za enovito besedo, ki je ni možno vizualno deliti na dva dela, zaradi česar del besede ISKRA (ki sicer predstavlja začetni del izpodbijane znamke) nima tolikšne razlikovalne vloge, kot to želi predstaviti tožnica, oziroma njen drugi del EMECO, ni možno abstrahirati, ne glede na to, da beseda EMECO nima takega pomena, kot ga ima beseda ISKRA, saj sta si primerjani znamki različni tako glede različnosti črk, dolžine besed, grafičnih elementov, zadostno različni sta si tudi fonetično, nedvomno pa je tudi podana pomenska različnost, ne glede na to, da je njun skupni del ISKRA, ki ima precej pomenov.