VSL Sodba in sklep V Cpg 364/2018

I. Pritožba zoper I., II. in III. točko izreka se zavrne in se v tem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Pritožbi zoper IV. točko izreka se ugodi, sodba sodišča prve stopnje se v tem delu razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

III. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

1Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo:

- toženi stranki prepovedalo nastopanje, nastopanje v živo, objavljanje glasbenih in drugih posnetkov, organizacijo nastopov, zabav in zabaviščne dejavnosti pod znakom POP DIZAJNI in ji s tem prepovedalo kršitev blagovne znamke tožeče stranke POP DESIGN, ki je registrirana v Republiki Sloveniji pod št. 200871346 za blago in storitve v razredih 35, 38 in 41 Nicejske klasifikacije (I. točka izreka),

- toženi stranki naložilo, da je dolžna na svoje stroške objaviti uvod in prvo točko izreka te sodbe na spletnem mediju www.X.com in v dnevniku B. in dnevniku C. v roku 15 dni pod izvršbo (II. točka izreka),

- toženi stranki naložilo, da tožeči stranki plača licenčnino v višini 150,00 EUR v roku 15 dni pod izvršbo, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude do plačila (III. točka izreka),

- toženi stranki naložilo, da je dolžna tožeči stranki plačati 1.228,52 EUR pravdnih stroškov (IV. točka izreka) in

- zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke na plačilo premoženjske škode v višini 6.000,00 EUR in nepremoženjske škode v višini 14.000,00 EUR (po primarnem in podrednem zahtevku) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne od poteka paricijskega roka do plačila, ter zahtevek tožeče stranke na plačilo licenčnine v višini 1.650,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka do plačila (V. točka izreka).

2Zoper I., II., III. in IV. točko izreka sodbe se je pravočasno pritožila tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne. Podredno temu je predlagala, da pritožbeno sodišče sodbo razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglasila je pritožbene stroške.

3Pritožba je bila vročena tožeči stranki, ki je nanjo odgovorila in predlagala, da pritožbeno sodišče pritožbo zavrne. Priglasila je stroške odgovora na pritožbo.

4Pritožba je delno utemeljena.

Pritožba zoper sodbo

Glede prekluzije

5Toženec v pritožbi očita sodišču prve stopnje, da je kljub nastopu prekluzije upoštevalo 3. pripravljalno vlogo tožeče stranke in na navedbe ter dokaze v tej vlogi oprlo svojo odločitev. Neupoštevanje prekluzije predstavlja relativno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP, ki je podana takrat, ko neuporaba ali nepravilna uporaba določb ZPP vpliva na pravilnost in zakonitost sodbe. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je toženec v pritožbi navedel, zakaj naj bi bil tožnik z nekaterimi navedbami iz svoje vloge prekludiran, ne pa tudi tega, kako je to vplivalo na pravilnost in zakonitost izpodbijane sodbe. Pritožbeni očitek zato ni utemeljen.

I. PRAVICE IZ ZNAMKE IN PREPOVEDNI ZAHTEVEK (I. točka izreka izpodbijane sodbe)

6Znamka imetniku daje izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po ZIL-1. Imetnik znamke je upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, pri katerem je zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko (enakost ali podobnost znaka in znamke) in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom (enakost ali podobnost blaga ali storitev), obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko (verjetnost zmede v javnosti; točka b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1).

Glede podobnosti znaka in znamke

7Sodišče prve stopnje je pri presoji izhajalo iz pravilnega materialnopravnega merila, da je treba pri presoji upoštevati slušne, vizualne in pomenske podobnosti znamk in znakov, pri čemer mora biti primerjava celovita in upoštevati razlikovalne in prevladujoče elemente. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje navedena merila tudi pravilno uporabilo pri primerjavi znamke tožeče stranke in znaka tožene stranke.

8Sodišče prve stopnje se je glede primerjave znamke tožeče stranke in znaka tožene stranke sklicevalo tudi na odločbo o zavrnitvi prijave znamke Urada RS za intelektualno lastnino in obrazložilo, da se z njo "sodišče strinja in se ji pridružuje". Utemeljevati sodne odločbe s takimi obrazložitvami ni pravilno. Pri primerjavi znamke in znaka pri odločanju o tožbi zaradi kršitve pravic (121. člen ZIL-1) ne gre za odločanje o predhodnem vprašanju glede obsoja pravice ali pravnega razmerja iz 13. člena ZPP, o katerem bi že odločalo sodišče ali kakšen drug pristojen organ, prav tako pa ne gre za identično dejansko stanje, ki bi sodišče pri odločanju v gospodarskem sporu zavezovalo v smislu 14. člena ZPP, saj to določilo predpisuje vezanost le na pravnomočno kazensko obsodilno sodbo. Uvodoma navedena upravna odločba ima značaj dokazne listine v smislu določil ZPP (224. člen in nasl.), in sicer javne listine, ki kot taka dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa (prvi odstavek 224. člena ZPP). Kot izhaja iz pravila četrtega odstavka 224. člena ZPP, iz javne listine izhaja le izpodbojna domneva o resničnosti ugotovljenih dejstev, saj je dovoljeno dokazovati nasprotno. Sodišče pa ni vezano na pravne subsumpcije (v konkretnem primeru na primerjavo znamke in znaka), temveč jih mora v sodbi opraviti samo.¹

9Čeprav je obrazložitev sodišča prve stopnje glede podobnosti med znamko tožeče stranke in znakom tožene stranke skopa, jo je vseeno mogoče preizkusiti. Zato kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ni podana. Sodišče prve stopnje je materialnopravno pravilno presodilo, da sta znak in znamka izrazito podobna. Kot izhaja že iz točke b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1, se enakost znamke in znaka ne zahteva, temveč zadošča podobnost. Ta pa je v konkretnem primeru v zadostni meri podana. Prva beseda znamke in znaka je enaka (POP), medtem ko je druga beseda podobna (DESIGN - DIZAJNI). Čeprav je barva črk sicer različna, so uporabljene črke v obeh besednih zvezah precej podobne, saj gre v obeh primerih za velike tiskane črke. Tudi črkovni slog je bistveno podoben - uporabljene so krepke črke (odebeljene), ki so enake velikosti. Vizualna podobnost je še bolj očitna ob upoštevanju dominantnega dela znamke in znaka. Kot je pravilno presodilo sodišče prve stopnje, je dominanten del obeh presojanih elementov besedni pomen, ki je enak. Znak je namreč le poslovenjen zapis znamke tožnika, pri čemer prva beseda nakazuje na zvrst glasbe ("pop"), druga ("dizajn") pa odraža obliko, načrt ali konstrukcijo te zvrsti. Ta pomenska povezanost in na enak način uporabljene besedne zveze (tj. v istem zaporedju) dajejo besednemu pomenu znamke in znaka značaj dominantnega dela. Besedni pomen znamke in znaka pa je več kot očitno povsem enak. Do drugačne presoje ne more privesti sklicevanje na angleško-slovenske slovarje ali SSKJ, saj je pri odločanju o tožbenih zahtevkih, kakršen je obravnavani, bistvena povprečna stopnja zamenljivosti z vidika potrošnika in ne leksikološke značilnosti uporabljenih besed, število uporabljenih črk, točen pomen besede v izvornem jeziku in podobno. Tudi fonetična primerjava znamke in znaka pokaže znatne podobnosti, saj se prvi del izgovori povsem enako, drugi del pa zelo podobno. Zato je povsem pravilna presoja sodišča prve stopnje, da sta presojana znamka in znak podobna v smislu b) alineje prvega odstavka 47. člena ZIL-1.

Glede enakosti ali podobnosti storitev

10Znamka tožnika je registrirana v razredih 35, 38 in 41 Nicejske klasifikacije. Razred 35 obsega vodenje komercialnih poslov, oglasno dejavnost, zlasti prodajo zgoščenk in reklamiranje. Razred 38 obsega telekomunikacije, zlasti oddajanje radijskih programov, televizijskih programov, omogočanje telekomunikacijskih kanalov in satelitsko prenašanje. Razred 41 pa obsega izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti, zlasti nastopanje v živo, organizacijo nastopov, zabav in zabaviščne dejavnosti. Iz neizpodbijanih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je toženec svoj znak uporabljal za označevanje nastopanja v živo (prim. razred 41) in s tem povezane dejavnosti, kot so oglaševanje nastopov oziroma prireditev (prim. razred 35). Nabor dejavnosti tožnika je resda širši, vendar se dejavnost toženca v celoti prekriva z dejavnostmi tožnika. Glede storitev, ki so zaobsežene z znamko in znakom je tako podano (popolno) prekrivanje.

Glede verjetnosti zmede v javnosti

11Verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko, je pogoj, v skladu s katerim se presoja možnost nastanka zmede glede izvora blaga ali storitev. Verjetnost zmede se interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev. O verjetnosti zmede se sklepa na podlagi primerjave enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženega s spornim znakom in znamko ter primerjave enakosti ali podobnosti spornega znaka z znamko.² Večja kot je podobnost znamke in znaka tako z vidika storitve, za katere se uporablja, kot tudi z vidika vizualnih, pomenskih in fonetičnih značilnosti, bolj "avtomatično" je sklepanje o verjetnosti zmede v javnosti.³

12V konkretnem primeru je podano prekrivanje tako z vidika storitve, na katero se nanašata znamka in znak, kot tudi z vidika primerjave znamke in znaka. Podana je visoka stopnja identičnosti med obema elementoma, kot je bilo pojasnjeno v predhodni obrazložitvi te odločbe. Zato se kot pravilna izkaže presoja sodišča prve stopnje, da obstaja verjetnost zmede v javnosti.⁴ Ker je sklepanje o verjetnosti zmede v javnosti posledica primerjave znamke in znaka na podlagi omenjenih dveh značilnosti, je okoliščina, kateri člani zastopajo eno ali drugo glasbeno skupino, pravno nepomembno.

Glede uporabe v gospodarskem prometu

13Naslednji pogoj za uveljavljanje pravic iz znamke po 47. členu ZIL-1 je, da gre za uporabo v gospodarskem prometu. Termin "gospodarski promet" je nedoločen pravni pojem, katerega vsebina se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru. Pri interpretaciji tega pojma je treba upoštevati določbo drugega odstavka navedenega člena, iz katere izhaja, da je gospodarski promet med drugim opremljanje blaga ali embalaže, ponujanje blaga, dajanje blaga na trg, skladiščenje v te namene ali oskrbovanje s storitvami, kakor tudi izvoz, uvoz ali uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in oglaševanju. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je bil sporni znak uporabljen v kontekstu oglaševanja koncertov v različnih medijih (19. in nasl. točka obrazložitve). Že iz tega razloga je nemogoče pritrditi pritožbenim argumentom, da znak ni bil uporabljen v gospodarskem prometu. Termin "gospodarski promet" iz 47. člena ZIL-1 se razlaga široko, pri čemer na opredelitev dejavnosti kot gospodarski promet ne vpliva, ali je kršitelj pri dejavnosti dosegel dobiček, ali je prejel plačilo ali se mu kasneje odpovedal in podobno.

Glede pojma kršitelj

14Za postopek po 47. členu (pravice iz znamke) v zvezi s 121. členom ZIL-1 (tožba zaradi kršitve pravic) je povsem nepomembno, kdo je v smislu točke b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1 prijavitelj znamki podobnega znaka kot (nove) znamke. Predmet varstva, ki ga je zasledovala tožeča stranka, je namreč prepoved uporabe znamki nedopustno podobnega znaka. Ali je nekdo tretji (N. K.) hotel tak znak tudi prijaviti kot znamko je nerelevantno za odločanje o obravnavanem tožbenem zahtevku.

15Sodišče prve stopnje se je po nepotrebnem ukvarjalo z okoliščino, kdo nosi dokazno breme glede imetništva računov na različnih družbenih omrežjih, kjer se je pojavil oglas za ansambel, v katerem je igral toženec in je uporabljal sporni znak. Nesporno je, da je toženec pripadal prav temu ansamblu, ki se je identificiral s spornim znakom, ki posega v pravice iz znamke tožnika v smislu 47. člena ZIL-1. Ker je ta ansambel opravil nekatere nastope v živo, bi bile obravnavane kršitve podane celo v primeru, če se ti nastopi ne bi reklamirali po družbenih omrežjih (npr. FB).

Glede sosporništva

16Imetnik pravice (v konkretnem primeru znamke) lahko s tožbo iz 121. člena ZIL-1 uveljavlja v tem določilu navedene zahtevke zoper osebo, ki brez njegovega soglasja posega v njegove pravice iz 47. člena ZIL-1. Od odločitve imetnika pravice je odvisno, ali bo sploh uveljavljal svoje pravice po tem določilu, ali bo te pravice uveljavljal zoper vse kršitelje ali le zoper nekatere od njih. Kršitelji so le tiste osebe, ki jim imetnik pravice dokaže nedovoljen poseg v njegove pravice, pri čemer propad imetnika pravice s tožbo zaradi kršitve pravice zoper enega domnevnega kršitelja nima kvarnega vpliva na odločitev o tem, ali so druge udeležene osebe s svojimi dejanji kršile imetnikove pravice industrijske lastnine. Več kršiteljev pravic industrijske lastnine zato nima statusa enotnih sospornikov, saj zakon ali narava pravnega razmerja ne zahteva rešitve spora na enak način za vse sospornike (prim. 196. člen ZPP).

Odločitev o pritožbi zoper I. točko izreka izpodbijane sodbe

17Odločitev sodišča prve stopnje o ugotovitvi obstoja kršitev blagovne znamke tožnika je glede na obrazloženo pravilna. Zato je pritožbeno sodišče, ker ob uradnem preizkusu odločbe ni ugotovilo nobene kršitve, na katero je dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), neutemeljeno pritožbo toženca v tem delu zavrnilo in potrdilo izpodbijano I. točko izreka sodbe (353. člen ZPP).

III. GLEDE OBJAVE SODBE (II. točka izreka izpodbijane sodbe)

18Toženec je s pritožbo izpodbijal sodbo sodišča prve stopnje tudi glede objave sodbe. Ker je pritožbene razloge vezal le na uveljavljano nepravilnost odločitve glede kršitve, ti razlogi pa so se izkazali za neutemeljene, pritožbeno sodišče pa kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), ni našlo, je pritožbo zavrnilo in potrdilo II. točko izreka sodbe sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

II. GLEDE ODŠKODNINE, ODMERJENE PO LICENČNI ANALOGIJI (III. točka izreka izpodbijane sodbe)

19V skladu s prvim odstavkom 121a. člena ZIL-1 za kršitve po tem zakonu veljajo splošna pravila o povzročitvi škode, če ni s tem zakonom drugače določeno. Kršilec je dolžan plačati imetniku pravice odškodnino v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode ali v obsegu, ki je enak dogovorjeni ali običajni licenčnini (drugi odstavek 121a. člena ZIL-1).

20Pritožbeno sodišče se strinja z izračunom primerne licenčnine, ki ga je opravilo sodišče prve stopnje. To je primerno licenčnino izračunalo kot zmnožek ugotovljenega honorarja tožeče stranke na primerljivem nastopu (3.000,00 EUR) in odstotka licenčnine od takega honorarja (5 %). Izračun škode po licenčni analogiji je poenostavljena metoda izračuna odškodnine, pri uporabi katere so poenostavitve utemeljene. Zato so pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje kot običajen znesek honorarja upoštevalo tistega iz leta 2016 namesto tistega iz oktobra 2017, pravno nepomembne. Enako velja za pritožbene navedbe, da je bil toženec le en član glasbenega ansambla, saj za škodo, ki jo je povzročilo več oseb skupaj, odgovarjajo udeleženci solidarno (prvi odstavek 186. člena OZ v zvezi s prvim odstavkom 121a. člena ZIL-1).

21Opisana metoda je najbolj običajen način izračunavanja licenčnine, ki se jo običajno poslužuje sodna praksa v tovrstnih zadevah.⁵ Ne drži pritožbeni očitek, da je sodišče prve stopnje odmerilo najvišjo možno licenčnino v višini 5 %, saj je, kot izhaja iz izračuna, 5 % odmerilo od honorarja za en nastop, medtem ko sta bila nastopa s strani toženca dva. Efektivno to pomeni licenčnino v višini 2,5 %. Hipotetična licenčnina je materialnopravno pravilno izračunana od zneska prihodkov, ki je ustvarjen z zakonito rabo pravice, kar običajno pomeni upoštevanja prihodkov potencialnega dajalca licence v izračunu in ne prihodkov kršitelja.

22Odločitev sodišča prve stopnje o odškodnini je glede na obrazloženo pravilna. Zato je pritožbeno sodišče, ker ob uradnem preizkusu odločbe ni ugotovilo nobene kršitve, na katero je dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), neutemeljeno pritožbo toženca v tem delu zavrnilo in potrdilo izpodbijano III. točko izreka sodbe (353. člen ZPP).

III. GLEDE ODLOČITVE O STROŠKIH PRVOSTOPENJSKEGA POSTOPKA (IV. točka izreka izpodbijane sodbe)

23Pritožba je v delu, ki se nanaša na odločitev o pravdnih stroških, utemeljena.

24Sodišče prve stopnje je kot vrednost odvetniške točke upoštevalo znesek 0,349 EUR. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife (OT) znaša vrednost točke 0,459 EUR. V tem delu je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo (341. člen ZPP).

25Iz podatkov spisa izhaja, da je sodišče prve stopnje toženi stranki vročilo delni umik tožbe v izjavo (dopis, ki je pripet k r. št. 41). V skladu z določbo prvega odstavka 158. člena ZPP mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Ker iz stroškovne odločitve ne izhaja, da bi sodišče prve stopnje uporabilo določbo navedenega določila ZPP, je podana kršitev iz 341. člena ZPP, v skladu s katero je napačna uporaba materialnega prava podana, če sodišče ni uporabilo določb materialnega prava, ki bi jih moralo uporabiti.

26Sodišče prve stopnje je pri izračunu pravdnih stroškov upoštevalo tudi stroške postopka z začasno odredbo, pri čemer pa iz izpodbijane sodbe ni mogoče razbrati, ali je bil ta postopek tudi izpeljan in kakšen je bil njegov izid. Zato sodbe v tem delu ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

27Kršitve določil pravdnega postopka in določil materialnega prava predstavljajo razveljavitveni razlog iz prvega odstavka 354. člena in 355. člena ZPP. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi zoper IV. točko izreka ugodilo, izpodbijano sodbo (odločitev o stroških) razveljavilo in zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).

Odločitev o pritožbenih stroških

28Ker je pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo, je odločitev o stroških pritožbenega postopka pridržalo za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

¹ Prim. tudi VSRS III Ips 12/2007, III Ips 88/2007 in VSL II Cp 2289/2016.
² Gl. VSRS III Ips 21/2008 in VSL I Cpg 1184/2013.
³ Prim. zadevo Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97.
⁴ V tovrstnih primerih dokaz z anketo ali izvedencem ni potreben, temveč zadošča, če sodišče o vplivu na potrošnike sklepa iz lastne zaznave. Prim. VSL I Cpg 1184/2013 (40. tč.).
⁵ Prim. VSL V Cpg 731/2016 in tam navedeno sklicevanje na tuje pravne vire.