VSL Sodba I Cpg 97/2018

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba v I. in II. točki izreka spremeni tako, da se zavrne tožbeni zahtevek, ki se glasi:

"1. Toženi stranki se prepoveduje vsakršna uporaba firme BURIN BOATS, poslovno svetovanje, d. o. o. in skrajšane firme BURIN BOATS d. o. o." in "2. Iz sodnega registra se pri toženi stranki, ki se vodi pod matično številko 6333494000, izbriše firma BURIN BOATS, poslovno svetovanje, d. o. o., in skrajšana firma BURIN BOATS d. o. o."

II. Odločitev o stroških postopka se pridrži do odločitve o tožbenem zahtevku za plačilo odškodnine.

1Z uvodoma citirano delno zamudno sodbo je sodišče prve stopnje toženi stranki prepovedalo vsakršno uporabe firme BURIN BOATS, poslovne storitve, d. o. o. in skrajšane firme BURIN BOATS d. o. o. (I. točka izreka). Odločilo je, da se iz sodnega registra pri toženi stranki, ki se vodi pod matično številko 6333494000, izbrišeta firma BURIN BOATS, poslovne storitve, d. o. o., in skrajšana firma BURIN BOATS d. o. o. (II. točka izreka). Odločanje o stroških postopka je pridržalo do odločitve o tožbenem zahtevku na plačilo odškodnine (III. točka izreka).

2Zoper sodbo se je pravočasno pritožila tožena stranka in predlagala pritožbenemu sodišču, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrne oziroma podrejeno, da izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Priglasila je pritožbene stroške.

3Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi. Priglasila je stroške odgovora na pritožbo.

4Pritožba je utemeljena.

5Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo po tem, ko je ugotovilo, da so zanjo izpolnjeni vsi pogoji iz 318. člena ZPP in sicer: 1. da je tožba toženi stranki pravilno vročena v odgovor; 2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena ZPP); 3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi; 4. da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, ali z dejstvi, ki so splošno znana (prvi odstavek 318. člena ZPP).

6Zamudna sodba se ne more izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (drugi odstavek 338. člena ZPP), lahko pa se izpodbija zaradi bistvenih kršitev določb postopka ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Tožena stranka je v pritožbi navajala, da pogoji za izdajo zamudne sodbe niso bili izpolnjeni, ker ji tožba ni bila pravilno vročena v odgovor, ker je tožba nesklepčna in ker je bila trditev tožeče stranke v tožbi, da se glasi firma tožeče stranke BURIN BOATS, poslovno svetovanje d. o. o., v nasprotju z izpiskom iz sodnega registra za toženo stranko, ki ga je k tožbi priložila tožeča stranka in iz katerega izhaja, da se firma tožeče stranke glasi BURIN BOATS, poslovne storitve d. o. o.

7Tožeča stranka je v tožbi navajala, da je bila firma tožeče stranke v sodni register vpisana pred firmo tožene stranke in se glasi: BURIN YC navtika, turizem d. o. o., skrajšana firma pa BURIN YC d. o. o. Trdila je, da ima več kot 13 letno tradicijo dejavnosti na področju navtičnega turizma za celotno območje Jadrana, prodaje novih in rabljenih jadrnic, upravljanja in vzdrževanja čarterskih plovil, uradnega zastopstva za prodajo jadrnic Elan, zastopstva vrhunskih evropskih proizvajalcev navtične opreme, pod njenim okriljem pa deluje tudi klub Burin Yachting Club. Navedla je še, da ima tožeča stranka pri uradu RS za intelektualno lastnino registrirano blagovno znamko »BURIN Yachting Club«, reg. št. 200371282.

8Glede tožene stranke pa je navajala, da je A. H., takrat še družbenik in prokurist tožeče stranke, dne 4. 4. 2013 postal 100 % lastnik tožene stranke in njen direktor. Firma tožene stranke je bila sprva FEB d. o. o., dne 25. 7. 2013 se je preimenovala v BURIN d. o. o., 6. 11. 2013 v OCEANIS d. o. o. in nato 28. 11. 2013 v sedanjo firmo BURIN BOATS, poslovno svetovanje d. o. o., skrajšano BURIN BOATS d. o. o. Od 25. 7. 2013 do 17. 3. 2015 je poslovala na Proletarski cesti 4, nato in še vedno pa na Rojčevi ulici 26, Ljubljana. Tožeča stranka pa je do leta 2008 imela poslovni naslov na Rojčevi ulici 26, Ljubljana, od 21. 11. 2008 pa na Proletarski cesti 4, Ljubljana. V sodnem registru imata obe stranki vpisano enako dejavnost in sicer 79.110 – dejavnost potovalnih agencij in tudi dejansko je njuna dejavnost enaka – navtični turizem, nudenje čarterskih plovil, prodaja jadrnic, pri čemer nastopata na enakem trgu (celotni Jadran). Navajala je še, da je pri obeh strankah prevladujoča sestavina firme beseda BURIN, prav tako uporabljata zelo podoben logotip – oba sta belo-modre barve, izrisani del logotipa pa je ponazorjen s črtami. Zato po oceni tožeče stranke tožena stranka z uporabo firme BURIN BOATS krši in posega v pravice tožeče stranke, saj v javnosti vzbuja videz oziroma mnenje, da gre za isti družbi ali medsebojno povezani družbi.

9Tožeča stranka je tožbeni zahtevek temeljila na drugem odstavku 23. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1): Družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ima pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Tožbo je mogoče vložiti najpozneje v treh letih po vpisu firme druge družbe ali po vpisu nameravane firme.

10Sodišče prve stopnje je na podlagi tožbenih trditev ugotovilo materialnopravne okoliščine, zaradi katerih je z izpodbijano sodbo ugodilo tožbenemu zahtevku (v večjem delu tako, kot se je glasil, razen v delu, ki se nanaša na označbo dejavnosti v firmi tožene stranke, v katerem je odločilo v skladu z označbo dejavnosti, ki je vpisana v sodnem registru, ne pa v skladu z zahtevkom tožeče stranke, na kar je tožena stranka pravilno opozorila v pritožbi). Na podlagi pravnega pravila, da se mora firma družbe jasno razlikovati od drugih firm (prvi odstavek 21. člena ZGD-1) in načela izključnosti, ki pomeni, da morajo biti firme tako različne, da ne more priti do zamenjave, je kot odločilno v konkretnem primeru ocenilo, da dodatna sestavina firme iz 13. člena ZGD-1, t. i. fantazijski dodatek, ki ga predstavlja beseda BURIN, kot prevladujoča sestavina firme in skrajšane firme obeh strank, ne ustreza jasnemu razlikovanju iz prvega odstavka 21. člena ZGD-1 in se posledično pozneje registrirana firma tožene stranke ne razlikuje jasno od prej registrirane firme tožeče stranke.

11Stališče sodišča prve stopnje, da beseda BURIN kot prevladujoča sestavina firme in skrajšane firme tožene stranke, ne ustreza jasnemu razlikovanju iz prvega odstavka 21. člena ZGD-1, je ob ugotovljenem dejanskem stanju, ki izhaja iz trditev tožeče stranke v tožbi, po oceni pritožbenega sodišča materialno pravno zmotno. Drži sicer stališče sodišča prve stopnje, da beseda BURIN nima razlikovalnega učinka, vendar ga tudi ne more imeti. Gre namreč za generični pojem, saj ima beseda BURIN ustaljen pomen, ki označuje vrsto vetra v Jadranu. Zaradi svojega splošnega pomena beseda BURIN (zlasti na področju navtične dejavnosti) ne more imeti razlikovalnega učinka in kot taka ne uživa varstva firme.(1) Poleg tega je treba pri presoji podobnosti firm izhajati iz celotne presoje in ne le presoje prevladujoče sestavine firme oziroma fantazijskega dodatka. Fantazijski dodatek v firmi tožene stranke sestavlja besedna zveza BURIN BOATS, v firmi tožeče stranke pa BURIN YC. Zahtevku na podlagi drugega odstavka 23. člena ZGD-1 ne more biti ugodeno zgolj zato, ker se v kasnejši firmi tožene stranke kot ena od besed pojavi del firme oziroma znamke (Burin Yachting Club) tožeče stranke.(2) Treba je namreč izhajati iz celotnega vtisa, ki ga firma oziroma v konkretnem primeru že zgolj njen fantazijski dodatek ima. Po oceni pritožbenega sodišča besedna zveza BURIN BOATS v firmi tožene stranke omogoča jasno razlikovanje firme tožene stranke od firme tožeče stranke, ki ima fantazijski dodatek sestavljen iz besedne zveze BURIN YC. Beseda BOATS in YC sta namreč tako različni, da nedvomno omogočata razlikovanje v smislu nakazovanja na izvor oziroma ponudnika blaga in storitev ter zadostita zahtevam načela izključnosti firme. Enako stališče je pritožbeno sodišče zavzelo tudi ob primerjavi firme BURIN BOATS z znamko »BURIN Yachting Club«.

12Zmotno je stališče tožeče stranke, da pri obeh firmah obstaja primerljivost po fonetični plati, ker se osrednja beseda BURIN v obeh firmah izgovori enako. Ob izgovorjavi celega fantazijskega imena: BURIN YC ali BURIN BOATS, je pritožbeno sodišče ugotovilo, da imeni ne zvenita enako. Če se firma BURIN YC izgovarja kot BURIN JK, bi enako zveneli, če bi bila v sodni register vpisana druga družba s firmo BURIN JK, za tak primer pa v konkretnem primeru ne gre. Nadalje pa tudi ni bilo mogoče pritrditi tožeči stranki, da se firma tožeče stranke BURIN BOATS ne razlikuje od logotipa tožeče stranke, kot ga je opisala v tožbi (belo-modre barve, izrisani del logotipa pa je ponazorjen s črtami).

13Po oceni pritožbenega sodišča sta torej fantazijska dodatka obeh firm tako različna, da je že na njuni podlagi zadoščeno načelu izključnosti firme. Iz trditev v tožbi zato ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka, navedene nesklepčnosti pa tožeča stranka tudi ne more odpraviti. S tem pa se izkaže, da je tožena stranka uspela uveljaviti pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava, ki je prešel v bistveno kršitev določb postopka iz 7. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ki je podana, če je sodišče v nasprotju z določbami ZPP izdalo zamudno sodbo, saj je sklepčnost tožbe eden izmed pogojev za izdajo zamudne sodbe. Če je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka, sodišče druge stopnje izpodbijano sodbo razveljavi in vrne zadevo istemu sodišču prve stopnje v novo sojenje, če kršitve postopka glede na njeno naravo samo ne more odpraviti (prvi odstavek 354. člena ZPP).

14V obravnavanem primeru je sodišče druge stopnje ocenilo, da lahko samo odpravi kršitev določb postopka iz 7. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ki je podana zato, ker je sodišče prve stopnje izdalo zamudno sodbo, čeprav za to niso bili podani pogoji iz prvega odstavka 318. člena ZPP, in sicer z ugotovitvijo, da bi moralo sodišče prve stopnje zaradi neodpravljive nesklepčnosti tožbe izdati zamudno zavrnilno sodbo na podlagi tretjega odstavka 318. člena ZPP(3) Ker tega ni storilo, je sodišče druge stopnje na podlagi določbe iz 6. alineje 358. člena ZPP pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo na seji samo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrnilo. Posledično v nadaljevanju ni odgovorilo na pritožbene trditve o neobstoju še drugih pogojev za izdajo zamudne sodbe, ker zaradi izpolnjenih pogojev za spremembo sodbe ti niso bili več pomembni.

15Če sodišče spremeni odločbo, zoper katero je bilo vloženo pravno sredstvo, odloči o stroških vsega postopka (drugi odstavek 165. člena v zvezi s 164. členom ZPP). Ker pa je sodišče prve stopnje z zamudno sodbo odločilo le o delu zahtevka in je odločanje o vseh stroških postopka pridržalo za končno odločbo, v to odločitev pritožbeno sodišče ni poseglo, posledično pa je tudi odločitev o pritožbenih stroških pridržalo za končno odločbo.

-------------------------------

¹ Iz Sodbe Sodišča EU C-196/11 P z dne 24. 5. 2012 izhaja, da opredelitev znaka kot opisnega ali generičnega pomeni zanikanje njegovega razlikovalnega značaja (povzeto po sodbi VS RS III Ips 111/2016 z dne 23. 1. 2018).
² Primerjaj sodbo Višjega sodišča v Ljubljani V Cpg 1123/2015, ki je bila potrjena s sodbo VS RS III Ips 111/2016 z dne 23. januarja 2018.
³ Sodišče ne določi roka za odpravo nesklepčnosti tožbe, ampak tožbeni zahtevek po izteku roka za odgovor zavrne, če je očitno, da tožeča stranka nesklepčnosti tožbe ne bi mogla odpraviti z dopolnitvijo posameznih navedb v okviru istega tožbenega zahtevka.