UPRS Sodba I U 700/2023-32

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada za industrijsko lastnino št. 31213-38/2022-8 z dne 24. 3. 2023 se odpravi in zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške tega postopka v višini 347,70 EUR, v 15-ih dneh od vročitve sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. Zahteva stranke z interesom za povračilo stroškov se zavrne.

1Toženka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožnice z dne 27. 5. 2022 zoper registracijo znamke SLO-HOBBY št. ... (1. točka izreka) in odločila, da posebni stroški v postopku niso nastali (2. točka izreka).

2Iz obrazložitve izhaja, da je prejela prijavo znamke za znak v besedi z običajnimi črkami "SLO-HOBBY" za blago in storitve iz razredov 19, 20 in 40 Nicejskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. 6. 1957, revidiranim 14. 7. 1967 (v nadaljevanju: Nicejska klasifikacija¹). Po objavi v uradnem glasilu urada je tožnica vložila ugovor na podlagi točke c) in d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, kot imetnica znamk, ki jih uporablja od leta 1989, in sicer "HOBBY" v grafizmu in "HOBBY SLOVENIJALES" v grafizmu "HOBBY" v drugem grafizmu pa od leta 2018. Toženka ugotavlja, da so si prijavljeni znak in tožničini znaki fonetično, vizualno in pomensko podobni zaradi skupne besede hobby. Tožnica je tudi dokazala, da znake uporablja za označevanje blaga in storitev, vendar pa ni dokazala, da so znaki znane znamke v smislu člena 6bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljevanju Pariška konvencija). Zato je njen ugovor zavrnila, ne da bi presojala, ali so blago oziroma storitve enake ali podobne in ali obstaja možnost zmede med potrošniki. Prav tako je zavrnila tožničin ugovor, da ji registrirana domena "hobby.si" daje pravico, da prijavitelju prepove uporabo na podlagi pravice do neregistriranega znaka.

3Tožnica se z izpodbijanim sklepom ne strinja. V tožbi navaja, da prijavljenega znaka SLO-HOBBY ni mogoče registrirati, ker nima nobenega razlikovalnega učinka. Vztraja, da za registracijo prijavljenega znaka obstajajo ovire iz točke c) in d) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Ne strinja se z opravljeno primerjavo znakov, predvsem s pomensko primerjavo. Vsi njeni znaki namreč napotujejo na dejavnost njenih prodajnih hobby centrov, ki je sinonim za trgovino z lesnimi materiali za obnovo ali dograditev doma s storitvijo razreza in druge obdelave po individualnih željah kupca. Nadalje trdi, da je toženka zmotno uporabila predpis, ko je štela, da njene znamke niso znane v smislu člena 6bis Pariške konvencije. Kriteriji za to presojo niso določeni in ne izhajajo iz sodne prakse, toženka pa vztraja na preveč visokem dokaznem standardu. Poleg tega je na podlagi predloženih dokazov napačno ugotovila dejansko stanje. Toženki očita tudi bistveno kršitev postopka, saj ji pred izdajo odločbe ni bila dana možnost, da se o njenih ugotovitvah in pravnih stališčih izjavi in da predloži dodatna dokazila o poznavanju njenih znakov. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženki v ponovni postopek. Uveljavlja tudi povračilo stroškov postopka.

4Toženka v odgovoru na tožbo ponavlja razloge izpodbijane odločbe. Dodaja, da preizkus absolutnih zavrnilnih razlogov za registracijo znamke v tej fazi postopka ni mogoč. Trdi, da je opravila natančno primerjavo znakov in jo ustrezno obrazložila. Predloženo gradivo, s katerim je tožnica dokazovala slovečnost znamk, je ovrednotila po načelih, ki veljajo za ocenjevanje znane znamke. Gradivo dokazuje uporabo znakov ne pa tudi, da so dobro znani potrošnikom. Predloženi dokazi, ki se v smislu Skupnega priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju WIPO) upoštevajo pri odločanju, ali je neka znamka dobro znana znamka, niso zadostni. Opozarja, da če bi imel vsak neregistriran znak enak status kot registrirana znamka, bi bil izničen učinek njihove registracije. Predlaga zavrnitev tožbe.

5Stranka z interesom v odgovoru na tožbo navaja, da znak hobby ni ugledna oziroma znana znamka, saj je ta beseda uporabljena pri različnih dejavnostih in v različnih znamkah, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu. Prav tako znak SLO-HOBBY" ni podoben znakom tožnice, toženka pa je upoštevaje dejavnike, ki se v smislu Skupnega priporočila WIPO upoštevajo pri odločanju, ali je neka znamka, znana znamka, pravilno presodila, da tožničini znaki niso znani. Meni, da toženka glede na določbe 101. in 102. c člena ZIL-1 tožnice ni bila dolžna pozivati k predložitvi dodatnih dokazil. Predlaga zavrnitev tožbe.

6Tožnica je 8. 1. 2024 vložila pripravljalno vlogo, v kateri v bistvenem ponavlja tožbene navedbe. Opozarja, da iz sodbe I U 459/2010 ne izhajajo zahteve za dokazovanje znane znamke, kot jih je uporabila toženka, ampak, da je mogoče znano znamko dokazovati z dokazi o tržnem deležu ali s tržnimi raziskavami ali z dokumenti neodvisnega vira. Gre za primeroma in alternativno našteta dokazna sredstva. Vztraja, da je presoja toženke glede znane znamke preostra in da stranka z interesom ni nasprotovala oceni tožnice o višini njenega tržnega deleža. Iz sodbe C-375/97, ki opredeljuje kriterije, s katerimi se dokazuje slovečnost znamke, ne izhajajo zahteve, ki jih je postavila toženka. Tudi v novejših sodbah Sodišča evropske unije (v nadaljevanju SEU) niso postavljeni višji standardi.

7Tožba je utemeljena.

8Sodišče uvodoma kot neutemeljen zavrača tožbeni ugovor tožnice, da prijavljenega znaka SLO-HOBBY ni mogoče registrirati, ker ne izpolnjuje pogojev po 42. oziroma 43. členu ZIL-1, ker je HOBBY splošna oznaka prostočasne dejavnosti, na kaj naj bi napotovala beseda SLO, pa naj ne bi bilo jasno, tako da znak nima nobenega razlikovalnega učinka. Toženka je s tem v zvezi sicer zaključila, da je beseda HOBBY opisovalna in sama po sebi nerazlikovalna za katerokoli blago in storitve, da pa ima prijavljeni znak še zadostno razlikovalnost zaradi besede SLO in vezaja. Vendar to v obravnavani zadevi ni pravno relevantno. V drugem odstavku 101. člena ZIL-1 je namreč določeno, da lahko ugovor temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze. Iz utemeljitve predloga zakona izhaja, da je želel zakonodajalec spremeniti postopek ugovora zoper registracijo znamke in da je bistvena novost glede na prejšnji Zakon o industrijski lastnini v tem, da lahko ugovor v roku treh mesecev vloži le imetnik prejšnje znamke in sicer iz relativnih razlogov. Institut ugovora, ki ga poznajo vse evropske zakonodaje, se nanaša le na relativne razloge. Uradi v postopku po ugovoru ne morejo in ne smejo ponovno preverjati absolutnih razlogov za zavrnitev prijave znamke.²

9Neutemeljeno je tudi sklicevanje na ovire za registracijo znaka po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po tej določbi se ne registrira znak, če se njegova uporaba lahko prepove na podlagi pravice do neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. Gre za prenos člena 5(4)(a) Direktive 2015/2436,³ po katerem lahko vsaka država članica določi, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, da se jo lahko ugotovi za nično, če in v kolikor: so bile pravice do neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve prijave za registracijo poznejše blagovne znamke ali datumom zahtevane prednostne pravice v zvezi s prijavo za registracijo poznejše blagovne znamke, če neregistrirana blagovna znamka ali drug znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke. Iz sodne prakse SEU in Splošnega sodišča v zvezi z vsebinsko podobno določbo člena 8(4) Uredbe št. 207/2009⁴ izhaja, da je pri tej določbi relevantno, da upošteva različne pravice, ki se neregistriranim blagovnim znamkam priznavajo v številnih državah članicah Unije. Bistvo za uporabo te določbe pa je ravno v tem, da mora nacionalno pravo imetniku neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, priznati pravico, da prepove uporabo oziroma registracijo poznejše znamke.⁵

10Tožnica se v tej zvezi sklicuje na registracijo domene "hobby.si", pri čemer v postopku ni bilo sporno, da je njena imetnica. Sodišče se strinja s toženko, da tožnici domena po nacionalnem pravu ne daje pravice prepovedati registracije znaka. Domensko ime ima vlogo naslova internetne spletne strani, pridobitve, prenehanja in vsebine tega imena pa ne ureja noben predpis ampak pogodba med registratorjem in imetnikom domene. Kot taka, tj. kot pogodbeni odnos inter partes, ni izključna pravica, tj. ne more ustvarjati učinkov v razmerju do tretjih oseb. Toženka je tako pravilno presodila, da bi tožnica uživala pravno varstvo na podlagi domene hobby.si le, če bi bila domena tudi blagovna znamka ali če bi tožnica dokazala, da gre za znano znamko, ko bi lahko uveljavljala ugovore zoper registracijo po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, česar pa ni dokazala.

11Nadalje se tožnica pri svojem nasprotovanju registraciji prijavljenega znaka sklicuje na točko c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, v kateri je določeno, da če je vložen ugovor v skladu s 101. členom tega zakona se znamka ne registrira za znak, ki je enak ali podoben znaku prejšnje znamke, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka, če ima prejšnja znamka ugled v Republiki Sloveniji ali v primeru znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU) ugled v Evropski uniji in če bi se z uporabo kasnejše znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkoriščal ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.

12Sodišče v okviru tožbenega predloga ni vezano na pravno kvalifikacijo stranke, ampak na njene trditve. Iz tožničinih navedb, podanih v upravnem postopku in v tožbi, pa izhajajo trditve, da so njeni znaki znane znamke, da jim je prijavljeni znak podoben in da je namenjen označevanju enakega oziroma podobnega blaga in storitev. To pa pomeni ugovor po točki b) prvega odstavka 44. člena v zvezi s točko e) drugega odstavka 44. člena ZIL-1, iz katerih izhaja, da se kot znamka ne registrira znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Pri tem se kot prejšnja znamka po točki e) drugega odstavka 44. člena ZIL-1 šteje (tudi) neregistriran znak, ki je na datum vložitve prijave znamke ali datum prednostne pravice, če je ta zahtevana, v Republiki Sloveniji znana znamka po 6.bis členu Pariške konvencije.

13V primeru, ko je torej dokazano, da je znamka v smislu 6. bis Pariške konvencije znana, zanjo velja enako, kot bi bila registrirana. Prijavljeni znak se v takem primeru ne registrira pod pogoji iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in ne pod pogoji iz točke c). Znana znamka ni sinonim ugledni znamki. Ugledna znamka je (za razliko od "znane znamke") znamka, ki je registrirana. Zaradi njenega ugleda pa se znak ne registrira ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka. Ne registrira se torej niti v primeru, če označuje drugačno blago oziroma storitve od tistih, ki jih označuje znamka z ugledom. Na tak način znano in ugledno znamko obravnavata tudi Direktiva (EU) 2015/2436⁶ in Uredba Sveta (ES) 207/2009.⁷Da gre za različne pravice, pa izhaja tudi iz sodne prakse.⁸

14Mnenje Urada evropske unije za intelektualno lastnino je, da se ta dva različna pravna pojma precej prekrivata in da je v praksi prag za določitev, ali je znamka dobro znana oziroma ima ugled, navadno enak.⁹ Nadalje iz sodbe C-375/97 izhaja, da gre za odtenek, ki ne vsebuje protislovja ampak je posledica večje nevtralnosti izrazov, uporabljenih v nemški, nizozemski in švedski različici uredbe. Iz sodbe Splošnega sodišča v zadevi T-420/03 pa izhaja, da je stopnja prepoznavnosti za znamke, ki uživajo ugled, nižja kot za znane znamke.¹⁰ Zaključiti je torej mogoče, da so merila za dokazovanje znane znamke oziroma znamke z ugledom podobna.

15Toženka je, po tem, ko je ugotovila, da tožnica v blagovnem prometu uporablja tri neregistrirane figurativne barvne znake, katerih skupni element je beseda HOBBY, pravilno opravila primerjavo na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Ugotovila je, da so si figurativne znamke tožnice in prijavljeni znak vizualno in pomensko podobni, kolikor vsebujejo besedo hobby. SLOVENIJALES in SLO namreč za povprečnega potrošnika nista zamenljiva, saj gre za ime podjetja in mednarodno avtomobilsko oznako za Slovenijo. Fonetično so si znaki prav tako podobni zaradi besede hobby, vendar je ta podobnost majhna zaradi prepone SLO, ki jo bo povprečni potrošnik izgovarjal kot SLO in ne kot ES-EL-O.

16Tožnica se ne strinja predvsem s pomensko primerjavo. Trdi, da vsi njeni znaki napotujejo na dejavnost njenih prodajnih hobby centrov, ki je sinonim za trgovino z lesnimi materiali za obnovo ali dograditev doma s storitvijo razreza in druge obdelave po individualnih željah kupca. Znak SLO-HOBBY tako po prepričanju tožnice vsebinsko in pomensko napotuje na njeno dejavnost, firmo in ugled, medtem ko ni mogoče ugotoviti nobene povezave tega znaka s prijaviteljem. Opozarja, da njeni poslovni partnerji v pogovornem jeziku za tožnico uporabljajo oznako SLOLES.

17V zvezi s tem sodišče ugotavlja, da je toženka ugotovila pomensko podobnost med znakoma in da odločitev v obravnavani zadevi ne bi bila nič drugačna, če bi presodila, da je stopnja pomenske podobnosti še višja, ker naj bi SLO-HOBBY napotovala na SLOVENIJALES, kar sicer po presoji sodišča ne drži. Toženka namreč ni opravila primerjave blaga in storitev in niti celovite presoje možnosti zmede na trgu, ker je ugotovila, da znaki, ki jih uporablja tožnik, niso znane znamke. Tožnica njeni presoji nasprotuje.

18Člen 6bis Pariške konvencije določa, da se države Unije zavezujejo, da bodo po uradni dolžnosti, če to dopušča njihova zakonodaja, ali na zahtevo zainteresirane stranke zavrnile ali preklicale registracijo in prepovedale uporabo blagovne znamke, ki je reprodukcija, imitacija ali prevod, ki lahko povzroči zmedo, znamke, za katero pristojni organ države registracije ali uporabe meni, da je v tej državi dobro znana kot znamka osebe, ki je upravičena do ugodnosti iz te konvencije, in se uporablja za identično ali podobno blago. Te določbe se uporabljajo tudi, kadar je bistveni del znamke reprodukcija katerekoli take splošno znane znamke ali njena imitacija, ki bi lahko povzročila zmedo z njo. S členom 16(2) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju Sporazum) je bila ta zaščita razširjena tudi na storitve. V členu 16(3) pa je enako kot v členu 16 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS)¹¹ to varstvo razširjeno še na "ugledne znamke", tj. tako, da se uporablja tudi za proizvode ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je znamka registrirana, če uporaba te znamke za te proizvode ali storitve kaže na povezanost med temi proizvodi ali storitvami in lastnikom registrirane znamke, in če utegnejo biti interesi lastnika registrirane znamke s tako uporabo oškodovani. Gre torej za primere, ko je znak oziroma "prejšnja znamka" registrirana.¹²

19Niti Pariška konvencija niti Sporazum in niti TRIPS ne definirajo znane znamke. Sporazum v členu 16(2) določa le, da članice pri ugotavljanju, ali je znamka nedvomno znana, upoštevajo poznavanje znamke pri določenem delu javnosti, vključno s poznavanjem v določeni članici, ki je posledica predstavljanja znamke. Prav tako je ne definirata evropska direktiva in uredba.

20Ne drži pa trditev tožnice, da o kriterijih oziroma dokaznih standardih ni upravne in sodne prakse. Tako iz sodne prakse Splošnega sodišča in Sodišča evropske unije, ki jo je treba upoštevati zaradi njene argumentacijske moči,¹³ izhaja, da se pri ugotavljanju, ali je določena znamka znana v smislu Pariške konvencije, upošteva člen 2 Skupnega priporočila glede določb v zvezi z varstvom znanih znamk, ki sta ga na 34. nizu sestankov skupščin držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju SOIL) od 20. do 29. septembra 1999 sprejeli skupščina Pariške unije in skupščina SOIL.¹⁴ Ta določa, da lahko pristojni organ pri ugotavljanju, ali je določena znamka znana v smislu Pariške konvencije, upošteva vse okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je znamka znana, in sicer zlasti stopnjo znanosti in prepoznavnosti znamke pri upoštevnem delu javnosti; trajanje, obseg in geografsko območje vsakršne uporabe znamke; trajanje, obseg in geografsko območje vsakršne promocije znamke, vključno z oglaševanjem in predstavljanjem proizvodov ali storitev, za katere se uporablja znamka, na sejmih ali razstavah; trajanje in geografsko območje vsakršne registracije ali prijave za registracijo znamke, če odraža uporabo ali prepoznavnost znamke; primere, v katerih je bilo priznano varstvo pravic, ki izvirajo iz znamke, zlasti to, v kolikšnem obsegu so pristojni organi ugotovili, da je znamka znana; vrednost, povezano z znamko.¹⁵ Taka je tudi sodna praksa Vrhovnega in naslovnega sodišča.¹⁶

21Toženka je v izpodbijani odločbi ugotovila, da na glavni spletni strani tožnice in glavni spletni strani Hobby centra C. ni razviden noben od znakov, na katere se sklicuje v ugovoru. Enako velja za članek v časopisu Delo z dne 4. 4. 1989. Članek v Glasilu MP SLOVENIJALES TRGOVINA z dne 5. 5. 1989 prikazuje besedo Hobby v enakem grafizmu, kot na enem od znakov, vendar ne v modro-beli različici, kot je na znaku, na katerega se sklicuje tožnica. Prav tako v članku ni prikazan noben od znakov, ampak je le večkrat omenjena beseda hobby. Po vpogledu v navedeni članek sodišče ugotavlja, da to drži, zato nadaljnja ugotovitev toženke, da tožnica ni navedla, koliko izvodov tega glasila je bilo natiskano in razdeljeno med potrošnike, niti ni relevantna. Listine, iz katerih ne izhaja uporaba znakov, za katere tožnica trdi, da označujejo njene storitve, ne morejo dokazati, da gre za znane znamke, ne glede na to, v koliko izvodih so razdeljene potrošnikom.

22V zvezi s predloženimi promocijskimi letaki za marec, april in maj 2009, pomlad 2011, zima 2012, pomlad 2013, marec in jesen 2015, jesen 2016 toženka ugotavlja, da dokazujejo uporabo znaka SLOVENIJALES HOBBY ter grafizma besede HOBBY, kot se pojavlja v dveh od znakov, ki jih navaja tožnica v ugovoru. Vendar pa tožnica ni predložila podatkov o številu natisnjenih in razdeljenih katalogov, na podlagi katerih bi toženka lahko ocenila, ali je kateri od znakov znan pri potrošnikih. Glede katalogov styleboard, notranjih dekorjev, pohištva po meri, ugotavlja, da se znaki pojavljajo v njih, da pa manjkajo podatki o letnici njihove izdaje, predvsem pa o številu natisnjenih in razdeljenih katalogov.

23Sodišče se strinja s toženko, da je obseg natisnjenih oziroma razdeljenih katalogov, v katerih se pojavljajo znaki, ki jih tožnica uporablja za označevanje svojih storitev, pomemben, saj je na podlagi tega mogoče oceniti seznanjenost potrošnikov s temi znaki. Količina razdeljenih katalogov tako lahko opredeljuje stopnjo znanosti in prepoznavnosti. Tožnica zato toženki neutemeljeno očita, da naj bi prezrla, da se njeni znaki ne nanašajo na produkte ampak na storitve oziroma njeno dejavnost, "kjer bo potrošnik dobil razne lesne materiale za obnovo in dograditev doma s storitvijo razreza in druge obdelave po njegovih individualnih željah" in da naj bi bilo preštevanje, kolikokrat se ti znaki pojavijo, zgrešeno. To, da je nek znak znan, namreč izhaja ravno iz obsega, v katerem se potrošniki lahko z njim seznanijo. Obseg pa se dokazuje (tudi) s številom razdeljenih katalogov in glasil, v katerih so tožničine blago in storitve označene z navedenimi znaki, saj le tako lahko postanejo znani. Prav tako je za oceno seznanjenosti z znaki relevantno, v kakšnem časovnem obdobju se pojavljajo. Pogostejše in večletno prikazovanje pomeni, da je več verjetnosti, da je znak znan. Če pa ti podatki niso na voljo, ocena ni mogoča.

24Drži, da je za dokazovanje znane znamke relevanten tudi podatek o njenem oglaševanju, saj ob obsežnejšem oglaševanju sporočilo doseže več ljudi. Vendar pa zgolj navedba, da tožnica v zadnjih letih (na splošno) povprečno porabi za oglaševanje okoli 100.000 EUR letno, ne zadošča. Prav tako tega, da je znak znan, ne morejo dokazati računi za oglaševanje, iz katerih je razvidno le to, da so računi izstavljeni tožnici. Tožnica lahko reklamira marsikaj, saj "hobby program" ni njena edina dejavnost, že iz njenega ugovora pa izhaja, da je imetnica več registriranih blagovnih znamk.

25Se pa sodišče strinja s tožnico, da je na podlagi uporabe znaka na avtomobilih, usmerjevalnih tablah in na njenih poslovnih centrih, mogoče sklepati ne le o tem, da se znak uporablja, ampak tudi o tem, da potrošniki na ta način spoznavajo znak (ne da bi bila v ta namen nujno potrebna anketa). Ali ga spozna relevanten del potrošnikov, je odvisno od števila lokacij, na katerih so poslovni prostori s "hobby programom", kot te storitve imenuje tožnica, označeni z navedenimi znaki, označevanjem usmerjevalnih tabel, ki potrošnike usmerjajo na ta mesta, števila in frekvenc voženj vozil, označenih s temi znaki oziroma v okoliščinah obravnavanega primera v veliki meri od tožničinega tržnega deleža pri prodaji blaga in storitev, ki jih označuje s temi znaki. Iz teh dejstev bi lahko izhajalo, ali je oglaševanje znamke doseglo širok krog naslovnikov in ali tožnico res prepozna petina ciljne skupine potrošnikov v Sloveniji, za katero trdi, da pri njej kupuje.

26Vendar je trditveno in dokazno breme o tem na tožnici. Tožnica je tista, ki mora konkretno navesti, kje so lokacije njenih poslovnih prostorov, da so označeni z navedenimi znaki, navesti, na koliko vozilih se nahajajo ti znaki in koliko voženj opravi oziroma kakšne količine blaga dostavlja potrošnikom s temi vozili, vsaj na letnem nivoju. Predložiti bi morala tudi podatke o prometu, ustvarjenem v teh prodajalnah in svoje navedbe dokazati. Zgolj fotografija ali dve ter splošne navedbe o tem, da se znaki nahajajo na njenih poslovnih prostorih, vozilih in embalaži, ne zadostuje. Ne gre prezreti, da je bil člen 6bis v Pariško konvencijo vključen leta 1925, njegov namen pa je bil preprečiti registracijo in uporabo blagovne znamke, ki bi lahko povzročila zmedo v zvezi z drugo znamko, ki je že dobro znana v državi take registracije, tudi če ta dobro znana znamka še ni zaščitena z registracijo v tej državi.¹⁷ V popolnoma drugačnih okoliščinah, kot so bile leta 1925, in že ustaljenemu vzorcu registracije blagovnih znamk, se namreč sodišče strinja s toženko, da bi bil v primeru, če bi bila znamka znana že ob primeroma dokazanih marketinških dejavnostih v zadnjih petih letih, kot to trdi tožnica, pomen registracije blagovnih znamk izničen.

27Utemeljen pa je tožbeni ugovor, da je toženka odločila, ne da bi pred tem tožnici dala možnost, da se o njenih naziranjih izjavi in da zato njena odločitev za tožnico predstavlja presenečenje.

28Prvi odstavek 9. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) določa, da je treba, preden se izda odločba, dati stranki možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo (zaslišanje stranke). Z uveljavitvijo načela zaslišanja stranke se posamezniku kot stranki zagotavlja položaj subjekta in ne zgolj objekta odločanja v upravnem postopku. Zaradi tega je pravica do zaslišanja tudi ustavna pravica, ki temelji na načelu enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, pa tudi na ustavnem varstvu človekovega dostojanstva iz 21. člena Ustave. V upravnem postopku nalaga to načelo organu predvsem dolžnost, da stranki pred izdajo odločbe da možnost, da se seznani z rezultatom ugotovitvenega postopka in se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločbo. Za pošten postopek je namreč bistveno, da ima oseba, katere pravice, dolžnosti ali pravni interesi so predmet postopka, ustrezne in zadostne možnosti, da zavzame stališče tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov zadeve.¹⁸ Tako tudi iz tretjega odstavka 146. člena ZUP izrecno izhaja, da mora uradna oseba, ki vodi postopek, stranki na ustni obravnavi ali izven ustne obravnave pisno oziroma ustno na zapisnik omogočiti, da se seznani z uspehom dokazovanja ter se o tem izreče (5. točka), iz četrtega odstavka pa, da pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki možnosti, da se izreče o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za izdajo odločbe.

29Tega ne spremeni določba drugega odstavka 101. člena ZIL-1, ki določa, da lahko ugovor temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in da mora vsebovati ustrezne dokaze in niti tretjega odstavka 102. člena ZIL-1, ki določa, da če imetnik prejšnje znamke v roku iz prejšnjega odstavka ne dokaže uporabe svoje znamke v skladu z 52.b členom tega zakona ali da so obstajali upravičeni razlogi za njeno neuporabo, Urad z odločbo zavrne ugovor. Sodišče v tej zadevi ne sledi razlagi teh določb, kot izhaja iz sodbe I U 1184/2005, tj. da iz njih izhaja, da toženka strank ni dolžna pozivati k predložitvi dodatnih dokazov, ker da ima vložnik ugovora v tem postopku aktivno vlogo glede navajanja dejstev in predlaganja dokazov. Ne gre za specialne procesne določbe ampak za določbe, ki povedo, kdo nosi dokazno breme. Glede samega postopka pa se uporabljajo določbe ZUP (prvi odstavek 6. člena ZIL-1). Vsaka drugačna razlaga 101. in 102. člena ZUP, ki bi izključevala obveznost organa, da preden izda odločbo, stranki da možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo, bi bila v nasprotju z 22. in 21. členom Ustave.

30Glede na povedano je sodišče tožbi tožnika na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) ugodilo in zadevo vrnilo organu v ponovni postopek. Sodišče je odločilo brez obravnave, ker so se ji stranke odpovedale (peta alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1).

31Ker je sodišče tožbi ugodilo, je tožnik v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 upravičen do povračila stroškov sodnega postopka v pavšalnem znesku po Pravilniku o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (v nadaljevanju Pravilnik). Zadeva ni bila rešena na glavni obravnavi, tožnika pa je v postopku zastopal odvetnik, zato se mu priznajo stroški v višini 285,00 EUR (drugi odstavek 3. člena Pravilnika) ter 22 % DDV, ki znaša 62,70 EUR, skupaj 347,70 EUR. Stroške je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od vročitve sodbe. V skladu s prvim odstavkom 299. člena Obligacijskega zakonika zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo.

32Ker stranka z interesom z navedbami iz odgovora na tožbo ni prispevala k odločitvi sodišča, pa je sodišče v skladu z določbami prvega odstavka 155. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 njen zahtevek za povračilo stroškov postopka zavrnilo.

¹ Objavljen v Uradnem listu Socialistične federativne republike Jugoslavije, številka 51/74 in Uradnem listu Republike Slovenije številka 9/92 z dne 21. 2. 1992.
² Glej predlog zakona o industrijski lastnini, EVA: 2000-3413-0003 z dne 15. 3. 2021.
³ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.
⁴ Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti.
⁵ Primerjaj sodbe v zadevah C-112/12, v kateri je kot prejšnja pravica obravnavano trgovsko ime, T-304/09, T-114/07, v katerih je kot prejšnja pravica obravnavano dobro ime oziroma prepoved zavajajočega oglaševanja in povzročanja škode dobremu imenu ter C-96/09 P, v kateri je kot prejšnja pravica obravnavana označba porekla.
⁶ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami; znano znamko obravnava člen 5(2)(d), ugledno znamko pa člen 3(a).
⁷ Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, ki znane znamke obravnava v členu 8(2)(c), ugledne znamke pa člen 8(5).
⁸ Glej npr.T-420/03, tč. 18 in 19, T-255/08, tč.48.
⁹ Glej Smernice za preizkušanje blagovnih znamk Evropske unije, Urad evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), del C, razdelek 5 Blagovne znamke z ugledom (člen 8(5) Uredbe o blagovni znamki EU).
¹⁰ Glej C-375/9, tč. 22, T-430/03, tč. 110.
¹¹ Aneks 1 C Sporazuma o trgovinskih pravicah intelektualne lastnine, ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije; Ur.l. 36/1995.
¹² Glej T-150/04, tč.59.
¹³ Glej X Ips 252/2013.
¹⁴ Anex I, Part I, Determination of Weather a Mark is a Well-Known Mark in a Member State, stran 4.
¹⁵ Glej T-420/03, tč. 80.
¹⁶ Glej X Ips 741/2006, U 1185/2005, I U 857/2012, I U 1182/2005, I U 1184/2005, I U 495/2010.
¹⁷ Glej Smernice za preizkušanje blagovnih znamk Evropske unije, Urad evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), del C, razdelek 5 Blagovne znamke z ugledom (člen 8(5) Uredbe o blagovni znamki EU).
¹⁸ E. Kerševan, V. Androjina, Upravno procesno pravo, Upravni postopek in upravni spor, IUS Software, GV Založba, Ljubljana, 2017, stran 88.