43. člen ZIL-1

Dejstva, ki se nanašajo na zmedo in zavajanje javnosti ne utemeljujejo zaključka o tem, da toženki ni mogoče prepovedati uporabe znamke na podlagi prej registrirane geografske označbe tožnice, ki vsebuje poimenovanje ZGO (Makedonija), kar predstavlja tako absolutni razlog po točki j) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 kot relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (veljavnega po noveli ZIL-1E). Izpodbijani znamki sta slovenski nacionalni znamki, zaradi česar se uporabljajo določbe ZIL-1 o blagovni znamki. Vendar ZIL-1 v tem delu napotuje na predpise EU, ki zagotavljajo zaščito ZGO. Tožničina ZGO je registrirana po pravu EU, zato mora sodišče presojati morebitno nasprotovanje toženkinih znamk pravilom EU o zaščiti, ki jo na ravni EU zagotavlja tožničina ZGO. Republika Slovenije je članica EU in mora zagotavljati sistem zaščite ZGO po predpisih EU.

Nacionalno pravo mora imetniku neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, priznati pravico, da prepove uporabo oziroma registracijo poznejše znamke. Tožnici domena po nacionalnem pravu ne daje pravice prepovedati registracije znaka. Domensko ime ima vlogo naslova internetne spletne strani, pridobitve, prenehanja in vsebine tega imena pa ne ureja noben predpis ampak pogodba med registratorjem in imetnikom domene. Kot taka, tj. kot pogodbeni odnos inter partes, ni izključna pravica, tj. ne more ustvarjati učinkov v razmerju do tretjih oseb. Tožnica bi uživala pravno varstvo na podlagi domene hobby.si le, če bi bila domena tudi blagovna znamka ali če bi tožnica dokazala, da gre za znano znamko. Znana znamka ni sinonim ugledni znamki. Ugledna znamka je (za razliko od "znane znamke") znamka, ki je registrirana. Zaradi njenega ugleda pa se znak ne registrira ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka. Ne registrira se torej niti v primeru, če označuje drugačno blago oziroma storitve od tistih, ki jih označuje znamka z ugledom. Niti Pariš

Tožnica ima prav, da bo povprečen potrošnik sestavljeno besedo sunroof lahko razumel v obliki dobesednega prevoda kot sončno streho. Sodišče pa meni, da jo bo tako razumel tudi že manj pozoren potrošnik s slabšim znanjem angleščine. Drži tudi to, da si bo pod to besedno zvezo, torej sončna streha, brez reference na konkretno blago in storitve, lahko predstavljal bodisi tendo za zaščito pred soncem, bodisi sončno elektrarno na strehi, vsekakor pa tudi pomično (panoramsko) streho na vozilu. Slednje pa je tudi najbolj verjetno, saj beseda sunroof v prevodu pomeni prav pomično streho, ne pa tende ali fotovoltaične strehe. To izhaja npr. iz Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford-DZS25, kjer je pod geslom sunroof zapisana samo ena razlaga, to je "[pri avtomobilu] pomična/sončna streha". V povezavi z vozili pa bo povprečen potrošnik besedo sunroof oziroma znak SunRoof nedvomno razumel kot pomični streho. Pri tem po presoji sodišča za razumevanje znaka ni relevantno, da je zapisan tako, da se črka "r" zapisuje z veliko.

Sodišče se pridružuje uvodnemu delu obrazložitve izpodbijane odločbe, da se opisnost znaka ocenjuje glede na prijavljeno blago/storitve ter glede na razumevanje relevantne javnosti ali potrošnikov zadevnega blaga oziroma storitev, pri čemer zadošča, da znak vzpostavi neposredno in konretno povezavo s prijavljenim blagom. In kot je zapisala toženka, načeloma velja, da je relevanten potrošnik oseba, ki je razumno obveščena, pozorna in pazljiva. Sodišče pritrjuje tožniku, da lahko prepoved registracije dejansko velja samo za tiste izraze, ki lahko služijo običajni uporabi s stališča potrošnika bodisi neposredno bodisi s sklicevanjem na eno od njihovih bistvenih značilnosti blaga, kakršno je blago, za katero se zahteva registracija (tako SEU v zadevi C-383/99, Baby-Dry, točka 39), za kar po mnenju tožnika v tem primeru ne gre, upoštevajoč izraz hyper v povezavi z ostalimi besedami v besedni zvezi, predvsem z besedo fiber. Kot pa tudi izhaja iz zgoraj navedene sodbe, je pri tem pomembno zaznavanje relevantnega potrošnika besed oziroma besedne zveze glede na prijavljeno blago oziroma ali je izraz primeren, da lahko govorimo o razlikovalnem karakterju besedne kombinacije, ki omogoča nj

Beseda „activa“ ne pomeni „biti aktiven, temveč je različica zapisa „aktiva“. Črka „k“ je v slogu angleških besed zamenjana s „c“. Pomen besede pa se ohrani in sicer je sinonim za premoženje. Znaka se po pomenski vsebini povsem ujemata, upoštevna javnost ga bo brez dvoma razumela kot premoženje. Bistven je celostni vtis znakov, (tudi) z upoštevanjem njihovih razlikovalnih ter prevladujočih prvin in ne zgolj pomenski vidik. Na splošno, besedni del sestavljenega znaka res ni nujno prevladujoč, toda v obravnavanih znakih je: stilizirana črka „A“ oziroma elipsa iz treh krivulj pred daljšo odebeljeno besedo, nimata takega značaja, da bi tvorili poglavitni del znakov; besedni del je ključen tudi po glasovni in pomenski primerjavi. Kar pa se tiče zmanjšane razlikovalnosti pomena besede „activa“, ne gre prezreti, da ima del znamke lahko šibkejši razlikovalni učinek, vendar to ne vodi do (avtomatičnega) sklepa, da ne more biti prevladujoč oziroma da ga je treba zanemariti. Tožena stranka je razložila, da imajo v sestavljenem znaku figurativni deli manjšo težo. Predhodna znamka je beseda z izrazito stilizirano prvo črko; poznejša znamka vsebuje (od figurativnega dela) daljši odebelj

Besedni znak „COLOR AKTIV“ kot celota ne presega pomena, ki ga ima ta izraz, to je živahna, aktivna, dejavna barva. V povezavi s proizvodi, za katere je Urad zavrnil varstvo s položaja slovenskega povprečnega potrošnika, je opisen. Navedbe tožeče stranke o tem, da je tožena stranka spregledala pomen „color aktiv“ oziroma mu pripisala napačnega, ne držijo. Nasprotno, tožena stranka je ocenila celotni vtis znaka, preučila je zaznavanje znaka kot celote s strani povprečnega potrošnika prijavljenega blaga. Ravno slednji bi znak „COLOR AKTIV“ za izdelke, namenjene ohranjanju ali doseganju čistoče perila, posode ali gospodinjstva, zaznal kot ključno lastnost oziroma značilnost proizvoda: čistilo, pri katerem se barve ohranijo (se ne poškodujejo, ne obledijo). V tej luči zadevni znak služi za opis bistvene lastnosti prijavljenih izdelkov. Povprečnemu potrošniku ni treba narediti nadaljnjih miselnih korakov, kot trdi tožeča stranka. Izraz takoj prepozna kot odraz opisane osnovne lastnosti čistil in ga neposredno poveže z njimi. Kot tak pa mora ostati v prosti uporabi in si ga ne sme lastiti podjetje, ki ga je prijavilo kot znamko. Ne gre prezreti, da se na trgu čistilnih sredstev

ZIL-1 nima posebnih določb o vodenju ugotovitvenega postopka, zato je organ dolžan uporabljati določbe ZUP. V izjasnitvi je tožnik predlagal dokaze, s katerimi je izpodbijal ugotovitve urada, da prijavljene znamke ni mogoče registrirati in s katerimi je utemeljeval nasprotno, zadostno distinktivnost prijavljene znamke, torej nepodanost razlogov po določbah točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Urad RS za intelektualno lastnino bi se do predlaganih dokazov moral opredeliti in jih vsebinsko presoditi, pa se ni.

Sporni znak ne z oblikovnega ne z vsebinskega vidika nima razlikovalnih elementov. Potrošniki pod tem spornim znakom ne morejo domnevati, da napotuje na določen izvor, kar pomeni, da nima razlikovalnega učinka.

Sodišče druge stopnje ne pritrjuje stališču tožene stranke, da je tožeča stranka tista, ki bi morala zatrjevati pridobljeni razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo. To ne more držati že na podlagi besedne uporabe drugega odstavka 43. člena ZIL-1. Le tožena stranka je tista, ki lahko zatrjuje in dokaže dolgotrajno uporabo blagovne znamke in s tem prepreči, da bi sodišče pri presoji absolutnega razloga za zavrnitev znamke upoštevalo, da je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka (točka b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1), ali opisna (točka c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1). Tožena stranka ni uspela v postopku dokazati, da je povprečen uporabnik storitev in blaga, ki ga je takrat nudila tožena stranka enačil pojma "1A INTERNET" s toženo stranko, kot enim prvih ponudnikov takih storitev v Sloveniji. Sodišče je opravilo presojo tržnega deleža znamke, intenzivnosti, geografskega obsega in trajanja uporabe znamke, višino naložb, ki so jih podjetja namenila promociji. V luči povezave med znakom ter blagom in storitvami, za katere je bila prijavljena registracija, je treba presojati ali je ta zadostna in natančna ter konkretna, neposredna in razumljiva brez dodatnega

Obravnavani znak "MCL Medicinski Center Ljubljana" je glede na blago in storitve, za katere želi pridobiti zaščito, opisovalen, saj kaže na vrsto, značilnosti oziroma lastnosti zadevnega blaga in storitev ter na lokacijo njihovega izvajanja oziroma opravljanja, zato nima razlikovalnega učinka. V obravnavanem primeru je namen besedne zveze "Medicinski Center Ljubljana" in zaporedja črk "MCL" v tem, da drug drugega razložita in poudarita medsebojno zvezo. Zaporedje treh velikih tiskanih črk "MCL" v tem primeru (le) poenostavlja uporabo nadaljnje besedne zveze "Medicinski Center Ljubljana" in omogoča njeno lažje pomnjenje, s tem pa utrjuje zaznavo te besedne zveze s strani relevantne javnosti. Zaporedje črk "MCL" daje vtis oziroma občutek, da gre zgolj za okrajšavo besedne zveze "Medicinski Center Ljubljana", ki ji sledi, kar povprečni potrošnik takoj in brez težav dojame, s tem pa tudi pomen zadevnega znaka, pri čemer po oceni sodišča že izkustveno gledano ni potreben poseben intelektualni napor ali kakršnakoli posebna interpretacija. Povprečni potrošnik bi namreč opisno besedno zvezo "Medicinski Center Ljubljana" povezal s prvim delom prijavljenega znaka "MCL", posled

Prijavljeni znak "ALPSKI jogurt", zapisan v standardni pisavi, z običajnimi črkami, v kombinaciji z velikimi in malimi tiskanimi črkami, brez drugih razlikovalnih elementov, za nekatero blago, za katerega želi pridobiti zaščito (jogurt, izdelke narejene iz jogurta in izdelke, ki lahko vsebujejo jogurt), ima opisno naravo. Bistvo razloga po točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 je v tem, da mora biti zavajanje glede na konkretni primer pravo, kar pomeni, da se predvideva obstoj dejanske prevare ali zadostno tveganje, da bodo potrošniki zavedeni oziroma dovolj visoko nevarnost prevare potrošnikov

Prijavljeni besedni znak "ALPSKI JOGURT", zapisan v standardni pisavi, z običajnimi črkami, brez figurativnih ali razlikovalnih elementov, za nekatero blago, za katerega želi pridobiti zaščito (jogurt, izdelke narejene iz jogurta in izdelke, ki lahko vsebujejo jogurt), ima opisno naravo in za določeno blago, za katero želi pridobiti zaščito (jogurt, izdelki, narejeni iz jogurta in izdelki, ki lahko vsebujejo jogurt), tudi nima razlikovalnega učinka. Bistvo razloga po točki h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 je v tem, da mora biti zavajanje glede na konkretni primer pravo, kar pomeni, da se predvideva obstoj dejanske prevare ali zadostno tveganje, da bodo potrošniki zavedeni oziroma dovolj visoko nevarnost prevare potrošnikov

Sporni znak sestavljajo običajne besede, ki s stališča povprečnega potrošnika zadevnega blaga (ne)posredno dajejo (zgolj) informacije o lastnostih, vrsti, namenu oziroma značilnostih prijavljenega blaga, zlasti v smislu (nove, posebne) vrste izdelkov oziroma nove tehnologije, s tem pa je podan zavrnilni razlog po točki c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Ker je sporni znak, opisen glede značilnosti blaga, že iz tega razloga obenem ne more opravljati funkcije razlikovanja.

Predlogu se ugodi in se revizija dopusti glede vprašanja, ali je odločitev pritožbenega sodišča pravilna s stališča določbe 47. člena ZIL-1.

Materialno pravni ugovori zoper registriranega imetnika znamke so dopustni, ne da bi bilo zato treba sprožiti poseben postopek - bodisi s tožbo bodisi z uveljavljanjem ničnosti v okviru postopka pred registrskim organom. Bistvena za odločitev v tej zadevi je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je odsotnost slehernega razlikovalnega učinka, absolutni razlog za zavrnitev registracije znamke.

Zastavni upnik ima zagotovljeno varstvo zastavne pravice tudi proti tretjim osebam. V skladu s 164. členom SPZ je izenačen z lastnikom stvari in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev stvari, prenehanje vznemirjenja in posestno varstvo. Čeprav je ta določba umeščena v 3. oddelek VI. dela SPZ, ki ureja ročno zastavo, jo je treba razumeti kot splošno določbo, veljavno tudi za položaj zastavnega upnika v primeru neposestne zastavne pravice. Zato je tudi zastavnemu upniku v primeru zastavne pravice na znamki treba priznati tožbeno upravičenje za uveljavljanje vseh zahtevkov, ki so usmerjeni v ohranitev vrednosti zastavljene pravice. Ker izbrisna tožba zaradi izbrisnega razloga iz točke b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 zasleduje prav ta namen, je zanjo aktivno legitimiran tudi zastavni upnik.

V zvezi z obstojem pravnega interesa za tožbo za ugotovitev ničnosti znamke ni odločilno, da tožeča stranka svoja zdravila trži pod imeni, ki spornim znamkam niso podobna. Prav tako v zvezi z obstojem pravnega interesa za tožbo ni pomembno, da na absolutne razloge za zavrnitev znamke pazi že država v postopku registracije, da tožeča stranka registraciji ni ugovarjala in da je preverjanje imen zdravil v pristojnosti JAZMP. Razlogi za ničnost znamke se presojajo ob upoštevanju datuma vložitve prijave znamke in so vezani na registracijo znaka, ne na uporabo znaka. Med pravdnima strankama ni bilo sporno, da je tožeča stranka podjetje, ki nastopa na trgu in ima dovoljenja za promet z zdravili, ki vsebujejo učinkovino ivabradin. Tožeča stranka je zatrjevala, da so sporne znamke tožene stranke tako podobne mednarodnemu nelastniškemu ime (INN) ivabradin, da so podani absolutni razlogi za zavrnitev registracije spornih znamk. V primeru, da bi se trditve tožeče stranke o monopoliziranju INN ivabradin izkazale za utemeljene, bi bila podana situacija, v kateri je tožeči stranki, kot udeleženki na trgu, ki trži zdravila z navedeno zdravilno učinkovino, treba priznati pravni inter

Sporni znak ne z oblikovne plati (zapis besed v standardni pisavi) ne z vsebinske plati, ker navedene besede predstavljajo osnovne, običajne besede angleškega jezika, ki so splošno razumljive, nima razlikovalnih elementov. Potrošniki pod tem spornim znakom ne morejo domnevati, da slednji napotuje na določen izvor, kar pomeni, da nima razlikovalnega učinka.