UPRS Sodba I U 246/2020-6

I. Tožbi se ugodi, sklep Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31204-15/2012-14 z dne 16. 1. 2020 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 285,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

1Z izpodbijanim sklepom je toženka zavrgla tožnikovo zahtevo z dne 20. 12. 2019 za ugotovitev ničnosti dodatnega varstvenega certifikata št. 201240015 (v nadaljevanju DVC), evidentiranega v zadevi št. 31204-15/2020 (1. točka izreka), in odločila, da posebni stroški v tem postopku niso nastali (2. točka izreka). Iz obrazložitve izhaja, da je toženka na podlagi tožnikove vloge z dne 20. 12. 2019, s katero je zahteval izdajo sklepa o ugotovitvi ničnosti DVC, ugotovila, da odločanje o ugotovitvi ničnosti DVC ni upravna zadeva, ker je skladno z drugim odstavkom 15. člena Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica; v nadaljevanju Uredba 469/2009/EU) in 111. členom Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) za odločanje o tem pristojno sodišče. Glede na to je tožnikovo zahtevo na podlagi 1. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) zavrgla.

2Tožnik v tožbi navaja, da je bil njegov evropski patent št. ... z odločbo pritožbenega senata Evropskega patentnega urada (v nadaljevanju EPU) št. T 434/15 z dne 25. 6. 2019 v ugovornem postopku razveljavljen in da je izgubil vsakršen učinek za nazaj v vseh državah članicah. To pomeni, da je vsakršno veljavo izgubil tudi osnovni nacionalni slovenski patent št. ..., ki je temeljil na razveljavljenem evropskem patentu. Pri tem se sklicuje na sedmi odstavek 5. člena Uredbe o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Uredba).

3Zaradi razveljavitve evropskega patenta je ničnost slovenskega patenta nastopila sama po sebi in se zato od pristojnega nacionalnega organa sploh ne zahteva vsebinske presoje ali odločitve o tem, da slovenski nacionalni patent, ki temelji na razveljavljenem evropskem patentu, nima več učinkov. Po 6. členu ZIL-1, 15. členu Uredbe 469/2009/EU in sedmem odstavku 5. člena Uredbe je toženka pooblaščena, da odloča o ugotovitvi ničnosti slovenskega nacionalnega patenta, ki je temeljil na razveljavljenem evropskem patentu, in posledično tudi o ničnosti DVC. Na podlagi pravnomočno končanega postopka pred EPU o razveljavitvi evropskega patenta je tako v skladu s točko c) prvega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU dolžna zgolj deklarirati oziroma z ustreznim pravnim aktom ugotoviti, da slovenski patent, ki je temeljil na razveljavljenem evropskem patentu, nima več učinkov in to vpisati v ustrezen register. V tem primeru namreč ne gre za tako dejansko stanje, na podlagi katerega bi zainteresirana oseba zahtevala, da se po 111. členu ZIL-1 patent razglasi za ničnega, temveč gre le za vpis ustreznega statusa nacionalnega patenta v register. Poleg tega je po 111. členu ZIL-1 pasivno legitimirana stranka imetnik pravice, kar pomeni, da bi moral tožnik tožiti samega sebe, kar je absurd. Ker so patent in njegove akcesorne pravice, kamor spada tudi DVC, pravice industrijske lastnine, je toženka po 6. členu ZIL-1 pristojna odločati o njihovi veljavnosti in učinkih. V zvezi s tem je znana praksa toženke, po kateri brez zadržkov izdaja odločbe o ničnosti DVC, po točki b) prvega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU, kadar osnovni patent preneha pred prenehanjem zakonitega trajanja. Sklicevanje toženke na 111. člen ZIL-1 je zato napačno.

4Ker je osnovni patent, tako evropski, kot iz njega izhajajoči slovenski patent, prenehal veljati, je v skladu s točko c) prvega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU podan pogoj za ugotovitev ničnosti DVC, ki je temeljil na osnovnem razveljavljenem patentu. Določba drugega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU ne prepoveduje toženki, da odloča o ugotovitvi ničnosti DVC. Da patent nima več veljave v Sloveniji in da je posledično ničen tudi DVC, bi morala toženka ugotoviti z deklaratorno odločbo že po uradni dolžnosti in po uradni dolžnosti tudi vpisati ničnost slovenskega nacionalnega patenta in DVC v register. Ažuriranje statusa patenta in DVC nalagata toženki 105. in 106. člen ZIL-1 ter Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici.

5Po mnenju tožnika gre pri ugotovitvi ničnosti DVC za upravno zadevo, saj je vpis pravilnega statusa DVC glede na razveljavljeni osnovni patent upravna in ne civilna zadeva. V tem primeru gre namreč zgolj za ugotovitev statusa določene pravice industrijske lastnine, za odločanje o tem pa je po 6. členu ZIL-1 pristojna toženka. Zahteva za vpis ničnosti DVC ne more biti sodna zadeva v smislu 111. člena ZIL-1 in določb Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ker si nasproti ne stojita dve stranki z nasprotujočimi interesi. Stališče toženke, da bi moral vložiti tožbo za ugotovitev ničnosti slovenskega patenta in DVC, je zato napačno.

6Glede na to tožnik predlaga, naj sodišče izpodbijani sklep odpravi in vrne zadevo toženki v ponovno obravnavo oziroma podrejeno, naj samo odloči o zadevi in ugotovi, da je DVC ničen. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

7Toženka v odgovoru na tožbo navaja, da je odločala v okviru postavljenega zahtevka in da so zato tožbena zatrjevanja, ki se nanašajo na vpis spremembe oziroma izbris iz registra patenta ali DVC, nerelevantna. Tožnik je namreč vložil vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe in ne za vpis ustreznega statusa patenta ali DVC v register. Tožnikov zahtevek se je glasil na izdajo sklepa o ugotovitvi ničnosti DVC po točki c) prvega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU. Vendar pa drugi odstavek 15. člena Uredbe 469/2009/EU glede pristojnega organa za odločanje o ničnosti DVC napotuje na uporabo nacionalne zakonodaje, tj. ZIL-1, ki v 111. in 112. členu za ugotavljanje ničnosti patenta določa sodno pristojnost.

8Toženka še navaja, da tudi določba sedmega odstavka 5. člena Uredbe ne določa, kateri organ je pristojen za ugotavljanje ničnosti. Četudi je neko razmerje nično, je treba ničnost najprej ugotoviti. To velja tako v primeru ničnosti evropskega patenta, kot v primeru ničnosti DVC. Zgolj sklicevanje na 15. člen Uredbe 469/2009/EU, ne da bi pristojni organ izdal odločitev, nima pravnih učinkov. Predlaga, naj sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne in potrdi izpodbijani sklep.

9Tožba je utemeljena.

10Med strankama ni sporno, da je tožnik 20. 12. 2019 pri toženki vložil vlogo za ugotovitev ničnosti DVC iz razloga po točki c) prvega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU, po kateri je certifikat ničen, če je osnovni patent razveljavljen ali toliko omejen, da izdelek, za katerega je bil podeljen certifikat, ne bi bil več varovan z zahtevki osnovnega patenta, ali če po prenehanju osnovnega patenta obstajajo razlogi za razveljavitev, ki bi utemeljili tako razveljavitev ali omejitev. Sporno tudi ni, da je bil tožnikov osnovni evropski patent št. ... z odločbo EPU št. T 434/15 z dne 25. 6. 2019 razveljavljen ter da se posledično tudi za osnovni slovenski patent št. ..., na osnovi katerega je bil izdan DVC, šteje, kot da od samega začetka nima veljavnosti.

11Obravnavano tožnikovo vlogo za ugotovitev ničnosti DVC je toženka zavrgla na podlagi 1. točke prvega odstavka 129. člena ZUP¹, ker po njenem mnenju odločanje o ugotovitvi ničnosti DVC ob upoštevanju drugega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU in 111. člena ZIL-1 ni upravna zadeva, temveč je za odločanje o tem pristojno sodišče. Glede na okoliščine obravnavane zadeve pa navedeno stališče toženke po presoji sodišča ni pravilno.

12Drugi odstavek 15. člena Uredbe 469/2009/EU določa, da lahko pri organu, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za ugotovitev ničnosti ustreznih osnovnih patentov, vsakdo vloži vlogo ali tožbo za ugotovitev ničnosti certifikata.

13To pomeni, da skladno s 111. členom ZIL-1 o tožbi za ugotovitev ničnosti patenta res odloča sodišče, vendar pa to še ne pomeni, da v obravnavani zadevi ne gre za upravno stvar. Kot pravilno opozarja tožnik, se določba 111. člena ZIL-1 nanaša na situacijo, ko ničnost patenta uveljavlja oseba, ki ni nosilec patenta, temveč drugih pravic, na podlagi katerih uveljavlja pravni interes, da se v pravdi zoper nosilca patenta ugotovi patent za ničnega. Gre torej za premoženjskopravni spor med dvema subjektoma, o katerem v skladu z navedeno odločbo odloča pristojno sodišče splošne pristojnosti. V naravi premoženjskopravnih sporov, za katere se uporabljajo določbe ZPP, je namreč, da si v kontradiktornem postopku nasproti stojita enakovredna pravna subjekta.

14V obravnavani zadevi gre za drugačno situacijo, saj ne gre za spor med dvema nosilcema pravic, temveč je tožnik, ki je sam imetnik (razveljavljenega) patenta in njegove akcesorne pravice DVC, torej nosilec pravice, ki pri toženki, kot nosilcu javnih pooblastil v postopkih podelitve ali registracije pravic industrijske lastnine, vzdrževanja njihove veljavnosti in postopkih pri vodenju registrov pravic in drugih registrov (torej v postopkih, v katerih odloča ex iure imperii), uveljavljala ugotovitev ničnosti DVC. V taki situaciji, ko ne gre za premoženjskopravni spor med dvema nosilcema pravic, pa se skladno z določbo prvega odstavka 6. člena ZIL-1 v zvezi s 1. in 3. členom ZUP odloča v upravnem postopku.

15Določbo prej citiranega drugega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU namreč ni mogoče razumeti, da napotuje zgolj na 111. člen ZIL-1, temveč je treba, kot pojasnjeno, upoštevati v kakšni pravni in dejanski situaciji se uveljavlja ugotovitev ničnosti patenta oziroma v tem primeru DVC. Če gre za spor med dvema nosilcema pravic o ničnosti patenta, je za odločanje skladno s 111. členom ZIL-1 pristojno sodišče. Če pa ne gre za tak spor, temveč, kot v obravnavnem primeru, ko ugotovitev ničnosti upravnega akta, s katerim je bila podeljena pravica, uveljavlja pravni subjekt, ki je sam nosilec pravice iz upravnega akta, je za odločanje pristojna toženka, ki po prvem odstavku 6. člena ZIL-1 v postopku podelitve ali registracije pravic industrijske lastnine, vzdrževanja njihove veljavnosti in postopkih pri vodenju registrov pravic in drugih registrov izdaja odločbe, sklepe in druge akte na podlagi tega zakona. Če ZIL-1 nima ustreznih določb, pa se subsidiarno uporablja ZUP.

16Iz tega sledi, da bi morala toženka tožnikovo vlogo za ugotovitev ničnosti DVC obravnavati (tudi) po določbah ZUP in o njej odločiti na podlagi 279. in 280. člena tega zakona, ki urejata institut ničnosti odločbe kot izrednega pravnega sredstva. Ker je za izrek ničnosti odločbe pristojen organ, ki je odločbo izdal (poleg organa druge stopnje oziroma organa, pristojnega za nadzorstvo nad organom, ki jo je izdal; tretji odstavek 280. člena ZUP), pomeni, da je v tem primeru toženka pristojna za odločanje o ničnosti odločbe o podelitvi DVC z dne 6. 9. 2012, saj je to odločbo izdala.

17Tožnik se je v svoji vlogi za ugotovitev ničnosti DVC z dne 20. 12. 2019, kar je med strankama nesporno, kot na razlog za ničnost skliceval na prej citirano točko c) prvega odstavka 15. člena Uredbe 469/2009/EU. Uveljavljal je torej tako nepravilnost (razveljavitev osnovnega patenta²), ki je po določbi evropske uredbe izrecno in vnaprej določena kot razlog za ničnost DVC. To pa po presoji sodišča pomeni, da je tožnik v tej zadevi uveljavljal ničnostni razlog po 6. točki prvega odstavka 279. člena ZUP, ki določa, da se za nično izreče odločba, v kateri je taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski določbi razlog za ničnost. Kot posebno zakonsko določbo v smislu citirane 6. točke prvega odstavka 279. člena ZUP je namreč treba v tem primeru po presoji sodišča šteti tudi določbo uredbe EU, saj so uredbe EU del našega pravnega reda in so splošno uporabne, v celoti zavezujoče ter se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah EU. Odločba se namreč lahko izreče za nično vsak čas in to ne samo na predlog stranke, državnega tožilca ali državnega pravobranilca, ampak tudi po uradni dolžnosti (prvi odstavek 280. člena ZUP).

18Ker torej po povedanem toženka ni upoštevala določb ZUP, ki urejajo izredno pravno sredstvo ničnost odločbe, in je posledično napačno ugotovila, da v tem primeru ni pristojna za ugotovitev oziroma izrek ničnosti odločbe o DVC, je s tem bistveno kršila pravila postopka, to pa je že samo po sebi razlog, zaradi katerega je treba izpodbijani sklep odpraviti in vrniti zadevo v ponovno odločanje toženki (3. točka prvega odstavka 64. člena ZUS-1). V ponovnem postopku bo morala toženka skladno s četrtim odstavkom 64. člena ZUS-1 upoštevati pravno mnenje sodišča, kot ga je zavzelo v tej sodbi, in njegova stališča, ki se nanašajo na postopek, ter ponovno odločiti o zadevi.

19Sodišče je odločilo brez glavne obravnave, ker je bilo že na podlagi tožbe, izpodbijanega sklepa in upravnega spisa očitno, da je treba tožbi ugoditi in izpodbijani sklep odpraviti, v upravnem sporu pa ni sodeloval stranski udeleženec z nasprotnim interesom (prva alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1).

20Ker je sodišče tožbi ugodilo, je ugodilo tudi stroškovnemu zahtevku tožnika in mu na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 priznalo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu v višini 285,00 EUR. Stroške je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od vročitve te sodbe. Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika).

¹ Po 1. točki prvega odstavka 129. člena ZUP organ zahtevo s sklepom zavrže, če zadeva, na katero se vloga nanaša, ni upravna zadeva.
² Po sedmem odstavku 5. člena Uredbe se za razširjeni evropski patent in evropsko patentno prijavo, na kateri temelji, šteje, kot da od samega začetka nima veljavnosti, navedene v prvem odstavku tega člena in drugem odstavku 4. člena te uredbe, če je EPU evropski patent na podlagi ugovora v postopku razveljavil.