VSL sklep V Cpg 1370/2016

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje pritožbene stroške in je dolžna toženi stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo v znesku 285,59 EUR v roku 8 dni od prejema te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 9. dne dalje do plačila.

1Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim je tožeča stranka zahtevala, naj se toženi stranki prepove vsaka nadaljnja izdelava, prodaja, trženje in ponujanje v lastni prodaji preko trgovskih posrednikov, zastopnikov za revije, ki jih izdeluje, prodaja in trži pod blagovno znamko KAJVEŠ, vpisane pri Uradu RS za intelektualno lastnino za izdelke v razredih 16, 35 in 41 po Nicejski klasifikaciji. Predlog tožeče stranke je sodišče prve stopnje zavrnilo tudi v delu, ki se nanaša na umik in izključitev izdelanih in neprodanih izdelkov iz vsake nadaljnje prodaje in prometa in izrek denarne kazni. Tožeči stranki je še naložilo, da je dolžna toženi stranki v roku 8 dni povrniti stroške postopka v znesku 286,14 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2Tožeča stranka, imetnica blagovne znamke KIH, s tožbo zahteva izbris znamke tožene stranke KAJVEŠ iz registra. Izbris znamke iz registra uveljavlja iz vseh razlogov po 119. členu ZIL-1. Navaja, da je tožena stranka znamko registrirala v slabi veri, da je znamka registrirana v nasprotju s 44. členom ZIL-1, da je postala blagovna znamka KIH običajno ime za ugankarsko revijo in da tožena stranka zavaja javnost glede narave in kakovosti izdanih revij, saj izkorišča ugled blagovne znamke KIH. Podredno tožeča stranka zahteva prepoved kršitve pravic tožeče stranke iz blagovne znamke KIH tako, da se toženi stranki prepove v gospodarskem prometu nastopati z revijo KAJVEŠ in uveljavlja zahtevek za umik in izključitev revij iz prometa.

3Sodišče prve stopnje je v zvezi s presojo verjetnosti terjatve tožeče stranke opravilo analizo vizualne, slušne in konceptualne podobnosti znamke tožeče stranke KIH in znamke tožene stranke KAJVEŠ. Zavzelo je stališče, da slovenski potrošnik brez dvoma takoj zazna razliko med znakoma KAJVEŠ in KIH že zaradi same izgovorjave, poleg tega pa tudi zaradi pomena, ki ga ima znamka KAJVEŠ. Ugotovilo je, da med znamkama obstaja očitna pojmovna, jezikovna, slušna in vizualna razlika. Kot posledica tega pa niti na ravni verjetnosti ni mogoče trditi, da povprečen upoštevni potrošnik, ki je razmeroma dobro obveščen ter razumno pozoren in preudaren, lahko zamenja znamko KAJVEŠ z znamko KIH. Zato ob celotni primerjavi znakov KAJVEŠ in KIH niti na ravni verjetnosti ni mogoče govoriti, da obstoji zamenljivost med znakoma oziroma posnemanje (točka 16 do 21 obrazložitve sklepa). Sodišče prve stopnje je ocenilo, da za odločitev v obravnavanem primeru niso pomembne navedbe tožeče stranke o podobi in vsebini revij ter tudi ne trditve, da gre pri znamki tožeče stranke KIH za uveljavljeno blagovno znamko. Posledično pa niso odločilne navedbe tožeče stranke, ki izhajajo iz predloženega poročila družbe E. d.o.o., saj to poročilo govori o zamenljivosti prodajanih revij KAJVEŠ in KIH, ne pa znamk oziroma znakov.

4Proti sklepu se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni ali razveljavi ter po potrebi vrne zadevo v nov postopek, toženi stranki pa naloži povrnitev stroškov predmetne pritožbe.

V pritožbi v bistvenem navaja naslednje pritožbene razloge:

- sodišče prve stopnje se ni opredelilo do ključnih dejstev in dokazov, ki jih je navedla tožeča stranka in sicer: poročila E. d.o.o., strokovnega mnenja prof. B. P., trditev glede primerjave revij KIH in KAJVEŠ skupaj s predloženimi izvodi obeh revij, trditev, ki dokazujejo slabo vero tožene stranke, trditev glede oglaševalske aktivnosti tožene stranke, preusmeritev na spletnih straneh in do sodne prakse sodišča EU v zadevah SABEL BV/PUMA in L'Oreal/OHIM, v katerih je sodišče oblikovalo načela za ugotavljanje verjetnosti zmede in zamenljivosti blagovnih znamk. S tem je sodišče prve stopnje storilo kršitev po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP;

- sodišče prve stopnje je zmotno ugotovilo dejansko stanje, ker ni upoštevalo, da je revija KAJVEŠ, ne le oblikovna, ampak tudi vsebinska kopija revije KIH. Z mnenjem E. d.o.o. je tožeča stranka dokazala, da je njena pravica iz blagovne znamke KIH kršena in tudi, da ji je škoda nastala zaradi posledične degradacije razlikovalnega značaja med blagovnimi znamkami. Iz mnenja izhaja, da med blagovnima znamka KIH in KAJVEŠ obstoji stopnja zamenljivosti 60 %, zaradi tega je zmanjšana stopnja razpoznavnosti blagovne znamke KIH s 40-letno tradicijo, ta škoda pa je nenadomestljiva;

- materialnopravno zmotno je stališče v 11. točki obrazložitve sklepa, da dokler ima tožena stranka pravico do uporabe znaka KAJVEŠ, uporaba tega znaka ne pomeni kršitve pravic tožeče stranke iz znamke KIH. Posledica zakonske ureditve, da se znamka lahko izbriše v primeru obstoja relativnih zavrnitvenih razlogov iz 44. člena ZIL-1 pomeni, da je v sodnem sporu o kršitvi pomemben tudi podatek, katera znamka je prejšnja in katera znamka je kasnejša. Zmotno je stališče, da bo šele, ko bo tožeča stranka uspela s tožbo na izbris blagovnih znamk, tožeča stranka lahko zahtevala ugotavljanje ali uporaba znaka KAJVEŠ pomeni kršitev pravice tožeče stranke iz znaka KIH. To je tudi v nasprotju s sodno prakso sodišča EU in dejstvom, da Urad za intelektualno lastnino relativnih zavrnitev razlogov v postopku registracije ne preverja. Če relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke obstojijo, jih ima tožeča stranka pravico uveljavljati s predlogom za začasno odredbo;

- zmotno je stališče prvostopenjskega sodišča, da je pri presoji podobnosti znamk in verjetnosti zmede potrebno primerjati zgolj znake kot take in ne tudi vsebine in podobnosti produktov, za katere so znamke registrirane in se uporabljajo. Celovita presoja pomeni presojo podobnosti znamk utemeljeno na celovitem vtisu, ki ga ustvarijo, ob upoštevanju razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji verjetnosti zmede;

- tudi iz sodbe L'Oreal/OHIM izhaja, da je potrebno presojati znamki globalno. Ta ocena pa je med drugim odvisna od prepoznavnosti blagovne znamke in stopnje podobnosti med blagovnim znakom ter produktom za katerega se uporablja. V izpodbijani odločbi je bil v celoti zanemarjen produkt, to je revija, za namen katere sta registrirani obe blagovni znamki. Sodišče prve stopnje se do argumentov tožeče stranke v tej smeri sploh ni opredelilo, zato je dejansko stanje zmotno ugotovljeno in so zmotno uporabljena določila 123. člena ZIL-1.

- Tožeča stranka je predlagala postavitev izvedenca za ugotovitev zamenljivosti blagovnih znamk, saj sodišče z ustreznim strokovnim znanjem ne razpolaga, vendar tega dokaza sodišče ni izvedlo in tudi ni obrazložilo zakaj ne, kar pomeni kršitev določila 8., 213. in 287. člena ZPP.

5Tožena stranka je na pritožbo odgovorila in pritožbenemu sodišču predlagala, naj pritožbo zavrne ter tožeči stranki naloži v plačilo stroške pritožbenega postopka v roku 8 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

6Pritožba ni utemeljena.

7Tožeča stranka odločitev sodišča prve stopnje izpodbija v zvezi s presojo neobstoja verjetnosti terjatve za izbris iz razloga po b) točki prvega odstavka 119. člena ZIL-1 in verjetnosti terjatve kršitve blagovne znamke KIH po 121. členu ZIL-1.

8Znamka je vsak znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje med proizvodi ali storitvami enega podjetja in proizvodi drugega podjetja (prvi odstavek 42. člena ZIL-1). Pri presoji znamke je treba izhajati iz znamke, kot je registrirana.

9Kot znamka se ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Imetnik znamke je upravičen tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove podobnosti ali enakosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko (točka b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1).

10Držijo pritožbene navedbe, da je treba pri presoji verjetnosti obstoja relativnih razlogov za zavrnitev znamke po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izhajati iz primerjave prejšnje znamke in kasnejše znamke. V tej smeri tožeča stranka pravilno citira in povzema prakso SEU,(1) v kateri so se izoblikovala načela za ugotavljanje verjetnosti zmede in zamenljivosti blagovnih znamk, ki zahtevajo globalno presojo, kar pomeni, da se poleg auralne in vizualne podobnosti presoja tudi konceptualna podobnost znamk in produktov za katere se te znamke uporabljajo.

11Prav tako so utemeljene pritožbene navedbe, da je zmotno stališče sodišča prve stopnje, da uporaba znamke KAJVEŠ glede na to, da je registrirana, v nobenem primeru ne more pomeniti kršitve pravice KIH tožeče stranke iz naslova druge blagovne znamke, dokler ne bo izbrisana iz registra. Tožeči stranki, imetnici prejšnje znamke ni treba s tožbenim zahtevkom najprej izpodbiti kasnejše znamke z zahtevkom zoper nosilca te znamke, temveč lahko uveljavlja pravno varstvo proti imetniku poznejše znamke iz naslova kršitve blagovne znamke.(2)

12Neutemeljeni pa so pritožbeni očitki, da se sodišče prve stopnje ni opredelilo do odločilnih dejstev in dokazov v zvezi s primerjavo znamk KIH in KAJVEŠ. Sodišče prve stopnje je navedeni znamki tožeče stranke in tožene stranke primerjalo med seboj in ugotovilo, da sta znamki povsem različni. Pritožbeno sodišče s tem zaključkom sodišča prve stopnje v celoti soglaša.

13Pravilno je pritožbeno stališče, da je treba pri primerjavi prejšnje in kasnejše znamke verjetnost zmede ocenjevati globalno, glede na percepcijo, ki jo ima upoštevna javnost o znakih in zadevnih proizvodih ali storitvah, upoštevajoč vse relevantne dejavnike v posamičnem primeru, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo zadevnih znakov in blaga ali storitev. Globalna presoja verjetnosti zmede glede vizualne, glasovne ali pojmovne podobnosti spornih znakov mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti dajejo, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in ključne elemente.

14Vendar pa je treba pri tem upoštevati, da je prvi pogoj za obstoj relativnih razlogov za zavrnitev znamke po točki b) prvega odstavka 44. člen ZIL-1 oziroma za izkaz kršitve pravic iz znamke iz 47. člena ZIL-1 enakost ali podobnost znamke (znaka) in prejšnje znamke. Podobnost blaga ali storitev je le eden od elementov abstraktnega dejanskega stanu navedenega v b) točki prvega odstavka 44. člena ZIL-1 oziroma b) točki prvega odstavka 47. člena ZIL-1. Zgolj podobnost blaga ali storitev ob popolni odsotnosti podobnosti znamk oziroma znakov sama po sebi ne zadošča za zaključek, da je verjetno izkazana kršitev znamke oziroma, da so podani relativni razlogi za zavrnitev znamke oziroma izbris znamke.

15V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje ob primerjavi znamk po kriterijih auralne, vizualne in konceptualne primerjave ugotovilo, da si znamki tožeče in tožene stranke nista prav nič podobni. Pritožbeno sodišče s tem zaključkom sodišča prve stopnje soglaša. Razlika med znamkama tožeče in tožene stranke je več kot očitna.

16Stališče tožeče stranke, da je zaradi zamenljivosti revij KAJVEŠ in KIH, ki sta konceptualno, vsebinsko in oblikovno zelo podobni, že podana kršitev znamke KIH z znamko KAJVEŠ, je zmotna. Prvi pogoj, da je podana kršitev blagovne znamke je namreč podobnost znamk. Kriteriji, ki so se izoblikovali v primerih SABEL/PUMA in L'Oreal/OHIM, pridejo v poštev le v primerih, ko sta si znamki za enako oziroma podobno blago podobni. Če sta znamki popolnoma različni, kot v obravnavanem primeru, kljub enakosti oziroma podobnosti blaga in morebitni zamenljivosti blaga, kršitev znamke ni izkazana, saj verjetnosti zmede v takem primeru ni možno povezati z upoštevanjem celostnega vtisa ustvarjenega z znamkama in z zaznavo znamke kot celote.

17Sodišče prve stopnje se je pravilno opredelilo do trditev tožeče stranke, da iz poročila E. d.o.o. izhaja 60 % zamenljivost revij KIH in KAJVEŠ in zavzelo pravilno stališče, da kljub izkazani zamenljivosti revij označenih z znamkama, to ne zadošča za zaključek o zamenljivosti znamk tožeče in tožene stranke.

18Presoja podobnosti med znamkama tožeče in tožene stranke pomeni uporabo materialnega prava in ne ugotavljanje dejanskega stanja, kot to zmotno meni pritožnica, zato izvedba dokaza s postavitvijo izvedenca, ki naj bi ocenil podobnost znamk, ni bila potrebna. Ta dokazni predlog je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo.

19Glede na povedano so v obravnavanem primeru neutemeljeni očitki o zmotni ugotovitvi dejanskega stanja in zmotni uporabi materialnega prava. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev v zvezi s primerjavo obeh znamk zadostno obrazložilo, zato ni zagrešilo kršitev po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP.

20Ker tožeča stranka ni izkazala verjetnosti obstoja terjatve, je sodišče prve stopnje predlog za izdajo začasne odredbe že iz tega razloga pravilno zavrnilo.

21Pritožbeno sodišče je odgovorilo na pritožbene navedbe, ki so bistvene za odločitev (prvi odstavek 360. člena ZPP).

22Ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni, pritožbeno sodišče pa pri preizkusu izpodbijanega sklepa tudi ni našlo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in 15. členom ZIZ), je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

23Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, sama nosi svoje pritožbene stroške in je dolžna toženi stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo v znesku 285,59 EUR v roku 8 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Stroške tožeče stranke je pritožbeno sodišče odmerilo po veljavni Odvetniški tarifi v višini 500 točk za odgovor na pritožbo po tar. št. 27/6, materialne stroške 10 točk po drugem odstavku 11. člena Odvetniške tarife in 22 % DDV na odvetniške storitve, ker je O., o.p., d.o.o., davčni zavezanec (165., 157. in 155. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

-------------

Op. št. (1): Tožeča stranka se sklicuje na SEU v zadevah Sodbi SABEL v Puma Case C-251/95 in L'Oréal SA v OHIM. Case C-235/05.

Op. št. (2): Takšno stališče je zavzelo SEU v Sodbi Fédération Cynologique Internationale/ Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, C-561/11 glede razmerja med dvema znamkama Skupnosti.