VSL sklep I Cpg 686/2005

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, po katerem naj bi se:

- tožbi ugodilo in blagovno znamko I. M. reg. št. 9671566 izbrisalo iz registra blagovnih znamk, ki se vodi pri Uradu RS za intelektualno lastnino za izdelke v razredih 9, 10, 37 in 42,

- toženi stranki do izbrisa blagovne znamke I. M. reg. št. 9671566 iz zgoraj navedenega registra prepovedala njena uporaba za izdelke v razredih, navedenih zgoraj ter

- toženi stranki naložilo, da je dolžna povrniti tožeči stranki po sodišču odmerjene stroške tega postopka z obrestmi (1. točka izreka).

Tožeči stranki je naložilo, da je dolžna povrniti toženi stranki pravdne stroške v znesku 215.660,00 SIT z obrestmi (2. točka izreka).

Tožeča stranka je proti sodbi pravočasno vložila pritožbo, iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, ter (smiselno), izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku tožeče stranke ugodi,

podrejeno pa, da izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožena stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbo tožeče stranke zavrne ter izpodbijano sodbo potrdi, tožeči stranki pa naloži v plačilo pritožbene stroške tožene stranke z obrestmi.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožba tožeče stranke tožba za izbris znamke iz registra po 119. členu Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Tožeča stranka je v tožbi trdila, da je tožena stranka dne 20.11.1998 pri Uradu RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) registrirala blagovno znamko I. M., reg. št. 9671566 v razredih 5, 9, 10, 28, 35, 37, 39, 41, 42. Trdila je, da ima tožeča stranka pri Uradu zaščitene štiri blagovne znamke I., reg. št. 8280733, reg. št. 8380527, reg. št. 9180467 ter reg. št. 200171723, in navedla, kdaj jih je prijavila in kdaj registrirala, ter da se prve tri zgoraj navedene blagovne znamke ob upoštevanju časovne komponente zaščite blagovnih znamk tožeče in tožene stranke štejejo kot prejšnje blagovne znamke (2. odstavek 44. člena ZIL-1). V nadaljevanju je trdila, da je blagovna znamka I. M. reg. št. 9671566 poleg tega, da je njena zaščita pri Uradu časovno kasnejšega datuma, tudi podobna oziroma zamenljiva z zaščitenimi prejšnjimi blagovnimi znamkami I., zaradi česar obstaja verjetnost zmede na trgu. Zamenljivost naj bi se kazala predvsem v tem, da je blagovna znamka tožene stranke izpeljana iz besede oziroma blagovne znamke I.. Poleg tega naj bi bila podobna oziroma zamenljiva tudi grafična komponenta besede I., kar ustvarja pri povprečnem potrošniku še večjo zmedo. Zato je s tožbo zahtevala izbris blagovne znamke tožene stranke iz veljavnega registra blagovnih znamk, ki se vodi pri Uradu RS za intelektualno lastnino, na podlagi določil 119. člena ZIL-1 in sicer za izdelke v razredih 9, 10, 37 in 42.

Tožeča stranka je torej zatrjevala obstoj dejanskega stanu iz točke b 1. odstavka 119. člena ZIL-1 v zvezi s točko b 1. odstavka 44. člena ZIL-1, ki določa, da se tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka lahko vloži pri pristojnem sodišču, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona (razen v primerih iz 139. člena tega zakona) po katerem se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, in če so blago in storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Vendar pa tožeča stranka ni dovolj konkretno opredelila vsebine sodnega varstva, ki ga zahteva. Kot znamka se namreč sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočijo razlikovanje "blaga ali storitev" enega podjetja od "blaga ali storitev" drugega podjetja, in jih je mogoče grafično prikazati. Prijava znamke mora med drugim vsebovati seznam blaga in storitev, za katere se zahteva varstvo (točka c 1. odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini prijave znamke), zahteva za registracijo pa navedbo razreda oziroma razredov po Nicejski klasifikaciji blaga ali storitev (točka i 1. odstavka 3. člena Pravilnika o vsebini prijave znamke). Registracija znaka kot znamke zagotavlja imetniku zaščito za tisto blago in storitve, za katere je bilo varstvo zahtevano in znamka registrirana. Pogoj za presojo vsebinske utemeljenosti tožbenega zahtevka je torej v danem primeru opredelitev blaga in storitev (v zvezi s katerimi tožnik zahteva varstvo po 119. členu ZIL-1), torej opredelitev blaga in storitev, za katere v okviru posameznega razreda zahteva izbris znamke iz registra. Tožeča stranka namreč ni trdila, da ima registrirano znamko za prav vse izdelke oziroma storitve iz posameznih razredov Nicejske klasifikacije, ki jih navaja. Tožbeni zahtevek, kot ga je podala, zato ne omogoča preizkusa enakosti ali podobnosti blaga ali storitev v smislu točke b 1. odstavka 44. člena ZIL-1, na katerega se veže tudi preizkus enakosti ali podobnosti znamke, še zlasti, kjer je v nakazani smeri nekonkretizirana tudi trditvena podlaga tožbenega zahtevka. Konkretizacija blaga in storitev v okviru posameznega razreda Nicejske klasifikacije dejavnosti je pomembna tako z vidika presoje identifikacije zahtevka in v zvezi s tem njegove ločitve od morebitnega drugega zahtevka ter z vidika presoje utemeljenosti tožbenega zahtevka.

Prvostopno sodišče je torej razsodilo o zahtevku, ki ni bil sposoben obravnavanja in ga zavrnilo, ne da bi izvedlo postopek po 108. členu ZPP. S tem je storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbi ugodilo, izpodbijano sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (1. odstavek 354. člena ZPP).

Pritožbeno sodišče nadalje ugotavlja, da je prvostopno sodišče določbo točke b 1. odstavka 44. člena ZIL-1 zmotno uporabilo. Pri ugotavljanju enakosti oziroma podobnosti proizvodov je izhajalo iz napačnega materialnopravnega izhodišča, saj seje ukvarjalo z vprašanjem, ali je blago, ki "ga proizvaja in trži" tožeča stranka enako ali podobno blagu, ki "ga proizvaja in trži" tožena stranka, kar ni odločilno za presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka po 119. členu ZIL-1 (točka b 1. odstavka) v zvezi s točko b 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Odločilno je (poleg presoje ostalih pogojev iz točke b 1. odstavka 44. člena ZIL) ali so blago in storitve, na katere "se nanaša" (torej, za katere "je registrirana") znamka tožene stranke enaki ali podobni blagu ali storitvam, na katere "se nanaša" (torej "je registrirana") znamka tožeče stranke (kot stranke, ki zahteva varstvo po 119. členu ZIL), ne glede na to, ali ta te proizvode ali storitve (za katere ima "registrirano" znamko) tudi proizvaja, trži oziroma opravlja. Tudi zaključke glede "verjetnosti domneve o istem proizvajalcu blaga tožeče in tožene stranke" (torej zmede glede izvora blaga) je zato gradilo na napačnem materialnopravnem izhodišču, ko je zaključilo, da je nevarnost posredne zamenjave med znamkama, ob sicer ugotovljenih razlikah med njima, zanemarljiva, predvsem glede na to, da gre za blago druge vrste.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da se je prvostopno sodišče ukvarjalo s podobnostjo znamk tožeče in tožene stranke in pri tem naredilo vizualno, fonetično in pomensko primerjavo. Vendar pa kvalitetna in celovita primerjava podobnosti znamk ni možna brez upoštevanja pravilnih materialnopravnih izhodišč glede enakosti ali podobnosti blaga in storitev, na katere se znamki nanašata ter brez povezave z njimi. Le ob upoštevanju navedenega je možna tudi nadaljnja ocena verjetnosti zmede v javnosti in verjetnosti povezovanja s prejšnjo znamko.

Prvostopno sodišče naj zato v ponovljenem postopku v skladu z določbo 108. člena ZPP pozove tožečo stranko k popravi tožbe v smislu zgoraj navedenega, saj šele določno opredeljena dejstva, ki naj bi utemeljevala pravno posledico izraženo v tožbenem zahtevku omogočajo vsebinski preizkus utemeljenosti zahtevka (zlasti pa identifikacijo tega).

Prvostopno sodišče naj se pri ponovnem ocenjevanju podobnosti znamk temeljiteje ukvarja s pomenom besede I. v znamki tožeče stranke in z vprašanjem, ali ta beseda v njej predstavlja dominantno, razlikovalno komponento (kot to smiselno zatrjuje tožeča stranka), katere uporaba v znamki tožene stranke utegne povzročiti zmedo v javnosti, ter povezovanje z znamko tožeče stranke, in če ne, zakaj ne.

Pripominja pa pritožbeno sodišče, da so trditve pritožnika o šikanoznem ravnanju tožene stranke, o okoriščenju s promocijskimi aktivnostmi tožeče stranke, ki se navezujejo na promocijo zapisa besede I., o uporabi le-te v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji (točka III pritožbe), trditve, da se je tožena stranka na trgu predstavljala kot del koncerna I., da je bil motiv registracije napadene znamke tožene stranke in njena vključitev v firmo tožene stranke v oceni lastnikov tožene stranke (bivših uslužbencev Iskre), da jim bo z znamko Iskra na trgu bistveno lažje kot brez nje, nedopustne pritožbene novote, saj tožeča stranka tega ni zatrjevala v postopku pred sodiščem prve stopnje, niti ne trdi, da tega ni mogla storiti brez svoje krivde (1. odstavek 337. člena ZPP). Zato jih prvostopno sodišče v novem postopku ne more upoštevati.