VSRS Sklep X Ips 252/2013

I. Revizija se zavrže.
II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

1V postopku pred Uradom RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Uradom) in Upravnim sodiščem je bila opravljena primerjava med znakom prijavitelja T. d. o. o. (iz Hrvaške) »RONHILL SLIMS« (št. Z-201070830), na eni strani:

ter revidentkino predhodno registrirano znamko »EVE MISTIQUE SLIMS« (št. Z-201070127), na drugi strani:

Pri obeh gre za kombinirana znaka, in sicer za kombinacijo slikovnega in besednega dela.

2Urad je z upravno odločbo, št. 31207-830/2010-14 z dne 29. 11. 2012, zavrnil ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke »RONHILL SLIMS« (št. Z-201070830). Tožnica se je sklicevala na svojo predhodno registrirano znamko »EVE MISTIQUE SLIMS« (št. Z-201070127). Urad je ugotovil, da si, upoštevaje vizualno, pomensko in fonetično primerjavo znakov, primerjavo blaga in storitev ter primerjavo znamk v celoti, primerjana znaka nista zamenljivo podobna in torej ni podan relativni razlog za zavrnitev registracije znamke iz točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1).

3Tožeča stranka je v upravnem sporu zoper odločbo vložila tožbo, s katero je predlagala odpravo izpodbijane odločbe in zavrnitev registracije prijavljene znamke za vse prijavljeno blago oziroma vrnitev zadeve upravnemu organu v ponovno odločanje. Upravno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo zavrnilo in ob tem odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

4Tožeča stranka je zoper sodbo upravnega sodišča vložila revizijo. Dovoljenost revizije utemeljuje z razlogoma iz 2. in 3. točke drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), njeno utemeljenost pa z uveljavljanjem revizijskih razlogov bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu in zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 85. člena ZUS-1). Primarno predlaga spremembo izpodbijane sodbe na način, da se njenemu tožbenemu zahtevku v celoti ugodi ter toženi stranki naloži v plačilo vse stroške postopka, podredno pa razveljavitev izpodbijane sodbe ter vrnitev zadeve v ponovno odločanje Upravnemu sodišču. Priglasila je tudi stroške revizijskega postopka.

5Tožena stranka je v odgovoru na revizijo primarno predlagala, da Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže, podredno pa, da jo kot neutemeljeno zavrne.

6Revizija ni dovoljena.

7Revizija je v skladu z drugim odstavkom 83. člena ZUS-1 dovoljena, če je podan eden od tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentki. Revidentka je dovoljenost revizije utemeljevala z izpolnjevanjem pogojev po 2. in 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

8Revizijsko sodišče ocenjuje, da ni izpolnjen nobeden od uveljavljanih pogojev za dovolitev revizije.

9Skladno z 2. točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

10Revidentka navaja, da je vprašanje načina presoje podobnosti dveh blagovnih in storitvenih znamk, kadar gre za kombinirane znake, torej znake, ki so poleg besednih elementov (črk) sestavljeni tudi iz nebesednih elementov (tako kot v obravnavanem primeru), pomembno pravno vprašanje, ki do danes v Sloveniji še ni rešeno in glede njega ni enotne prakse. Ni namreč jasno, ali naj se podobnost ugotavlja le glede besednega dela ali je treba določiti najbolj dominantne dele in analizo opraviti glede njih ali pa je treba analizo opraviti glede vseh elementov. Napačno naj bi se uveljavila praksa, da se brez prave analize kot najbolj dominanten avtomatično šteje besedni del znamke, medtem ko figurativni elementi ne uživajo zaščite. Sicer pa v konkretnem primeru sodišče niti ni pravilno uporabilo pravnega standarda najbolj dominantnega dela znamke. Revidentka izpostavlja nasprotno prakso Sodišča Evropske unije, po kateri je treba znamke med seboj primerjati kot celote, a je tožena stranka in slovenska sodišča ne upoštevajo.

11Tožena stranka v odgovoru na revizijo v zvezi s tem razlogom opozarja na sodbo Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 558/2008 in poudarja, da pri ugotavljanju dominantnega dela znamke ne gre za pravno, pač pa za dejansko vprašanje, kar pa ni dopusten razlog za vložitev revizije.

12Revizijsko sodišče ugotavlja, da ne držijo navedbe revidentke, da izpostavljeno vprašanje v Sloveniji še ni rešeno oziroma da glede njega ni enotne prakse. Vrhovno sodišče je namreč, upoštevajoč tudi argumentacijsko moč odločb Sodišča Evropske unije, že v večih odločbah(1) (nekatere so se nanašale tudi na kombinirane znamke) zavzelo stališče, kaj mora obsegati primerjava znamk: presojo vidne, slušne in pomenske podobnosti zadevnih znakov, zlasti presojo njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (to je dominantnih delov), pri čemer je odločilna celostna zaznava znamk pri povprečnem potrošniku. K

ljub temu da imajo razlikovalni in prevladujoči elementi posebno težo, se neizrazitih elementov ne zanemarja.(2)

To splošno pravilo velja za presojo podobnosti vseh znamk; zato revidentka neuspešno zatrjuje, da vprašanje še ni rešeno, kadar gre za kombinirane znamke.

13Pritrditi je sicer treba revidentkini trditvi, da besedni del kombinirane znamke ni nujno (avtomatično) tudi najbolj dominanten del znamke in da se analiza podobnosti ne more omejiti le na ta del.(3) Vendar pa revidentka ne uspe dokazati, da bi se taka napačna praksa uveljavila v Sloveniji, saj v reviziji ne navede nobenih spornih sodnih ali upravnih odločb, niti tak avtomatizem ne izhaja iz izpodbijane odločbe v konkretnem primeru. Že sprejeto stališče Vrhovnega sodišča, ki mu sledi tudi Upravno sodišče, je, da je praviloma besedni del znaka tisti element, ki je prevladujoč.(4) To pa pomeni, da ni izključena možnost, da je lahko prevladujoč element slikovni del, kar je seveda odvisno od presoje upravnega organa oziroma sodišča v vsakem posamičnem primeru.(5)

14Pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 glede na zgornjo obrazložitev tako ni izpolnjen.

15Po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če ima odločitev, ki se izpodbija v upravnem sporu, zelo hude posledice za stranko.

16Revidentka navaja, da ima izpodbijanja odločitev zanjo zelo hude posledice, saj se bodo na slovenskem trgu sedaj lahko pojavljali tobačni proizvodi z zavajajoče podobno znamko, pri čemer bo med potrošniki nedvomno prihajalo do zamenjav in posledično do izpada prihodka revidentke. Predvideni zaslužek konkurenta pod registrirano znamko predstavlja ekvivalent škodi, ki bo nastala tožeči stranki in ki jo ta ocenjuje na najmanj 778.196,00 EUR oziroma 20% svojega povprečnega zaslužka iz prodaje cigaret EVE in EVE MISTIQUE SLIMS v petletnem obdobju od 2008 do 2013. Posledično bo primorana za kritje manjka zaslužka vlagati velika sredstva v promocijo in se poslužiti drugih sredstev. Na podlagi neupravičene obogatitve po Obligacijskem zakoniku revidentka ocenjuje predvideno škodo na najmanj en milijon EUR letno, kar bi (po oceni revidentke) lahko znašal zaslužek konkurenta.

17Tožena stranka v odgovoru na revizijo navaja, da revidentka ni dovolj natančno in konkretno navedla okoliščin in razlogov za utemeljitev zelo hudih posledic odločitve sodišča zanjo; poleg tega se predvideni izpad dohodka, ki ga navaja, nanaša na vse cigarete EVE in ne zgolj na EVE MISTIQUE SLIMS. Zato je taka ocena škode neupravičena.

18Revidentka v svojih navedbah izhaja iz predpostavke, da bo vsakršen zaslužek konkurenta od prodaje izdelkov pod znamko RONHILL SLIMS posledica zamenjavanja izdelkov zaradi podobnosti znamk, torej da bodo potrošniki namesto izdelkov EVE MISTIQUE SLIMS v zmedi in zaradi zamenjave kupovali izdelke RONHILL SLIMS. Revizijsko sodišče ugotavlja, da taka argumentacija ne upošteva tudi drugih možnih okoliščin, denimo obstoja lastne potrošniške baze proizvajalca znamke RONHILL, ki bo namesto drugih vrst cigaret RONHILL začela kupovati cigarete RONHILL SLIMS; dela potrošnikov, ki bo vrsto cigaret zamenjal zaradi običajnega tržnega obnašanja; dela potrošnikov, ki bo s kajenjem prenehal; dela potrošnikov, ki bo s kajenjem pričel in na podlagi lastnih preferenc izbral izdelke RONHILL SLIMS; in podobno. Zaslužek konkurenta tako po presoji revizijskega sodišča ne more biti avtomatično ekvivalenten izgubi oziroma škodi revidentke. Ravno tako revidentka v svojem izračunu neutemeljeno upošteva skupni prihodek od znamk EVE in EVE MISTIQUE SLIMS, saj prva ni predmet spora. Ocena škode na podlagi neupravičene obogatitve na najmanj 1 milijon EUR pa je povsem pavšalna, nekonkretizirana in neizkazana, saj gre - kot revidentka tudi sama zapiše - zgolj za njeno predvidevanje in mnenje o bodočem zaslužku konkurenta.

19Revidentka tudi ni konkretizirala sredstev, ki naj bi jih morala v bodoče vlagati v promocijo, pri čemer revizijsko sodišče dodaja, da je oglaševanje izdelkov (četudi je v tobačni industriji bistveno bolj omejujoče urejeno) normalno obnašanje gospodarskih subjektov v pogojih konkurence.

20V skladu z navedenim tudi pogoj za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izpolnjen.

21Vrhovno sodišče je zato revizijo na podlagi 89. člena ZUS-1 kot nedovoljeno zavrglo.

Stroški revizijskega postopka

22Revidentka z revizijo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in prvi odstavek 154. člena ZPP, oba v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

----

(1) Glej na primer sodbo VS RS X Ips 1138/2004 z dne 18. 12. 2007, sodbo VS RS X Ips 558/2008 z dne 13. 4. 2010, sodbo VS RS X Ips 221/2012 z dne 12. 9. 2012 in sodbo VS RS X Ips 420/2012 z dne 12. 9. 2012.

(2)

Glej na primer sodbo VS RS X Ips 558/2008 z dne 13. 4. 2010 in sodbo VS RS X Ips 420/2012 z dne 12. 9. 2012.

(3) Tako stališče zavzema tudi Sodišče ES, na primer v zadevi

L & D SA proti UUNT

, C-488/06 P z dne 17. 7. 2008 (55. odstavek), ter v zadevi

Società Italiana Calzature SpA proti UUNT

, C-308/13 P in C-309/13 P z dne 18. 9. 2014 (47. odstavek).

(4) Sodba I Up 672/2004-3 z dne 6. 12. 2005, 10. točka.

(5) V zadevi U 1656/2008 z dne 29. 6. 2009 Upravno sodišče denimo ugotovi ravno to:

»V znakih, ki vsebujejo tekstualni del, je ta praviloma res najbolj razlikovalni oziroma dominantni del [...], vendar pa to ne pomeni, da to pravilo velja tudi za obravnavani primer.«