UPRS sodba U 1898/2008

1. Tožba se zavrne.
2. Zahtevek tožnika za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Z izpodbijano odločbo je upravni organ zavrnil ugovor tožnika z dne 28. 9. 2007 zoper registracijo znamke ''FOX'' št. Z-2007706033. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je 23. 4. 2007 prejel prijavo znamke za znak ''FOX'' za blago in storitve, razvrščene po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, v razrede 25 (oblačila, obutev, pokrivala) in 35 (storitve verig modnih trgovin, namreč prodaja na drobno oblačil, obutve in pokrival in drugih izdelkov razreda 25). Tožnik je v zahtevanem roku vložil ugovor, s katerim je prerekal vloženo registracijo, in navedel, da je imetnik dvajsetih mednarodnih znamk, ki veljajo tudi na območju RS, treh znamk skupnosti in je vložnik še sedmih prijav za znamko skupnosti, pri čemer je posebej izpostavil znamke št. 426760 ''FF'', št. 500927 ''FF FENDI'', št. 909730 ''FF'', št. 003516051 ''FF'', ker pa je menil, da je ugovarjani znak tako podoben njegovemu prej zavarovanemu znaku in prejšnji znamki, pri čemer je blago, na katerega se nanašata znak in znamke enako ali podobno, da obstaja velika verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede v javnosti vključuje tudi verjetnost povezovanja z njegovo prejšnjo znamko, je predlagal zavrnitev prijave iz razloga po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu ZIL-1). V nadaljevanju je organu še predložil kopijo odločbe madžarskega patentnega urada o izbrisu znamke št. 176320 ''FF'' imetnika A., ki je izbrisana na zahtevo imetnika prejšnje znamke št. 426760 ''FF'' tožnika ter kopijo odločbe Okrožnega sodišča province Panama, v kateri je sodišče v prid tožnika razglasilo za nični znamki št. 140977 ''FOX BABY'' in št. 14075 ''FOX MEN'' imetnika B. Prijavitelj znamke je v odgovoru na ugovor med drugim navedel, da nobena izmed znamk tožnika ni podobna prijavljenemu znaku, storitve iz razreda 35 pa tudi niso podobne proizvodom iz razredov 3, 24 in 35 znamk tožnika, priložil pa je tudi odločitve v Italiji, Avstraliji, Romuniji in Češki, kjer pa je tožnik neuspešno izpodbijal registracijo te znamke. Več kot 90 % proizvodov tožnika predstavljajo usnjeni izdelki, modni dodatki in torbice, kar pomeni, da si družbi praktično ne konkurirata glede proizvodov, z veliko prodajo pa je znamka FOX dosegla reputacijo svojih izdelkov in pridobila na svoji distinktivnosti tudi nasproti znamki tožnika. Predlagal je priznanje znamke. Organ je preveril utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovil, da ugovor ni utemeljen. Uvodoma je navedel, da se pri ugotavljanju podobnosti znakov uporablja načelo celovite presoje, vendar z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Tožnik je v ugovoru posebej izpostavil zgoraj navedene znamke, organ pa je navedel, da je najbolj relevantna primerjava ugovarjanega znaka z znakom tožnika ''FF'' v grafizmu, ki je zaščiten z mednarodno znamko št. 426760 in evropsko znamko št. 003516051, saj je podobnost, če sploh gre za to, med njima v primerjavi z ostalimi znaki tožnika največja. V zvezi z vizualno analizo je organ ugotovil, da je ugovarjani znak figurativni znak, ki ga predstavlja temen kvadrat z zaobljenimi robovi, ki ga razpolavlja bela vijugasta črta, na spodnji stranici kvadrata pa je z velikimi tiskanimi črkami zapisana beseda ''FOX''. Znak ''FF'' tožnika pa je monogram, ki ga predstavljata dve simetrično, druga proti drugi postavljeni veliki črki F, pri čemer črka na levi stoji pokonci, črka na desni pa je obrnjena na glavo. Argument tožnika o podobnosti znakov temelji na predpostavki, da sta bistvena vsebina prijavljenega znaka ''FOX'' tudi dve črki F, ki sta med seboj prepleteni na podoben način, kot črki v znaku tožnika. Po presoji organa je besedni del znaka ''FOX'' vsaj tako pomemben, kot njegova grafična oziroma oblikovna komponenta. Glede koncepta grafične podobe znaka, če znak res predstavljata dve med seboj prepleteni črki F, pa je mogoče znak dojeti tudi v tem smislu, vendar pa nikakor ni nujno, da bo opazovalec v znaku res videl črki F. V črti, ki razpolavlja kvadrat, bi prav tako lahko prepoznali črko S, dve razčlenjeni ploskvi, zarezani ena v drugo, pa lahko spominjata tudi na koščke sestavljanke (puzzla). V znaku tožnika pa je nedvomno mogoče prepoznati črki FF v značilni kompoziciji. Znak poleg jasne podobe dveh črk daje vtis simetrije in oglatosti, ki jo poudarjajo ravni robovi. V nasprotju s tem, ugovarjani znak deluje zaobljeno in mehkeje, zaradi položaja napisa FOX, ki ga z leve omejuje krivulja, ki ploskev razpolavlja, pa se tudi ne more govoriti o vtisu simetrije. Celotna videza obeh znakov sta tako, ne le zaradi tekstovnega dela, ki ga eden vsebuje in drugi ne, temveč tudi zaradi različnega celotnega grafičnega vtisa, vizualno dovolj različna, da ju potrošnik ne bi pripisoval istemu izvoru. Ob primerjavi ugovarjanega znaka z ostalima dvema znakoma tožnika pa je organ ugotovil še manj podobnosti. Znak št. 500927 ''FF FENDI'' poleg že primerjanega grafičnega simbola vsebuje še dominantni zapis FENDI, ki v konfrontaciji z ugovarjanim znakom z besedilom FOX izključuje kakršnokoli možnost zamenjave. Znak št. 909730 pa je črno rjav z istim ponavljajočim se elementom FF, ki zaradi posebne vlaknaste neenakomerne strukture rjave osnove deluje kot košček tkanine. Iz istega ponavljajočega se motiva v vseh znakih, ki jih tožnik navaja kot ugovor, je tudi razvidno, da tožnik uporablja prav to specifično obliko svojega znaka in ne različnih variant kombinacije dveh črk FF, zato je med potrošniki njihovih proizvodov poznana po prav takem znaku. Tudi fonetično se znaki razlikujejo, saj se glede na besedilo izgovarjajo oziroma poimenujejo povsem različno. Ugovarjani znak bo potrošnik glede na vsebovani napis izgovoril foks, skoraj neverjetno pa je, da bi ob poimenovanju znamke navajal še črko F, saj niti ni nujno, da jo bo v znaku razpoznal. Znak tožnika pa bo glede na črki, ki ga sestavljata, prebral kot ef ef, če ga pa bo prepoznal kot znamko podjetja FENDI C., pa jo bo prav gotovo poimenoval FENDI. Glede na navedeno fonetične podobnosti ni. V zvezi s pomensko primerjavo pa je organ še navedel, da se znaka razlikujeta tudi v tem smislu. Ugovarjani znak ima konkreten pomen v angleškem jeziku (fox = lisica), znak tožnika pa predstavljata zgolj dve črki f, ki ju v znaku št. 500927 dopolnjuje še popolnoma fantazijska beseda FENDI. Tako ne obstaja verjetnost, da bi potrošnik vsebinsko tako različna znaka zamenjeval ali povezoval. Celoten vtis je tako s potrošnikovega vidika dojemanja blagovnih oziroma storitvenih znamk tako različen in si znaka nista podobna, zaradi česar ne obstaja verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja ugovarjanega znaka s prejšnjimi znamkami. S tem ni izpolnjen eden od pogojev podobnosti med znamkama. Organ zato ni ugotavljal enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, saj to ni potrebno glede na določbo točke b. 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Organ je zato ugovor na podlagi določbe 3. odstavka 102. člena zakona zavrnil.

Tožnik je vložil tožbo iz razlogov nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, napačne uporabe materialnih določb, podrejeno zaradi bistvene kršitve določb postopka. V tožbi je uvodoma povzel dosedanji potek postopka z natančnimi navedbami v ugovoru, ter še navedel, da iz izpodbijane odločbe izhaja, da je prijavitelj ugovarjanega znaka na ugovor odgovoril, le-tega tožnik ni prejel, naj bi pa svoj odgovor tudi dopolnil dne 18. 7. 2008, vendar pa tudi te dopolnitve tožnik ni prejel. Nadalje se tožnik z razlogovanjem organa ne strinja. V zvezi s posameznimi elementi analize organa je najprej navedel, da je ob enakih predpostavkah tudi pri znaku znamk tožnika mogoče prepoznati drugačen koncept grafične podobe znaka, kot pa ga predstavljata dve črki F. Tako bi lahko v znaku prav tako prepoznali npr.: dva razmaknjena in zamaknjena koščka sestavljanke ali pa številko 2 oziroma črko Z z dodanima črticama na desnem zgornjem in levem spodnjem vogalu. Nizanje možnih konceptov obeh znakov pomeni samo odmikanje od bistva primerjave – torej ugotavljanja podobnosti, ki je brez dvoma podana, kar utemeljuje enaka osnovna oblika znakov (navidezni kvadrat, ki ga tvorita dve črki F, zaradi česar zgornja in spodnja stranica kvadrata nimata polne črte, ampak je črta enkrat prekinjena, in sicer zgornja v bližini desnega kota, spodnja pa v bližini levega kota), enaki grafični elementi (dvakratna zaporedna uporaba črke F, ki je najprej postavljena pravilno, nato pa obrnjena za 180 stopinj) ter enake uporabljene barve. Organ se je tudi postavil na stališče, da dodatni elementi, ki jih navede, utemeljujejo razliko med obema znakoma, vendar pa po mnenju tožnika bistveno ne doprinesejo k razlikovanju med obema znakoma, kajti osnovna oblika, grafični elementi in barve ostajajo enake. Ravne robove pa ima tudi znak ugovarjanega znaka, pri čemer je sicer res, da so koti zaobljeni, vendar to ne predstavlja takšnega odmika od splošne osnovne oblike znaka, da ne bi pri obeh znakih prepoznali oblike kvadrata. Strinja se, da zaradi umestitve napisa ugovarjani znak ni simetričen, toda kljub temu je temu blizu, kajti osnovna oblika ostaja simetrična, napis pa je v horizontalni ravnini umeščen na sredino. V zvezi s fonetično analizo je tožnik navedel, da ravno zaradi pomena besede fox, t. j. lisica, ki je umeščena v ugovarjani znak, lahko pride do povezovanja med znakoma. Povprečen potrošnik namreč lahko relativno enostavno pride do zaključka, da je ugovarjani znak samo nekoliko posodobljen znak znamk tožnika ter da je napis FOX v znaku dodatna oznaka skupine izdelkov v ponudbi tožnika – konkretno bi pri tem šlo za izdelke, zlasti oblačila, pa tudi pokrivala iz lisičjega krzna ali njegove imitacije. Tožnik je eden najpomembnejših svetovnih proizvajalcev krzna, kar je notorno dejstvo. To velja tem bolj, ker omenjena beseda FOX predstavlja samo dobre 4 % njegove površine, njegov pretežni del površine pa predstavlja grafični element – preplet dveh črk F. V zvezi s tem se je skliceval na sodbo Sodišča ES (drugi senat), št. C-488/06-P z dne 17. 7. 2008, v zadevi L & D SA zoper OHIM, ki v 84. odstavku poudarja, da ne obstaja nobeno pravilo, da je treba del znamke, v katerem je ime, šteti za razlikovalnega in domišljijskega, če to ime nima nekega posebnega pomena. V tem primeru ime FOX nima posebnega pomena, niti ne gre za homonimno znamko (prijavitelj je A.), niti za domišljijsko poimenovanje. Nasprotno, beseda fox ima lahko opisni pomen v primeru oblačil in pokrival iz lisičjega krzna ali njegove imitacije. Poleg tega iz iste sodbe (55. odstavek) izhaja, da se v primerih mešanih znamk (znamk, ki vsebujejo grafične in besedne elemente), besedni elementi ne obravnavajo sistematično kot prevladujoči. V delu, ko organ primerja ugovarjani znak z ostalima znakoma tožnika, pa se tožnik strinja, da pri obeh teh znakih obstajajo nekateri dodatni elementi, ki dajejo znakom dodatno distinktivnost in s tem zmanjšujejo podobnost z ugovarjanim znakom, vendar pa to ne vpliva na zgoraj opisana elementa, pri tem pa je še opozoril, da je znak znamke št. 909730 v bistvu odtis osnovnega znaka na tkanini in je po drugi strani povsem možno, da bi ugovarjani znak reproducirali podobno. V zvezi s fonetično analizo je tožnik navedel, da se ne strinja z oceno organa o različni izgovorjavi primerjanih znakov. Do takega zaključka pride, ne da bi pred tem opravil celovito primerjavo znakov, saj pri ugovarjanemu znaku ne upošteva konceptov, ki jih je pred tem razložil v vizualni primerjavi znakov. Tako ne upošteva, na kakšni podlagi je zapisana beseda ''FOX'' (dve črki F oziroma črka S, če je uporabljen koncept znaka, ki ga na 3. strani navaja organ). Če bi organ znaka primerjal po načelu celovite presoje, ki ga je dolžan uporabiti in na katerega se sklicuje v svoji odločbi, bi ugotovil, da je zaradi izpostavljenosti črk v znakih možno znake transkribirati ter je možna fonetična primerjava. Tako se znamke tožnika (z izjemo mednarodne znamke št. 500927) glasijo F-F - izgovorjava ef ef, ugovarjani znak pa se glasi F-F-(FOX) – izgovorjava ef ef foks. Fonetična primerjava obeh znakov potem pokaže, da znaka, z izjemo razlike v na koncu dodanih treh fonemih pri ugovarjanemu znaku, v začetnem udarnem delu zvenita identično. Omenjeni trije fonemi (F-O-X) so osnovni kombinaciji fonemov F-F- dodani, a od njih ločeni, kar pomeni, da se lahko od njih oddvojijo ter posledično tudi izpustijo. Navedeno kaže tudi na fonetično podobnost. Pomensko primerjavo pa organ izvede preozko, saj opravi le primerjavo med besedo ''FOX'' in sosledjem črk ''FF''. Pri tem je odstopil od načela celovite primerjave in ni primerjal ostalih črk v ugovarjanem znaku ''FF'' ter zato ni mogel priti do ugotovitve, da bi potrošnik znaka, ki oba vsebujeta sosledje črk FF, povezoval ali zamenjeval. Poleg tega bi moral priti do zaključka, da beseda FOX spominja na izdelke, ki jih med drugim ščitijo znamke tožnika in sicer zlasti na krznene izdelke, tožnik pa je, kot že omenjeno, eden najpomembnejših svetovnih proizvajalcev krznenih izdelkov. Ker upravni organ ni ugotovil podobnosti znakov, tudi ni opravil primerjave podobnosti blaga in izdelkov. Če bi jo, bi ugotovil, da je blago, na katero se nanaša ugovarjani znak, enako ali podobno blagu, za katero so zaščitene znamke tožnika. Znamke tožnika so med drugim zaščitene tudi v razredu 25 po NF in sicer med drugim tudi za oblačila, obutev in pokrivala. S prijavo znamke FOX pa se prav tako zahteva zaščita v razredu 25 za oblačila, obutev in pokrivala, v razredu 35 pa za storitve verige modnih trgovin, namreč prodajo na drobno oblačil, obutev in pokrival in drugih izdelkov. Blago, za katero so zaščitene znamke tožnika, in blago, za katero se zahteva zaščita, je skladno s točko b 1. odstavka 44. člena ZIL-1 brez dvoma šteti za enako ali podobno blago ali storitve. Seznam blaga iz razreda 25 pri ugovarjanem znaku se pokriva s seznami blaga iz razreda 25 znamk tožnika. V razredu 35 tožnik sicer nima veljavne znamke na območju RS, vendar pa so storitve iz seznama blaga tesno povezane s seznamom blaga v razredu 25, tako, da je mogoče šteti, da gre za podobno blago ali storitve. Pri teh storitvah gre izključno za prodajno pot blaga izdelkov iz razreda 25, preko katere izdelki iz tega razreda nastopajo na trgu in zato se storitve iz razreda 35 dejansko ne ločijo od blaga v razredu 25. Glede na navedeno je tožnik predlagal, da sodišče tožbi ugodi, odpravi izpodbijano odločbo in zavrne prijavo ugovarjane prijave znamke, toženki pa naloži povrnitev njegovih stroškov postopka. Podredno pa je tožnik še uveljavljal bistveno kršitev določb postopka, saj mu v postopku ni bila dana možnost, da se izjavi o navedbah stranke z interesom, kajti vloge prijavitelja ugovarjanega znaka z dne 21. 1. 2008 in 18. 7. 2008 mu niso bile vročene, s čemer je kršeno načelo zaslišanja stranke iz določbe 9. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu ZUP). Zato je sodišču podrejeno predlagal, da preveri navedbe v tožbi in listine v spisu, vključno z dokazili o vročanju ter tožbi ugodi, odpravi odločbo in vrne zadevo organu v ponovno odločanje, toženki pa naloži povrnitev stroškov postopka.

Toženka je v odgovoru na tožbo uvodoma navedla, da v celoti izpodbija tožnikove navedbe, povzela potek dosedanjega postopka, ponovno poudarila, da je besedni del znaka FOX vsaj toliko pomemben, kot njegova grafična oziroma oblikovna komponenta, kar pomeni, da je treba upoštevati, da ugovarjani znak predstavlja tudi beseda FOX, znamko tožnika št. 003516051 pa le monogram, ki ga sestavljata dve črki F. Kar se tiče barv primerjanih znakov, ne gre za črno in belo barvo, kot trdi tožnik, saj sta znaka registrirana oziroma prijavljena v črno-beli tehniki, kar pomeni, da barve niso definirane. Iz dokumentov dopolnitve ugovora, ki jih je dne 20. 11. 2007 posredoval tožnik, je ravno razvidno, da se znak FOX pojavlja npr. v modri barvi. V zvezi s konceptom grafične podobe ugovarjanega znaka oziroma vprašanjem, ali znak res predstavlja dve med seboj prepleteni črki F, pa so možna različna videnja in razlage, vendar je celostni vtis obeh primerjanih znakov tako različen, da ju potrošnik ne bo povezoval ali zamenjeval. Iz istega ponavljajočega motiva v vseh znakih, ki jih tožnik navaja, je tudi razvidno, da uporablja prav to specifično obliko svojega znaka in ne različnih variant kombinacije dveh črk FF, zato je med potrošniki njihovih proizvodov poznana po prav takem znaku, s črkama v enakem položaju in v enakih proporcih in ne po kakršnikoli drugi različici. Ker ni zelo verjetno, da bo potrošnik v grafičnih elementih ugovarjanega znaka na prvi pogled prepoznal črki F, zato ni verjetno, da bi znamko verbalno poimenoval ef ef foks. Več verjetnosti je, da bo kot ef ef izgovoril znak tožnika. Glede na to, da obstaja le manjša verjetnost, da bi potrošnik znak FOX doumel kot črki F, je presodil, da glede na vsebino prijavljenega znaka FOX, ki ima očiten in jasen pomen, med primerjanima znakoma ni vsebinske podobnosti. Postopek pa je organ vodil po določbi 102. člena ZIL-1, po katerem vložniku ugovora ni dolžan vročati izjavitve ali predloženih dokazov prijavitelja znamke. Predlagala je zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom A. je v odgovoru na tožbo navedla, da je dominantni del izpodbijane znamke beseda FOX, zlasti ta jasno razlikuje to znamko od predhodnih znamk tožnika, tako, da ne le da ni nobene vizualne podobnosti med znamko FOX in znamkami tožnika, prav tako zelo očitno ni nobene fonetične podobnosti in ne konceptualne podobnosti med njima. Znamka FOX s svojim tekstom daje jasno pomensko sporočilo, znamke tožnika pa tega sporočila nimajo – nimajo že zato, ker predstavljajo nič drugega kot le ponavljajoče neizrazite figurativne elemente in ti ne dajejo nekega pomena in ne nekega jasnega sporočila znamke. Edino mednarodna znamka št. 500927 FENDI vsebuje berljivo besedo, ki je sicer del firmskega imena tožnika, kar pa to znamko še bolj konceptualno oddaljuje od znamke FOX. Figurativni del znaka FOX pa si lahko potrošnik razlaga kot vijugo ali kot črko S, vsekakor pa ne kot dve črki F. Tako ni nobene pomenske vezi, prav tako pa tudi ne fonetične. Četudi bi povzeli stališče tožnika, da se njegove znamke z dvema črkama F berejo kot ef ef, te še vedno evidentno niso fonetično podobne besedi FOX. Če pa fonetično primerjamo še besedi FOX in FENDI, pa med njima ni nobene fonetične podobnosti. Meni, da organu ni mogoče očitati napačne uporabe meril in kriterijev podobnosti. Iz tožbe pa tudi ni razvidno, zakaj naj bi bila odločba nezakonita. Tožnik v tožbi tudi zahteva odločitev v sporu polne jurisdikcije, za kar pa po mnenju stranke z interesom ni nikakršnih pogojev po določbi 65. člena ZUS-1. Prav tako pa nobena izmed znamk tožnika ne pokriva blaga ali storitev iz razreda 35. V zvezi z navajanjem prakse Sodišča ES in njegove odločbe, št. C-446/08 z dne 17. 7. 2008, pa stranka z interesom meni, da gre za nedopustno tožbeno novoto (izpodbijana odločba je bila namreč izdana 29. 7. 2008), zaradi česar je sodišče ne sme upoštevati. Poleg tega organ ni vezan a priori na odločitve evropskega sodišča, če pa bi še vsebinsko primerjali odločitev v izpodbijani odločbi in odločitev v sodbi, pa bi z lahkoto ugotovili, da ni nobene vsebinske povezave in da ta sodba sploh ni relevantna za ta primer. V primeru iz sodbe ES je namreč jasno, da je temelj odločitve baziral na skoraj identičnem figurativnem elementu primerjanih znamk – jelki oziroma njenemu obrisu, medtem kot znamka FOX in znamke tožnika evidentno ne vsebujejo niti enega skupnega razlikovalnega elementa. Stranka z interesom je zato predlagala zavrnitev tožbe.

K 1. točki izreka:

Tožba ni utemeljena.

V predmetni zadevi je med strankama sporno, ali so podani zavrnilni razlogi po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB). Glede na točko b) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Sodišče ugotavlja, da med strankama ni sporno, da si znaki znamke tožnika FF (zaščiten z mednarodno znamko št. 426760 in evropsko znamko št. 003516051), FF FENDI (zaščiten z znamko št. 500927) in FF kot ponavljajoči element (zaščiten z znamko št. 909730) in znak, za katerega se zahteva varstvo, FOX - pri čemer je bila kot najbolj relevantna opravljena primerjava med znakom tožnika FF, zaščitenega z znamkama št. 426760 in št. 003516051 in znakom prijavitelja FOX -, niso enaki, vendar pa sta si slednja znaka (posledično pa tudi preostala znaka tožnika z ugovarjanim znakom) po mnenju tožnika podobna. Podobni so si znaki, ki jih med seboj ni mogoče razlikovati na podlagi bistvenih elementov razlikovanja. Pri oceni podobnosti konkurirajočih znakov je treba izhajati iz tega, kako povprečen potrošnik dojema oziroma bi dojemal znak kot celoto. Različnost znakov zato ne pomeni, da se morajo znaki razlikovati prav v vsakem posameznem elementu. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je upravni organ znaka primerjal kot celoti, pri čemer je upošteval vse njune elemente, podal podroben opis videza obeh znakov in tudi pojasnil, zakaj sta različna. Sodišče se ne more strinjati s tožnikom, da je upravni organ napačno presodil vizualno podobnost znakov zaradi po mnenju tožnika v ugovarjanem znaku na podoben način dveh prepletenih črk F kot črki v znaku tožnika, saj ugovarjani znak vsebuje besedo FOX, ki je tudi po mnenju sodišča vsaj tako pomemben del znaka kot preostali del znaka, ki ga predstavlja njegova grafična podoba, ne glede na to, da predstavlja beseda FOX res precej manjši del znaka. Za preostali del ugovarjanega znaka, ki ga predstavlja njegova grafična podoba, je pa tudi sicer možno, da bi povprečni potrošnik v tem delu prepoznal dve prepleteni črki F, vendar pa je tudi (in po oceni sodišča bolj verjetno), da bi prepoznal črko S, ki razpolavlja kvadrat oziroma dva koščka sestavljanke. Z razlago tožnika, da pa bi ob upoštevanju takšne razlage organa lahko tudi v njegovem znaku prepoznali dva razmaknjena koščka sestavljanke ali številko 2 ali črko Z, pa se sodišče glede na nedvomno postavitev dveh črk F v značilni kompoziciji ne more strinjati in je ne sprejema. Oba znaka sicer vsebujeta tudi enako osnovno obliko (kvadrat), vendar pa oblika kvadrata ugovarjanega znaka vsebuje bolj zaobljene robove (tožnik tako nima prav, da so robovi ravni), glede na postavitev besede FOX v spodnjem delu pa tudi ni možno govoriti o simetriji, za razliko od znaka tožnika, katerega oblika kvadrata je bolj oglata z ostrimi robovi, vtis simetrije pa dajeta enako veliki in oblikovno tudi enaki črki F, postavljeni tako, da črka na levi stoji pokonci, črka na desni pa je postavljena na glavo. Glede na podano različnost obeh znakov sodišče zato ne more sprejeti tudi nadaljnjega razlogovanja tožnika, da bi potrošnik zaradi besede FOX v ugovarjanem znaku povezal ta znak z znakom tožnika zaradi ponudbe tožnika na področju krznenih oblačil glede na to, da tožnik sodi med najpomembnejše svetovne proizvajalce krzna, saj ravno zaradi tega dejstva do povezovanja ugovarjanega znaka z znakom tožnika glede na specifičnost tega blaga (takšno blago nedvomno sodi med luksuzne izdelke, zaradi česar kot kupca takšnega blaga ne moremo šteti kot povprečnega potrošnika), ne glede na to, da je besedo FOX glede na tovrstne izdelke lahko šteti za opisno, za razliko od blaga, zaščitenega z ugovarjanim znakom, ne more priti. Organ pa pri vizualni presoji besednega dela ugovarjanega znaka le-tega tudi ni obravnaval kot prevladujočega, oziroma kot razlikovalnega in domišljijskega, temveč ga je opredelil kot vsaj tako pomembnega kot njegovo grafično komponento, zaradi česar pa tudi ni odločil v nasprotju z sodbo Sodišča (drugi senat), št. C-488/06 z dne 17. 7. 2008, kjer je sodišče med drugim tudi navedlo, da v primeru sestavljene znamke besedni element sistematično ne prevlada, dela znamke, v katerem je ime, pa, če nima posebnega pomena, tudi ni šteti za razlikovalnega in domišljijskega. Ob tako opravljeni primerjavi med ugovarjanim znakom in znakoma tožnika, zavarovanima z znamkama št. 426760 oziroma št. 003516051, pa se sodišče tudi strinja s podano primerjavo med ugovarjanim znakom in znakoma tožnika, zavarovanima z znamkama št. 500927 in št. 909730, o dodatnih elementih, ki dajejo znakom dodatno distinktivnost, zaradi česar se verjetnost povezovanja oziroma zamenjevanja znakov še dodatno zmanjša. Glede na povzete ugotovitve pa sodišče zato tudi ne more slediti ostalim tožbenim ugovorom v zvezi s fonetično podobnostjo znakov, saj je ob znatno majhni verjetnosti, da bi povprečni potrošnik ugovarjani znak dojemal kot FF FOX (kot to ugovarja tožnik), tudi malo verjetno, da bi ga izgovoril ef ef foks, temveč ga bo izgovoril foks, za razliko od znaka tožnika FF, ki ga pa bo – če ga bo - izgovoril ef ef, če pa bo znamko prepoznal, pa ga bo verjetno izgovoril kar fendi. Enako pa velja tudi glede pomenskega vidika obeh znakov – ob nespornem pomenu besede FOX (angl.: lisica), vsebovani v ugovarjanem znaku, in nezadostni možnosti prepoznave dodatnih dveh črk F ter ob upoštevanju nespornega sosledja dveh črk F v znaku tožnika, z dodano besedo FENDI v znaku, zavarovanem z znamko št. 500927, je tudi po presoji sodišča podana različnost primerjanih znakov. Zaključek upravnega organa o nepodobnosti znakov tako izhaja iz celovite presoje, v okviru katere je organ opravil analizo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika, in je tožnik s svojimi ugovori po oceni sodišča ni mogel izpodbiti.

Sodišče pa tudi ne more slediti trditvi tožnika, da bi moral upravni organ upoštevati tudi enakost oziroma podobnost blaga. Med strankama ni sporno, da v obravnavanem primeru ugovarjani znak in znaki tožnika ščitita enako oziroma podobno blago iz razreda 25 po NK (po mnenju tožnika pa je glede na storitve iz razreda 35 (gre za storitve verig modnih trgovin - prodaja na drobno blaga iz razreda 25) šteti, da gre tudi v tem delu za podobno blago ali storitve), vendar pa morata biti glede na zgoraj citirano določbo točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 za preprečitev registracije znamke hkrati izpolnjena dva pogoja: podobnost oziroma enakost prijavljenega znaka in znaka registrirane znamke ter podobnost oziroma enakost blaga in storitev, na katere se prijavljeni znak in registrirana znamka nanaša. Ob ugotovitvi, da si znaki niso podobni, je tako primerjava blaga brezpredmetna, zaradi česar tožnik ne more uspeti z ugovorom o materialnopravno napačni opustitvi presoje organa enakosti oziroma podobnosti blaga.

Ker pa si znaki niso podobni, ne more priti tudi do verjetnosti zmede v javnosti in verjetnosti povezovanja s prejšnjo znamko (točka b). Zakon nastanek navedenih posledic iz točke b) namreč veže zgolj na primere, ko so si znaki med seboj zamenljivo podobni, za kar pa v obravnavanem primeru ne gre.

Izpodbijana odločba pa tudi ni obremenjena s kršitvami pravil postopka. Po določbi 1. odstavka 6. člena ZIL-1 se določbe ZUP uporabljajo subsidiarno le za tista vprašanja, ki niso urejena z ZIL-1. Določbi 101. in 102. člena ZIL-1 sta specialni določbi, ki se nanašata na ugovor zoper registracijo znamke. V določbi 101. člena ZIL-1 je tako določeno, pod kakšnimi pogoji je mogoče ugovor, ki mora vsebovati ustrezne dokaze, vložiti, z določbo 102. člena pa je prijavitelju zagotovljena možnost, da se z ugovorom seznani, in nanj poda odgovor v obliki mnenja (določba 1. odstavka), organ pa preveri utemeljenost navedb v ugovoru na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja (določba 2. odstavka). Organ tako ni bil dolžan posredovati tožniku odgovora prijavitelja znamke na ugovor, saj glede na zgoraj citirano določbo 2. odstavka 102. člena zakon nadaljnjih vlog strank ne predvideva. Z vložitvijo ugovora in mnenja na ugovor je tako vložniku ugovora in prijavitelju znamke dana možnost, da se izjasnita o dejstvih in okoliščinah, ki so za odločitev pomembne, s čimer je po mnenju sodišča izpolnjen procesni standard iz določbe 7. člena ZUP (varstvo pravic stranki in varstvo javnih koristi) in iz določbe 9. člena ZUP (načelo zaslišanja stranke).

Ker je sodišče ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba organa pravilna in zakonita, je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1.

K 2. točki izreka:

Stroškovni zahtevek tožnika je sodišče zavrnilo na podlagi določbe 4. odstavka 25. člena ZUS-1, po kateri vsaka stranka trpi svoje stroške postopka, če sodišče tožbo zavrne ali zavrže ali se postopek ustavi.