VSL Sodba V Cpg 475/2024

I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanemu delu potrdi.

II. Tožnica mora tožencu v 15 dneh od prejema te odločbe povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 1.006,50 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku roka za izpolnitev dalje do plačila.

Sklep in sodba sodišča prve stopnje

1Sodišče prve stopnje je s sklepom in sodbo odločilo:

"I. Sprememba tožbe z dne 18. 6. 2024 se dovoli.

II. Postopek se ustavi glede zahtevka, ki se glasi: "Tožena stranka je dolžna v roku 8 dni od prejema sodbe sodišča prve stopnje pri njenem poslovanju iz imena (firme) njenega podjetja oziroma njenih kontaktnih podatkov ter iz celotne poslovne dokumentacije, ki spremlja njeno poslovanje, odstraniti besedno zvezo BISOL oziroma opustiti uporabo imena (firme) njenega podjetja in le-to spremeniti na način, da le-ta ne bo vsebovala besedne zveze BISOL."

III. Zavrne se zahtevek, ki se glasi: "Toženi stranki se prepove kršenje pravic tožeče stranke iz naslova znamke, in sicer na način, da se pri svojem poslovanju vzdrži uporabe besedne zveze BISOL. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v roku 8 dni od prejema sodbe sodišča prve stopnje plačati znesek 130.870,281 EUR skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve te tožbe dalje do plačila."

IV. Stroške postopka nosi tožeča stranka."

Pritožba tožnice in odgovor toženca

2Tožnica se je zoper III. in IV. točko izreka sodbe pravočasno pritožila in uveljavljala vse pritožbene razloge po 338. členu Zakona o pravdnem postopku - ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da njeni pritožbi ugodi in sodbo v izpodbijanemu delu spremeni tako, da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi, podrejeno, da sodbo v izpodbijanemu delu razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, tožencu pa v obeh primerih naloži povrnitev stroškov postopka. Stroškov pritožbenega postopka ni priglasila.

3Toženec je na pritožbo pravočasno odgovoril in pritožbenemu sodišču predlagal, da pritožbo tožnice v celoti zavrne kot neutemeljeno ter sodbo v izpodbijanemu delu potrdi, tožnici pa naloži povrnitev priglašenih pritožbenih stroškov.

Razlogi pritožbenega sodišča o neutemeljenosti pritožbe

4Presoja tožbenega zahtevka temelji na konfliktu med firmo toženca in znamko tožnice. V zvezi s presojo dovoljenosti sestavin toženčeve firme glede na imetništvo tožničine znamke iz izpodbijane sodbe izhaja, da ni sporno:

- da je tožnica od leta 2010 imetnica registrirane besedne znamke št. 201070170: BISOL in registrirane slikovne znamke št. 201070171

- da se je firma toženca (še ob vložitvi tožbe) glasila: OBISOL, energetsko svetovanje in storitve, A. A. s. p., in skrajšano: OBISOL, A. A. s. p.,

- da se firma toženca sedaj glasi: OBI-SOL, energetsko svetovanje in storitve, A. A. s. p., in skrajšano: OBI-SOL, A. A. s. p.; ta firma za tožnico z vidika konflikta z njeno znamko ni sporna.

5Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po Zakonu o industrijski lastnini - ZIL-1, zlasti prepovedno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo znak: (a) ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko, (b) pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko, (c) ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke (prvi odstavek 47. člena ZIL-1). Temeljna lastnost, ki jo mora imeti znak za pridobitev varstva z znamko, je njegova primernost, ki omogoča razlikovanje istovrstnega ali podobnega blaga v gospodarskem prometu (42. člen ZIL-1), kar pa je treba presojati celovito in z vidika povprečnega porabnika.

613. člen Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 varuje (tudi) razlikovalno funkcijo znamke, ki je bistvena in temeljna. Tako med drugim določa, da ima lahko firma dodatne sestavine, ki pa ne smejo biti take, da bi utegnilo priti do zamenjave z znakom razlikovanja druge osebe. 17. člen ZGD-1 določa, da firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke.

Presoja podobnosti znamke in firme

7Tožnica se je v pritožbi (enako kot že v postopku pred sodiščem prve stopnje) osredotočila na očitek, da se firma toženca, ki je vključevala fantazijski dodatek OBISOL, ni razlikovala od njene znamke BISOL. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, ali je toženec s firmo, ki je v fantazijskem dodatku vključevala tudi besedo, ki je hkrati registrirana blagovna znamka tožnice, kršil intelektualno lastnino tožnice.

8Znamki v razmerju do firmskega prava pripada enako varstvo kot znotraj prava znamk, zato je presoja konflikta med firmo in znamko podobna presoji konflikta med dvema znamkama. Pri obeh področjih gre za urejanje znakov razlikovanja in če neki znamki v razmerju do druge znamke ni mogoče nuditi varstva, potem v istih okoliščinah tej isti znamki ni mogoče nuditi varstva niti v razmerju do firme drugega subjekta. Pri presoji konflikta med znamko in firmo pa je pomembna okoliščina tudi obseg varstva z znamko, saj je bistvo blagovne ali storitvene znamke v varstvu pravic njenega imetnika glede razlikovanja enakega ali podobnega blaga in storitev.¹

9Pritožbeno sodišče pritrjuje stališču sodišča prve stopnje, da mora celovita presoja vizualne, zvočne ali pojmovne podobnosti znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ustvarjata, pri čemer je treba upoštevati zlasti njune razlikovalne in prevladujoče elemente.² Stopnja razlikovalnega učinka različnih sestavnih delov je pri presoji pomembno merilo. Tako je treba določiti stopnjo podobnosti sestavnih delov, ki se ujemajo, in različnih sestavnih delov, saj je razlikovalni učinek eden od dejavnikov, s katerim se določi pomembnost teh elementov in s tem njihov vpliv na celostni vtis. Kadar je ugotovljeno ujemanje v elementu, ki razlikovalnega učinka nima ali je ta zmanjšan, se stopnja podobnosti zniža. Kadar imetnik znamke uporabi opisne elemente za obveščanje potrošnikov o določenih značilnostih blaga ali storitev, je težje zaključiti, da bi bili lahko potrošniki zmedeni glede izvora zaradi podobnosti, ki se nanaša izključno na takšne elemente. Zato je treba preučiti učinek vseh sestavnih delov firme in znamke.

10Upoštevajoč navedeno materialnopravno izhodišče je sodišče prve stopnje pravilno opravilo celostno presojo in ni upoštevalo zgolj dominantnega dela, za katerega pritožnica zatrjuje, da ga predstavlja njena znamka BISOL. Tudi pri presoji podobnosti firme in znamke je treba upoštevati celovito dojemanje povprečnega potrošnika zadevnega blaga in storitev, za katerega je lahko merodajna bodisi posamezna sestavina bodisi celoten vtis, pri čemer pa je treba obstoj verjetnosti zmede vselej presojati celovito, saj potrošnik tudi firmo kot znak razlikovanja (podobno kot znamko) zaznava kot celoto in ne preizkuša njenih posameznih delov. Takšno stališče je bilo že večkrat zavzeto v sodni praksi.³ Upoštevajoč navedeno pritožnica neutemeljeno vztraja na stališču, da bi moralo sodišče presojati zgolj podobnost med znamko BISOL in fantazijskim dodatkom OBISOL oziroma zgolj s tem delom toženčeve firme, ne pa vprašanje podobnosti med znamko BISOL in celotno firmo toženca. Pravilno je stališče sodišča prve stopnje, da zahtevku na podlagi 17. člena ZGD-1 ne more biti ugodeno že (zgolj) zato, ker se v kasnejši firmi v eni od besed pojavi prej registrirana znamka.

11Drži, da je za povprečnega potrošnika odločilen vtis oziroma zaznava, ki jo vzbudi fantazijski dodatek, ki firmo najbolj karakterizira in individualizira. Vendar se v konkretnem primeru po mnenju pritožbenega sodišča ni mogoče izogniti opisnemu, generičnemu značaju besedne znamke BISOL. Tako koren besede (SOL - sonce) kot tudi predpona (BI - dva) sta v izhodišču latinskega izvora in dajeta besedni znamki opisen značaj (dve sonci ponazarja tudi grafični del registrirane slikovne znamke), ki mu v skladu z ustaljeno sodno prakso ni mogoče pripisati močnega razlikovalnega učinka.⁴ V nasprotnem primeru bi bil mogoč sklep, da bi registracija (opisnega, generičnega) znaka vsakomur onemogočala nastopanje na trgu v kakršnikoli besedni kombinaciji, ki bi sicer omogočala razlikovanje spornih znakov. Opisni značaj znamke, ki nakazuje na dejavnost tožnice, že sam po sebi niža njen nivo razlikovalnosti, še zlasti, če se upošteva, da so potrošniki glede na specifičnost blaga in storitev iz določenega kroga. Pritožbeno ni prerekana ugotovitev sodišča prve stopnje, da toženec pod svojo firmo ponuja blago in storitve, na katere se nanaša tudi znamka tožnice (npr. fotonapetostni moduli; sončne elektrarne; gradnja in instaliranje sončnih elektrarn; načrtovanje konstrukcij; tehniško načrtovanje sončnih elektrarn).

12V skladu z navedenim materialnopravnim izhodiščem je neutemeljeno tudi pritožbeno stališče, da ni relevantna primerjava fonetične podobnosti med znamko BISOL in fantazijskim dodatkom OBISOL. Fonetična primerjava je namreč eden od upoštevnih dejavnikov v okviru celovite presoje. Pritožbeno sodišče pritrjuje razlogom sodišča prve stopnje, ki jih pritožnica zgolj z izraženim nasprotovanjem ne more omajati, saj temeljijo na pravilih o naglaševanju in zlogih v slovenskem knjižnem jeziku. Ob navedenem po presoji pritožbenega sodišča tudi ni mogoče spregledati, da imata znamka tožnice in fantazijski dodatek v toženčevi firmi skupen koren besede (SOL), vendar pa različna predpona med njima ustvarja vizualno, fonetično in pomensko razliko. Pri tem velja poudariti, da ima pri vizualni, zlasti pa pri glasovni primerjavi bistveno vlogo prav začetek znaka, ki je pri znamki in fantazijskem dodatku firme različen. Pri pomenski presoji pa je treba upoštevati, da predpona (BI) skupaj s korenom besede (SOL) daje tožničini znamki opisen značaj, zaradi katerega ji ni mogoče pripisati močnega razlikovalnega učinka, za katerega si prizadeva pritožnica. Nasprotno fantazijski dodatek OBISOL v firmi toženca za povprečnega potrošnika zadevnega blaga in storitev nima pomena. Zaradi skupnega korena besede (SOL), ki je za blago in storitve obeh strank opisen, se znamka in firma, v kateri obstajajo še dodatni, četudi ne prevladujoči elementi, ne moreta šteti za podobni. Tudi Sodišče Evropske unije je zavzelo stališče, da imajo elementi sestavljene znamke, ki so opisni in nimajo razlikovalnega učinka ali katerih razlikovalni učinek je majhen, pri presoji manjši pomen.⁵ V primeru, ko znamka in firma sovpadata v elementu, ki je opisen in ima posledično manjši razlikovalni učinek, ni verjetnosti zmede. Pritožbeno tudi ni izpodbijana ugotovitev sodišča prve stopnje, da je povprečen potrošnik blaga in storitev obeh strank (sončnih elektrarn) zelo dobro obveščen in pozoren, saj pri tovrstnem nakupu ne gre za nakup vsakodnevnih dobrin ali naročanje vsakodnevnih storitev, ampak za večjo investicijo, ki se uporablja dalj časa, zaradi česar je zelo pozoren in preudaren ter pridobi več konkurenčnih ponudb, ki jih temeljito razišče in preveri.

13Pritožba preostalih ugotovitev sodišča prve stopnje v sklopu celostne presoje vizualnih, pomenskih in fonetičnih razlik med tožničino znamko BISOL in toženčevo firmo OBISOL, energetsko svetovanje in storitve, A. A. s. p., oziroma skrajšano OBISOL, A. A. s. p., konkretizirano ne izpodbija. Zato pritožbeno sodišče pritrjuje ugotovitvi sodišča prve stopnje, da obstoj enega od dejanskih stanov iz prvega odstavka 47. člena ZIL-1 v zvezi s 13. členom ZGD-1 ni dokazan, saj tožnica ni uspela dokazati, da se firma toženca ne razlikuje dovolj jasno od njene znamke, kar že zadošča za zavrnitev tožbenega zahtevka.

Znamka z ugledom

14Pritožnica nadalje neutemeljeno uveljavlja, da je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno glede dejstva, ali znamka BISOL predstavlja znamko z ugledom oziroma znano znamko.

15Prvi odstavek 47. člena ZIL v točki c določa, da je imetnik znamke upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke.

16Predpostavka razširjenega varstva znamke je izpolnjena, če znamka doseže določen prag poznavanja v pomembnem delu zainteresirane javnosti. Pritožnica neutemeljeno vztraja na stališču, da je splošno znano dejstvo, da znamka BISOL v nacionalnem in mednarodnem merilu uživa ugled. V sodni praksi je bilo že zavzeto stališče, da poznanost blagovnega in storitvenega znaka (znamke) ni neko splošno znano dejstvo, ki ga ne bi bilo treba dokazovati, saj gre za pravni standard, katerega vsebino je treba napolniti s pravno relevantnimi dejstvi in okoliščinami, ki ga udejanjajo.⁶

17Sodišče Evropske unije je za ugotavljanje poznanosti znamke v zadevi General Motors⁷ določilo kvantitativna in kvalitativna merila, med katere sodijo tržni delež, intenzivnost, geografska razsežnost, doba trajanja uporabe, investicije v promocijo znamke in drugi. Sicer drži pritožbeno stališče, da je navedeni seznam dejavnikov okviren in se uporablja za ponazoritev. Zato je seveda do zaključka, da ima znamka ugled, mogoče priti tudi na podlagi drugih podatkov. A je imetnik znamke tisti, ki nosi trditveno in dokazno breme za vse tiste dejavnike, ki lahko zagotovijo informacije o poznanosti znamke na trgu. On razpolaga z informacijami o uspešnosti in prepoznavnosti znamke ter vseh drugih dejstvih, pomembnih za posamezen primer. Ravni poznanosti namreč ni mogoče opredeliti v abstraktnem smislu, ampak jo je treba ovrednotiti za vsak posamezen primer.

18Po presoji pritožbenega sodišča tožnica ni zadostila že trditvenemu bremenu, da znamka BISOL izpolnjuje kriterije poznanosti, kljub temu, da jo je toženec na to opozarjal. Pravilna je ugotovitev sodišča prve stopnje, da navedb o svojem tržnem deležu ter o stopnji in obsegu poznanosti znamke med potrošniki ni podala. Ravno tržni delež blaga in storitev, ki se ponujajo ali prodajajo pod znamko, in njihov položaj na trgu sta dragocena podatka za presojo ugleda, saj kažeta odstotek upoštevne javnosti, ki dejansko kupuje blago in koristi storitve, in merita uspeh znamke v primerjavi s konkurenčnim blagom. Tožnica tudi ni navedla nobenih drugih konkretnih podatkov o intenzivnosti uporabe znamke, ki se lahko na primer dokaže s podatki o prometu, ki ga je dosegla z blagom in storitvami, ki jih označuje znamka, upoštevajoč pri tem njihovo vrsto, vrednost in trajnost ter velikost upoštevnega trga. S pavšalnimi navedbami, ki jih je podala o obsegu uporabe ("v Republiki Sloveniji in širom po svetu" in "v več kot 100 državah sveta"), po oceni pritožbenega sodišča ni ustrezno zatrjevala kvantitativnega kriterija geografske razsežnosti v smislu, da je zatrjevan ugled znamke dovolj razširjen, da zajema znaten del upoštevnega trga. Očitek o pavšalnosti velja tudi za navedbe o času uporabe znamke ("prisotna vsaj od leta 2010, ko je bila znamka registrirana"). O kvantitativnemu kriteriju trajanja uporabe znamke namreč ni mogoče sklepati zgolj na podlagi datuma registracije znamke, saj ni nujno, da sovpada z uporabo, ki se je lahko dejansko začela že pred vložitvijo prijave ali po njej.

19Upoštevajoč navedeno pritožbeno sodišče sprejema ugotovitev sodišča prve stopnje, da zgolj navedbe o tem, da je tožnica prejela certifikat TopBrand, da sodeluje na sejmih, da se znamka intenzivno oglašuje in pojavlja v medijih, ne zadoščajo. Zgolj na podlagi tovrstnih aktivnosti namreč ni mogoč zaključek, da je znamka resnično pridobila ugled, saj predstavljajo zgolj enega od možnih dejavnikov, s katerimi se doseže prag kvalitativnih kriterijev poznanosti znamke. Za naveden dejavnik tožnica tudi ni navedla nobenih takšnih informacij, na podlagi katerih bi ga bilo mogoče objektivno ovrednotiti. Dejanski učinek prejetega certifikata, izvedenih promocij, oglaševanj in udeležb na sejmih je namreč na zaznavanje javnosti težko izmeriti brez sklicevanja na nek objektiven podatek, kot sta na primer prodaja ali javnomnenjske raziskave. Predložena dokazila, ki so neuradna in ne vsebujejo neke objektivne potrditve, dokazila, ki izvirajo neposredno od imetnika znamke, in dokazila, ki ne vsebujejo dejstev, ampak mnenja in ocene iz katalogov in oglasov (izpis lastne spletne strani - A6, objava na spletni inženir.si - A7, novica na spletni strani finance.si - A13, promocijske objave na spletni strani marketinmagazin.si - A14 do A17), ne zadoščajo za jasno in objektivno opredelitev položaja tožničine znamke na trgu.

20Ker predlagani dokazi ne morejo nadomestiti manjkajočih in pavšalnih navedb (7. člen ZPP), pritožnica ne more uspeti z očitkom, da je sodišče prve stopnje dejansko stanje nepopolno ugotovilo in zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker o tem, da njena znamka uživa ugled, ni zaslišalo zakonitega zastopnika tožnice, njenega večinskega lastnika in člana uprave. Glede na pomanjkljivo trditveno podlago izvedba zaslišanj ne bi mogla vplivati na odločitev.

21Pritožbeno sodišče dodaja, da mora biti kumulativno s prvo predpostavko iz točke c prvega odstavka 47. člena ZIL-1 izpolnjena tudi druga predpostavka, ki se nanaša na obstoj kršitvenega dejanja oziroma oškodovanja, ki lahko nastane znamki. Kršitveno dejanje zajema izkoriščanje ali oškodovanje značaja ali ugleda znamke na nepošten način. Ker tožnica pred sodiščem prve stopnje ni podala trditev in dokazov o navedeni predpostavki, je to dodaten razlog, da tožbenega zahtevka na podlagi točke c prvega ostavka 47. člena ZIL-1 ne more uspešno utemeljiti.

22Pritožbeno sodišče je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP). Ker uveljavljeni pritožbeni razlogi niso podani in ker pritožbeno sodišče tudi ni zasledilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), materialno pravo pa je bilo pravilno uporabljeno, je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanemu delu potrdilo (353. člen ZPP).

Stroški pritožbenega postopka

23Izrek o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP. Tožnica s pritožbo ni uspela, zato mora tožencu povrniti potrebne stroške odgovora na pritožbo. Pritožbeno sodišče jih je odmerilo skladno z določili Odvetniške tarife in tožencu ob upoštevanju vrednosti spornega predmeta kot potreben strošek priznalo 1.375 točk za odgovor na pritožbo in 22% DDV, kar ob vrednosti točke 0,60 EUR znaša 1.006,50 EUR. Tožnica je dolžna tožencu povrniti stroške pritožbenega postopka v 15 dneh od prejema te sodbe, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od zamude do plačila (378. člen v zvezi z 299. členom Obligacijskega zakonika in 313. členom ZPP).

¹ Sodba VS RS III Ips 111/2016 z dne 23. januarja 2018, 19. točka obrazložitve.
² Sodba SEU z dne 11. novembra 1997 v zadevi C-251/95 SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport.
³ Sodba VS RS III Ips 111/2016 z dne 23. januarja 2018, sodba VSL V Cpg 1123/2015 z dne 6. julija 2016, sklep VSL IV Cpg 579/2020 z dne 23. septembra 2020 in sklep VSL V Cpg 458/2020 z dne 27. avgusta 2020.
⁴ Sodbe SEU z dne 4. marca 2015 v zadevi T-558/13 - FSA proti OHMI - Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), z dne 19. novembra 2014 v zadevi T-138/13 - Evonik Oil Additives proti OHMI - BRB International (VISCOTECH) in z dne 16. oktobra 2013 v zadevi T-328/12 - Mundipharma proti OHMI - AFT Pharmaceuticals (MAXIGESIC).
⁵ Sodbe SEU z dne 25. februarja 2016 v zadevi T-402/14 - FCC Aqualia proti OHMI - Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY), z dne 29. januarja 2015 v zadevi T-665/13 - Zitro IP proti OHMI - Gamepoint (SPIN BINGO) in z dne 20. marca 2013 v zadevi T-571/11 - El Corte Inglés proti OHMI - Chez Gerard (CLUB GOURMET).
⁶ Sklep VSL IV Cpg 309/2010 z dne 1. aprila 2010.
⁷ Sodba SEU z dne 14. septembra 1999 v zadevi C-375/97, General Motors Corporation proti Yplon SA (GENERAL MOTORS).