VSL Sklep V Cpg 672/2020

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Upnik sam nosi pritožbene stroške in je dolžan dolžniku v roku osmih dni povrniti pritožbene stroške v višini 298,65 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po preteku roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila.

Bistveno dejansko stanje

1Upnik je imetnik figurativne blagovne znamke EU „TOWEL TO GO“ št. 01799491(A2), ki je registrirana v razredih 24 (tekstilni proizvodi za gospodinjsko rabo), 25 (oblačila) in 35 (storitve trženja) Nicejske klasifikacije. Dolžnik prodaja brisače preko svoje spletne strani www.dormeo.net v embalaži z napisom „Dormeo GO! Towel“, na etiketah teh brisač pa je poleg znamke Dormeo zapisana še znamka „TOWEL TO GO“. Upnik je ustanovitelj družbe P., preko katere pod blagovno znamko „TOWEL TO GO“ ponuja v prodajo brisače v embalaži. Njeni bistveni prednosti sta privlačen dizajn in prodajna funkcionalnost.

Izpodbijani sklep

2Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlagano začasno odredbo s katero bi sodišče nemudoma prepovedalo dolžniku uporabljati v gospodarskem prometu znak „Dormeo GO! TOWEL“ za embalažo za brisače ali druge proizvode, ter z navedenim znakom označevati brisače in druge proizvode, zlasti pa uvoz, izvoz, proizvodnjo, vsakršno oglaševanje, ponujanje za prodajo in prodajo embalaž za brisače, brisač samih ali drugih proizvodov, ki bi bili označeni z znakom „Dormeo GO! TOWEL“ ali z znamko „TOWEL TO GO“. Sodišče naj bi dolžniku tudi naložilo, da v roku treh dni od prejema te začasne odredbe obvesti o izdani začasni odredbi in ugotovljenih kršitvah upnikove blagovne znamke, vse družbe v lasti oziroma pod okriljem S. ter jih pozove, da nemudoma prenehajo uporabljati navedeni znak.

Prav tako naj navedene družbe po pozivu dolžnika prenehajo z uvozom, izvozom, proizvodnjo in vsakršnim oglaševanjem ter ponujanjem za prodajo in prodajo embalaž za brisače, brisač in drugih proizvodov, označenih z navedenim dolžnikovim znakom ali z znakom „Towell to go.“

Ob nespoštovanju naložene začasne odredbe bo dolžniku izrečena denarna kazen v znesku 10.000,00 EUR.

Upnik je še dolžan v roku tridesetih dni vložiti tožbo zoper dolžnika s katero bo opravičil izdano začasno odredbo in povrniti upniku stroške postopka zavarovanja z začasno odredbo.

Sodišče prve stopnje je upniku v osem dnevnem roku naložilo povrnitev dolžnikovih stroškov postopka v višini 149,32 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po preteku roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila.

Verjetnost kršitve upnikove pravice iz znamke (prvi odstavek 123. člena ZIL-1)

3Sodišče je ugotovilo, da je upnik imetnik pravice iz 47. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1)¹ in je izpolnjen element po točki a prvega odstavka 123. člena ZIL-1. Ob upoštevanju slušne, vizualne in pomenske podobnosti znamk, ki mora biti celovita, ni sledilo tezi upnika, da dolžnik uporablja znak, ki bi bil zamenljivo podoben znamki upnika. Izhodišče pri presoji je bilo, da ima upnik registrirano figurativno in ne besedne znamke. Ugotovilo je, da je razporeditev besed različna. Beseda „towel,“ ki jo za označevanje embalaže uporablja dolžnik, ni zapisna z enakimi črkami, ne po velikosti ne po vrsti pisave, beseda v narekovaju s klicajem „GO!“ je zapisana z velikimi tiskanimi črkami in klicajem, medtem, ko upnik uporablja besedno zvezo TO GO v okvirčku. Sodišče je tudi upoštevalo, da je pri uporabi posameznih besed ali besednih zvez, ki so vključene v figurativno blagovno znamko treba presojati ali gre zgolj za opisni pomen uporabe teh besed brez drugih razlikovalnih elementov iz figurativne blagovne znamke ali ne. Pri tem se je sklicevalo na sodno prakso.² Pomemben je celoten vtis oziroma celotno dojemanje figurativne znamke. Besede in besedne zveze „towel“ in „to go“ nimata razlikovalnega učinka, saj gre za poimenovanje vrste blaga, brisače, v angleščini. V drugi besedni zvezi „to go“ pa gre za blago, ki se ga vzame na pot. Dolžnik pa poleg besed iz znamke upnika uporablja še dodatno besedo Dormeo, ki povečuje razlikovalni učinek. Zato po oceni sodišča ne gre za zamenljivo podobnost, ki bi vzbujala verjetnost zmede v javnosti. Zato čeprav gre za isti proizvod, to je brisačo, ni izpolnjen element podobnosti znaka dolžnika z znamko upnika iz točke b prvega odstavka 123. člena ZIL-1.

4Tudi uporaba znamke upnika na etiketi brisač ne more vplivati na drugačno odločitev. Brisače se prodajajo v embalaži in etiketa na brisači, ki ni vidna na prvi pogled, pri potrošniku ne more ustvariti zmede glede izvora blaga.

5Nadalje znamka upniku ne daje nobene pravice na embalaži ali na videzu izdelka, ampak zgolj označuje izvor blaga. Upnik namreč nima zavarovanega modela.

6Dolžnik je samostojna pravna oseba in ne more biti odgovorna za ravnanje drugih družb. Posledično jih ne more pozvati naj prenehajo z zatrjevano kršitvijo upnikove znamke. Predlog upnika, da sodišče dolžniku naloži, da o začasni odredbi in v njej ugotovljenih kršitvah obvesti vse družbe v lasti oziroma pod okriljem družbe S. je neizvršljiv.

Verjetnost potrebnosti izdaje začasne odredbe, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode (točka b drugega odstavka 123. člena ZIL-1)

7Ob upnikovem zatrjevanju nastanka težko nadomestljive škode, ki se kaže v tem, da upnik ne bo prejel plačila licenčnine za prodane brisače, je sodišče prve stopnje pojasnilo, da mora iti pri težko nadomestljivi škodi še za nekaj več kot zgolj za materialno prikrajšanje. Upnik ni zatrjeval, da mu dolžnik denarne škode ne bi mogel povrniti ampak ravno nasprotno. Dolžnikovo gmotno stanje je dobro in da ima dovolj sredstev, ki bi ob morebitni nastali premoženjski škodi omogočala njeno povrnitev. Nadalje je dolžnik tudi zatrjeval, da je upnik na slovenskem trgu prodal 85 brisač, kar bi ob upoštevanju povprečne cene za brisače 7,49 EUR in ob upoštevanju licenčnine v višini 2,5%, upniku nastala škoda v višini 15,91 EUR. Upniku, ki je sicer imetnik znamke, prodaja pa brisače preko družbe P., lahko nastane le posredna škoda iz naslova manjših licenčnin. Upnik v tem postopku utemeljuje obstoj težko nadomestljive škode le z vidika družbe P.

Verjetnost nevarnosti, da domnevni kršilec z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale imetniku pravice (točka c drugega odstavka 123. člena ZIL-1).

Navedeni element predlagane začasne odredbe je upnik zatrjeval podrejeno. Sodišče je zavzelo stališče, da je regulacijska začasna odredba, ki jo je upnik predlagal dopustna le izjemoma. Z regulacijsko začasno odredbo se začasno uredi sporno pravno razmerje, ker drugače ni mogoče preprečiti uporabe sile ali nastanka težko nadomestljive škode. Kot sredstvo zavarovanja pa ne sme nadomestiti rednega sodnega varstva v pravdnem postopku.³ Pri tem mora upnik v predlogu jasno izkazati nevarnost nastanka težko nadomestljive škode. Zato bi bilo v takšnem primeru mogoče izdati začasno odredbo le, če bi dolžnik z izdajo začasne odredbe ne utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku, ampak le v primeru nastanka težko nadomestljive škode.

8Tudi čas trajanja rednega sodnega postopka ne more biti utemeljen razlog za izdajo začasne odredbe. Koncept začasne odredbe je zastavljen tako, da če bi bila dejansko kršena znamka upnika, pa ni bila, bi bilo treba izkazati še težko nadomestljivo škodo ali tehtanje neugodnih posledic za stranke. Za izdajo začasne odredbe morata biti kumulativno podana oba pogoja iz prvega in drugega odstavka 123. člena ZIL-1.

9O stroških je sodišče odločilo na podlagi šestega odstavka 38. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v zvezi z 239. členom ZIZ. Upnik mora povrniti dolžniku stroške, ker ni s predlogom uspel.

Pritožba upnika

10Upnik se je zoper sklep pravočasno pritožil in je uveljavljal vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. in 239. členom ZIZ. Sodišču druge stopnje je predlagal, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep spremeni tako, da predlagani začasni odredbi ugodi oziroma podrejeno izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Zahteval je povrnitev pritožbenih stroškov.

11Dolžnik je na pritožbo odgovoril in sodišču druge stopnje predlagal, da neutemeljeno pritožbo zavrne in izpodbijani sklep potrdi. Zahteval je povrnitev stroškov postopka z odgovorom na pritožbo.

12Pritožba ni utemeljena.

Razlogi sodišča druge stopnje

O verjetnosti kršitve upnikove pravice iz znamke (točka b prvega odstavka 123. člena ZIL-1)

13Ni utemeljen pritožbeni očitek, da je sodišče le na splošno primerjalo enakost oziroma podobnost upnikove znamke in znaka dolžnika. Pri vrsti blaga, kot je brisača je ključen element presoje vizualna in pomenska podobnost. To pa je sodišče prve stopnje povsem pravilno opravilo. Sploh pa gre za brisače, ki se kupujejo na podlagi vizualne izbire potrošnika, zato je vizualna presoja bistvena. Verjetnost zmede, ki jo mora sodišče pri presoji vizualne podobnosti upoštevati vsekakor prevlada nad slušno podobnostjo.⁴ Očitek, da sodišče ni izčrpno navedlo razlogov za svojo odločitev in da je s tem podana absolutna bistvena postopkovna kršitev, ni utemeljen. Slednje že zato ne drži, ker je kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 15. in 239. členom ZIZ podana le tedaj, če ima sklep takšna notranja nasprotja, da ga ni mogoče preizkusiti. Za tak primer pa v obravnavani zadevi prav gotovo ne gre.

14Sodišče druge stopnje v celoti pritrjuje razlogom v 10. točki izpodbijanega sklepa. Drži, da je pomemben razlikovalni element besedni znak upnika Dormeo, ki se začne z navedenim znakom pa tudi ostale besede so napisane v drugačnem izgledu figurativnih elementov, kar je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo. Dominanten je torej tisti del, ki je pri celotnem vtisu prevladal in to je element Dormeo, ki je zapisan z isto velikostjo kot generična oznaka proizvoda TOWEL, to je brisača. Po drugi strani predstavlja dominanten del upnikove znamke besedna zveza TO GO, v črno obrobljenem belem pravokotniku.⁵

15V zvezi s prekrivanjem dveh elementov, ki nimata razlikovalnega učinka in sta opisna, to je beseda TOWEL in besedna zveza TO GO, je treba ugotoviti, da se takšni znamki, kjer obstajajo še dodatni, četudi ne prevladujoči elementi, ne moreta šteti za podobni.⁶ To stališče je potrjeno tudi v sodni praksi SEU, kjer imajo pri analizi podobnosti elementi sestavljene znamke, ki so opisni in nimajo razlikovalnega učinka ali katerih razlikovalni učinek je majhen, manjši pomen. Verjetnost zmede je tako praktično nemogoča v primeru, ko znamki sovpadata v delu, ki je opisen oziroma brez razlikovalnega učinka. Manj kot je znamka razlikovalna, manjša je verjetnost zmede.⁷

16Ne drži pritožbeni očitek, da sodišče ni upoštevalo, da gre za podobnost oziroma enakost blaga obseženo z znamko upnika in znaka dolžnika. Upoštevalo je namreč izvor blaga in opravilo presojo podobnosti med znamko upnika in znakom dolžnika.

17Upnik izpostavlja enakost oziroma podobnost dominantnih znakov TOWEL, TO in GO ter znamke dolžnika Dormeo. Vendar pa pritožbeni očitek ni utemeljen, ker upnik dela primerjavo, kot da bi imel zaščiteno besedno in ne figurativne znamke.

18Upnik zatrjuje, da njegova znamka ni le figurativna, temveč figurativna znamka z besednim elementom. Ne glede na to, pa ima nesporno upnik zaščiteno le figurativno znamko oziroma sestavljeno znamko, kar sicer povsem jasno pripelje le do varstva zgolj določene kombinacije elementov (besednih in slikovnih skupaj), ne pa tudi do varstva samega opisnega elementa, ki je del te kombinacije.⁸ Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da kjer se uporabljajo generične besede s šibkim razlikovalnim značajem, če tudi gre za besedo, ki opisuje isti predmet oziroma koncept, nizka in zaradi tega ne more priti do obstoja verjetnosti zmede. Sodišče v sodnem postopku predlagane začasne odredbe do stopnje verjetnosti preizkuša njeno utemeljenost in ugotavlja ali so izpolnjeni vsi pogoji določeni z zakonom. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek, da sodišče ne bi smelo presojati razlikovalnih elementov upnikove znamke in ugotavljati ali je sestavljena iz posamičnih generičnih besed, ker je znamka registrirana in je bila preizkušana v upravnem postopku.

19Neutemeljeni so pritožbeni očitki, s katerimi želi upnik posamezne besedne zveze in besede izvzeti iz celotnega zaznavanja povprečnega potrošnika in pripisati ključni pomen besedi GO in TOWEL. Na drugačno stališče sodišča druge stopnje ne more vplivati pritožbeni razlog, da je upnikova znamka uspešno prestala postopek registracije pred Evropski uradom za intelektualno lastnino (EUIPO). Pri presoji utemeljenosti predlagane začasne odredbe se mora sodišče s stopnjo verjetnosti opreti na materialno pravne določbe, ki so bile že omenjene v teh razlogih.

20Namen konceptov obeh strank pri potrošnikih je bil res doseči asociacijo izdelkov, ki so priročni za na pot, kar zajema širši nabor izdelkov. Vendar pa zaradi koncepta ni mogoče slediti upnikovemu stališču, da gre za vizualno, slušno in pomensko podobnost med znakom dolžnika in znamko upnika.

21Kar se tiče etikete, pa ta nikakor ne more vplivati na pojavnost verjetnosti zmede v relevantni javnosti, saj ta v trenutku odločanja za nakup sploh ni vidna. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da ta ne more vplivati na kršitev upnikove znamke.

22Sodišče druge stopnje v celoti pritrjuje razlogom v izpodbijanem sklepu (točka 19), da sodišče ne more naložiti dolžniku, da o zatrjevani kršitvi upnikove znamke obvestiti vse družbe v lasti oziroma pod okriljem družbe S. Upnik namreč niti ni trdil, da bi bile te družbe kakorkoli statusno povezane ampak le, da je dolžnik tisti s katerim je upnik komuniciral glede znamke.

23Upnik je v pritožbi tudi sam pojasnil, da gre vsekakor za samostojne pravne osebe. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek, da bi zaradi tega, ker je le dolžnik sodeloval z upnikom, lahko drugim družbam dal navodilo ali priporočilo za prodajo brisač s predmetnimi znaki.

24Trditvena podlaga, da ima upnik znamko z ugledom zaradi dolgotrajne rabe je pomanjkljiva in ni dokazana. V skladu z ustaljeno prakso SEU lahko znamka pridobi razlikovalni značaj skozi dolgotrajno rabo, če je uporaba intenzivna, zajema globalno prisotnost in se je uporabljala dolgo časa. Upnikova znamka pa je bila registrirana 16. 4. 2019.⁹ Že zato ni izkazano, da ima upnik znamko z ugledom.

O verjetnost potrebnosti izdaje začasne odredbe, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode (točka b drugega odstavka 123. člena ZIL-1)

25Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da dolžnik ne uporablja znaka, ki je podoben znamki upnika. Čeprav za zavrnitev predlagane začasne odredbe zadošča, da ni izpolnjen že eden od obeh kumulativnih pogojev, ki morata biti izpolnjena za izdajo, je sodišče obrazložilo še, da ni izpolnjen element verjetnosti nastanka težko nadomestljive škode po točki b drugega odstavka 123. člena ZIL-1.

26Niso utemeljene pritožbene trditve, da se težko nadomestljiva škoda izraža s tem, da je upnik primoran konkurirati nekomu, ki je globalna multinacionalna družba z lastno distribucijsko, prodajno in marketinško infrastrukturo in visokimi finančnimi možnostmi. Sodišče druge stopnje ne pritrjuje pritožbenemu očitku, da bi sodišče moralo upoštevati, da se blago ne trži le na slovenskem trgu, ampak ga tržijo tudi številne druge tuje družbe iz skupine S. na tujih trgih.

27Navedeni očitki so posplošeni in tudi nedokazani in jih ni mogoče preizkusiti. Kot bistveno je sodišče prve stopnje pravilno obrazložilo, da mora pri izpolnitvi pogoja nastanka težko nadomestljive škode biti izkazano nekaj več, kot pa le nemožnost materialne nadomestitve nastale škode. Sploh pa je tudi sam upnik zatrjeval, da je dolžnik dobro stoječa družba, kar pomeni, da bi lahko nadomestila potencialno nastalo škodo upniku.

28O ugledu upnikove znamke, je bilo že pojasnjeno, da so trditve pomanjkljive in tudi nedokazane. Zato ni utemeljen pritožbeni očitek, da bi škoda nastala na ugledu upniku.

O verjetnosti nevarnosti, da domnevni kršilec z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale imetniku pravice (točka c drugega odstavka 123. člena ZIL-1).

29Sodišče prve stopnje se je obširno opredelilo tudi do pomanjkanja pogoja nevarnosti za izdajo začasne odredbe, ki je določen v točki c drugega odstavka 123. člena ZIL-1. Zato se sodišče druge stopnje v celoti sklicuje na 18. točko razlogov izpodbijanega sklepa. Le s posplošeno kritiko navedenih razlogov izpodbijanega sklepa pa upnik ne more uspeti.

30Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da del predlagane začasne odredbe, s katerim naj bi sodišče dolžniku naložilo, da pozove ostale družbe v skupini S., da prenehajo s svojimi dejanji, ni izvršljiv. Dolžnik namreč ne more vplivati na ravnanje drugih samostojnih gospodarskih družb. Dolžniku ni mogoče naložiti dejanja, ki ga ne more opraviti in mu zagroziti z denarno kaznijo, če bo kršil izdano začasno odredbo.

31Ne drži pritožbeni očitek, da je sodišče prve stopnje kršilo tudi človekove pravice iz 14., 22. in 23. člena Ustave RS. Sodišče mora namreč upoštevati in ugotoviti pravno odločilna dejstva v okviru 212. člena in 213. člena ZPP v zvezi s 15. in 239. členom ZIZ. Če se ne opredeli do pravno neodločilnih trditev, s tem niso kršene človekove pravice strank v postopku. Sodišče prve stopnje je opravilo celovito presojo (ne) utemeljenosti predlagane začasne odredbe tako z vidika verjetnosti terjatve, kot zatrjevane nevarnosti po 123. členu ZIL-1. Ne glede na to, da je zavzelo stališče o neobstoju verjetnosti upnikove terjatve, se je opredelilo do zatrjevane nevarnosti čeprav bi morala biti za upnikov uspeh v postopku kumulativno izpolnjena oba pogoja.

32Sodišče druge stopnje je odgovorilo na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP v zvezi s 15. členom in 239. členom ZIZ). Ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni, sodišče druge stopnje pa tudi po uradnem preizkusu izpodbijanega sklepa ugotavlja, da sodišče prve stopnje ni storilo nobene absolutne bistvene postopkovne kršitve (drugi odstavek 350. člena, 366. člen ZPP v zvezi s 15. in 239. členom ZIZ) je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. in 239. členom ZIZ).

33Izrek o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP. Upnik s pritožbo ni uspel, zato sam nosi pritožbene stroške. Stroški postopka z odgovorom na pritožbo so bili potrebni. Zato je sodišče druge stopnje priznalo dolžniku priglašene stroške po 6. točki tar. št. 27 Odvetniške tarife (OT) v višini 400 točk, izdatke za stranko po tretjem odstavku 11. člena OT, 2 % v višini 8 točk in 22 odstotni davek na dodano vrednost v višini 89,76 točk, skupaj 497,76 točk. Ob upoštevanju vrednosti točke 0,60 EUR, znašajo stroški postopka z odgovorom na pritožbo dolžnika 298,65 EUR. Odmerjene stroške je upnik dolžan plačati z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po preteku osemdnevnega roka za izpolnitev obveznosti do plačila (378. člen, 299. člen Obligacijskega zakonika, 313. člen ZPP, načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS, sprejeto na občni seji 13. 12. 2006).

¹ Od 29. 3. 2020 dalje velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E), Uradni list RS, št. 23/20.
² VSL sklep V Cpg 447/2016 z dne 11. 5. 2016 (Radio rock, rock radio).
³ VSL sklepi II Cp 166/2018, 31. 1. 2018, II Cp 2466/2018, 16. 1. 2019.
⁴ Glej sodbo SEU v zadevi Decathlon proti EUIPO, T-349/19, točka 93.
⁵ Glej sodbo SEU v zadevi Sabel, C-251/95, točka 23.
⁶ Smernice EUIPO, točke 4, 2, 5, del C.
⁷ Sodba VS RS opr. št. III Ips 141/2007, 7. 9. 2010 (Interšafar metro).
⁸ Sodba SEU v zadevi Paten-och proti M. Hanssonu, C-705/17, točka 58.
⁹ Sodba SEU v zadevi Windsurfing Chiemsee proti Boots, C-108/97 in C-109/97.