91. člen ZIL-1

"Kandidati" za najbližje stanje tehnike, s katerimi je treba primerjati izum (prejšnji patenti, izdelki itd.), bodo lahko različni, enaki ali (najpogosteje) delno enaki in delno različni, kadar jih presoji v sodnem sporu izpostavi konkurent (tipično v pravdi) ali organizacija, ki opravlja popoln preizkus (tipično v upravnem sporu). Pritožnica utemeljeno kritizira zavrnitev pridobitve mnenja RO205365 pri URSIL in izvedbe (branja) tega dokaza s strani sodišča prve stopnje. Zavrnitev je posledica napačne uporabe 10. točke 394. člena ZPP, češ da navedeno mnenje naj "ne bi predstavljalo novega dokaza, saj naj bi se v ponovljenem postopku ponovno preverjalo, ali izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, torej vključno pogoja novosti in inventivnosti, kar pa je že bilo predmet tega postopka". A je ravno to treba v ponovljenem postopku storiti pod pogojem, da bo mnenje RO205365 razkrilo enega ali več predmetov stanja tehnike, s katerimi patentirani izum še ni bil primerjan v pravnomočni sodbi.

V postopku je (glede na naravo odločbe) lahko pravnorelevantno le dejstvo, ali je bilo ustrezno dokazilo pravočasno predloženo. Zaključki Upravnega sodišča v obravnavani zadevi temeljijo na isti dejanski podlagi, kot je bila že ugotovljena v predhodnih povezanih zadevah. Izdaja ugotovitvene odločbe o prenehanju veljave patenta torej ni terjala posebnega ugotovitvenega postopka, temveč je bila zgolj logična posledica predhodnega zavrženja vloge tožnice za izdajo odločbe po 93. členu ZIL-1 in zavrnitve njenega predloga za vrnitev v prejšnje stanje. Revizijsko sodišče poudarja, da je do prenehanja patenta v skladu s tretjim odstavkom 91. člena ZIL-1 prišlo že po samem zakonu. Patent je pravica civilnega prava, katere vzdrževanje je v izključnem interesu nosilca pravice. V obravnavanem primeru torej ne gre za to, da bi uradna oseba v dokaznem postopku zanemarila resnično stanje stvari (in upoštevala »formalno resnico«), temveč za to, da revidentka svoje pravice ni pravočasno in pravilno uveljavljala (kar je bilo ugotovljeno že v predhodnem postopku z izdajo dopolnilne ugotovitvene odločbe).

Tožnica se ne more sklicevati na novo, 3. 11. 2005 predloženo dokazilo, saj je bilo glede na pravnomočen sklep toženke z dne 30. 7. 2010, ki ni dovolila vrnitve v prejšnje stanje, predloženo prepozno, to je po preteku v prvem odstavku 91. člena ZIL-1 predpisanega roka.

Tožbene navedbe tožnikov, ki se nanašajo na neustreznost uporabljenih referenčnih dokumentov, so nedopustne tožbene novote, saj sta tožnika imela možnost take navedbe podati že v postopku pred izdajo odločbe, v tožbi pa tudi nista opravičila, zakaj tako nista ravnala. Tožbi priloženo poročilo o poizvedbi International Searching Authority za isti izum in referenčni dokumenti, na katerih poročilo sloni, niso dokazi, relevantni za obravnavano zadevo, kajti tožnika nista izbrala dokazovanja po drugem odstavku 92. člena ZIL-1. V upravnem postopku pa jima je tudi bila dana možnost izjave o odločilnih dejstvih, kar ni sporno ter bi tedaj mogla dokazovati, ali da se mnenje romunskega urada ne opira na ustrezne referenčne dokumente ali da njegova ocena patentibilnosti v mnenju ni pravilna, itd.

Po prvem odstavku 281. člena ZUP pa se v primeru, da se odločba odpravi, odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale, kar pomeni, da odprava učinkuje ex tunc, za nazaj, do dneva izdaje izpodbijanega upravnega akta in da torej v času izdaje izpodbijane ugotovitvene odločbe zahteva tožnice za nadaljevanje postopka po zamudi ni bila rešena negativno. Tako dejansko stanje pa ne more biti podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti patenta po tretjem odstavku 92. člena ZIL-1, saj ne obsega ugotovitve dejstva, da slovenski prevod podeljenega evropskega patenta organu ni predložen v roku treh mesecev od podelitve, kajti o nesporno vloženi zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi (67. člen ZIL-1), s katero tožnica lahko doseže, da bi se za pravočasnega štel zamujeni rok za predložitev slovenskega prevoda tega evropskega patenta ter da pravne posledice zamude tega roka ne bi nastopile, ni odločeno negativno.

Na podlagi ugotovitev, da je iz odločbe Urada razvidno, da je bila izdana na podlagi 60. člena ZIL, in da je v njej navedeno, da prijava očitno ne nasprotuje 8. in 12. členu ZIL, bi tožnica morala vedeti, da ne gre za popolni preizkus patenta in ugotovitveno odločbo o patentibilnosti, zato bi ji moralo biti znano, da mora predložiti tudi dokaz v smislu prvega odstavka 91. člena ZIL-1. Glede obveznosti predložitve dokaza o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zakonske zahteve, je bil torej ZIL jasen, zato Upravno sodišče utemeljeno ni upoštevalo sklicevanja tožnice na zatrjevana navodila uradne osebe Urada.

Tožeča stranka ni izkazala, da je v zvezi z zamudo ravnala z vso dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja. V odločbi je namreč navedeno, da prijava očitno ne nasprotuje 8. in 12. členu ZIL, zato bi morala tožeča stranka predpostavljati, da ne gre za popolni preizkus patenta in ugotovitveno odločbo o patentibilnosti, in bi ji moralo biti poznano, da mora predložiti tudi dokaz v smislu 1. odstavka 91. člena ZIL-1, ki bi ga ob skrbnem ravnanju tudi lahko predložila, glede na njene navedbe, da je le-ta obstajal.

Če bi Urad za intelektualno lastnino izdal ugotovitveno odločbo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, na podlagi vednosti uradne osebe o obstoju ustreznega dokumenta, ki pa ne bi bil predložen Uradu, bi ravnal očitno nezakonito. Že iz tega razloga je sklicevanje tožeče stranke v postopku v upravnem sporu, da je Urad ravnal v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem (venire contra factum proprium) neutemeljeno, ne glede na to, ali je njegova uradna oseba res vodila postopek tako, da je pri tožeči stranki vzbudila vtis, da bo podeljen popoln, torej tudi vsebinsko preizkušen patent.

Tožeča stranka je sama odgovorna, da v roku iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 predloži pisno dokazilo iz 1. odstavka 92. člena tega zakona. To pa pomeni, da organ z nepotrebnim pozivanjem ni mogel tožeči stranki podaljšati roka za predložitev v zakonu predpisanega dokazila, saj je po izrecni določbi 2. odstavka 66. člena ZIL-1 rok iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 nepodaljšljiv.

Vlogi za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta je bila nesporno priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku, torej ne more biti dvoma o tem, da tožeča stranka uradu skupaj z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ni predložila slovenskega prevoda podeljenega evropskega patenta. Ker s tem ni opravila zamujenega dejanja, je tudi po presoji sodišča urad pravilno štel njeno vlogo za umaknjeno (2. odstavek 28. člena ZIL-1).

V zadevi gre za zamudo roka, določenega v 1. odstavku 91. člena ZIL-1, in torej za predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z zamudo roka, zaradi katerega je bila kot prepozna zavržena vloga tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Ker v določbi 67. člena ZIL-1 ni razlikovanja med materialnimi in procesnimi roki in ker v določbi 68. člena ZIL-1 to razlikovanje prav tako ni omenjeno, (tudi) po določbi 68. člena ZIL-1 razlikovanje med obema vrstama rokov ni upravičeno. Glede na povedano bi morala tožena stranka o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odločati po vsebini.

Tudi če gre pri zamudi roka iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 za zamudo materialnega prekluzivnega roka, po presoji sodišča to ne pomeni, da bi institut vrnitve v prejšnje stanje v tem primeru bil izključen, saj za ta institut veljajo določbe posebnega upravnega postopka v ZIL-1 in je kot izključitvene razloge potrebno upoštevati primere iz 5. odstavka 68. člena ZIL-1 ter ne določb ZUP. Tudi Vrhovno sodišče RS je že zavzelo stališče v zvezi z uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi iz 67. člena ZIL-1 (ki ga je po mnenju sodišča upoštevati tudi v tem primeru), da razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki za uporabo instituta ni pravno relevantno, ker v določbi 67. člena ZIL-1 takih omejitev ni (takih omejitev tudi ni v 68. členu ZIL-1).

Postopek izdaje ugotovitvene odločbe o ustreznosti izuma in patentnih zahtevkov po 91. in 92. členu ZIL-1 teče le na zahtevo stranke - imetnika patenta, zato je na slednjem breme, da v zahtevanem roku kot ustrezno dokazilo predloži slovenski prevod evropskega patenta, podeljenega za isti izum.