92. člen ZIL-1

"Kandidati" za najbližje stanje tehnike, s katerimi je treba primerjati izum (prejšnji patenti, izdelki itd.), bodo lahko različni, enaki ali (najpogosteje) delno enaki in delno različni, kadar jih presoji v sodnem sporu izpostavi konkurent (tipično v pravdi) ali organizacija, ki opravlja popoln preizkus (tipično v upravnem sporu). Pritožnica utemeljeno kritizira zavrnitev pridobitve mnenja RO205365 pri URSIL in izvedbe (branja) tega dokaza s strani sodišča prve stopnje. Zavrnitev je posledica napačne uporabe 10. točke 394. člena ZPP, češ da navedeno mnenje naj "ne bi predstavljalo novega dokaza, saj naj bi se v ponovljenem postopku ponovno preverjalo, ali izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, torej vključno pogoja novosti in inventivnosti, kar pa je že bilo predmet tega postopka". A je ravno to treba v ponovljenem postopku storiti pod pogojem, da bo mnenje RO205365 razkrilo enega ali več predmetov stanja tehnike, s katerimi patentirani izum še ni bil primerjan v pravnomočni sodbi.

Tožbene navedbe tožnikov, ki se nanašajo na neustreznost uporabljenih referenčnih dokumentov, so nedopustne tožbene novote, saj sta tožnika imela možnost take navedbe podati že v postopku pred izdajo odločbe, v tožbi pa tudi nista opravičila, zakaj tako nista ravnala. Tožbi priloženo poročilo o poizvedbi International Searching Authority za isti izum in referenčni dokumenti, na katerih poročilo sloni, niso dokazi, relevantni za obravnavano zadevo, kajti tožnika nista izbrala dokazovanja po drugem odstavku 92. člena ZIL-1. V upravnem postopku pa jima je tudi bila dana možnost izjave o odločilnih dejstvih, kar ni sporno ter bi tedaj mogla dokazovati, ali da se mnenje romunskega urada ne opira na ustrezne referenčne dokumente ali da njegova ocena patentibilnosti v mnenju ni pravilna, itd.

Po prvem odstavku 281. člena ZUP pa se v primeru, da se odločba odpravi, odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale, kar pomeni, da odprava učinkuje ex tunc, za nazaj, do dneva izdaje izpodbijanega upravnega akta in da torej v času izdaje izpodbijane ugotovitvene odločbe zahteva tožnice za nadaljevanje postopka po zamudi ni bila rešena negativno. Tako dejansko stanje pa ne more biti podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti patenta po tretjem odstavku 92. člena ZIL-1, saj ne obsega ugotovitve dejstva, da slovenski prevod podeljenega evropskega patenta organu ni predložen v roku treh mesecev od podelitve, kajti o nesporno vloženi zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi (67. člen ZIL-1), s katero tožnica lahko doseže, da bi se za pravočasnega štel zamujeni rok za predložitev slovenskega prevoda tega evropskega patenta ter da pravne posledice zamude tega roka ne bi nastopile, ni odločeno negativno.

Na podlagi ugotovitev, da je iz odločbe Urada razvidno, da je bila izdana na podlagi 60. člena ZIL, in da je v njej navedeno, da prijava očitno ne nasprotuje 8. in 12. členu ZIL, bi tožnica morala vedeti, da ne gre za popolni preizkus patenta in ugotovitveno odločbo o patentibilnosti, zato bi ji moralo biti znano, da mora predložiti tudi dokaz v smislu prvega odstavka 91. člena ZIL-1. Glede obveznosti predložitve dokaza o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zakonske zahteve, je bil torej ZIL jasen, zato Upravno sodišče utemeljeno ni upoštevalo sklicevanja tožnice na zatrjevana navodila uradne osebe Urada.

Tožeča stranka ni izkazala, da je v zvezi z zamudo ravnala z vso dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja. V odločbi je namreč navedeno, da prijava očitno ne nasprotuje 8. in 12. členu ZIL, zato bi morala tožeča stranka predpostavljati, da ne gre za popolni preizkus patenta in ugotovitveno odločbo o patentibilnosti, in bi ji moralo biti poznano, da mora predložiti tudi dokaz v smislu 1. odstavka 91. člena ZIL-1, ki bi ga ob skrbnem ravnanju tudi lahko predložila, glede na njene navedbe, da je le-ta obstajal.

Tožeča stranka je sama odgovorna, da v roku iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 predloži pisno dokazilo iz 1. odstavka 92. člena tega zakona. To pa pomeni, da organ z nepotrebnim pozivanjem ni mogel tožeči stranki podaljšati roka za predložitev v zakonu predpisanega dokazila, saj je po izrecni določbi 2. odstavka 66. člena ZIL-1 rok iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 nepodaljšljiv.

Vlogi za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta je bila nesporno priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku, torej ne more biti dvoma o tem, da tožeča stranka uradu skupaj z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ni predložila slovenskega prevoda podeljenega evropskega patenta. Ker s tem ni opravila zamujenega dejanja, je tudi po presoji sodišča urad pravilno štel njeno vlogo za umaknjeno (2. odstavek 28. člena ZIL-1).

Postopek izdaje ugotovitvene odločbe o ustreznosti izuma in patentnih zahtevkov po 91. in 92. členu ZIL-1 teče le na zahtevo stranke - imetnika patenta, zato je na slednjem breme, da v zahtevanem roku kot ustrezno dokazilo predloži slovenski prevod evropskega patenta, podeljenega za isti izum.