UPRS Sodba I U 348/2022-23

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

1Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila tožnikov ugovor z dne 30. 9. 2020 zoper registracijo znamke "ROMAGNAC" št. ... in odločila, da posebni stroški v tem postopku niso nastali. Iz obrazložitve izhaja, da je stranka z interesom vložila prijavo znamke za znak "ROMAGNAC" za blago in storitve, razvrščene v razrede 21, 33 in 35 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Zoper registracijo te znamke je tožnik vložil ugovor iz razloga po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), ker meni, da je prijavljena znamka podobna njegovim prejšnjim znamkam, sklicuje pa se tudi na družino znamk.

2Toženka je primerjala prijavljeni znak "ROMAGNAC" in predhodno tožnikovo besedno znamko "VECCHIA ROMAGNA" št. IR ... Navedla je, da sta v predhodni znamki obe besedi enako pomembni in da ju ni mogoče deliti na dominantno (Romagna) in nerazlikovalno (vecchia) besedo. Glede na to je presodila, da si primerjani znamki pomensko nista podobni. Obe znamki za slovenskega potrošnika, ki ne razume italijanskega jezika, nimata pomena oziroma gre za domišljijska pojma. Primerjani znamki sta tudi vizualno različni, saj se razlikujeta po dolžini besedila in številu besed, popolnoma različni pa sta na začetku obeh znakov. Prijavljena znamka ("ROMAGNAC") je sicer podobna drugi besedi v tožnikovi znamki ("ROMAGNA"), vendar je treba upoštevati znaka v celoti, ker sta obe besedi v tožnikovi prejšnji znamki pomembni.

3Tudi s fonetičnega vidika si primerjani znamki nista podobni. Kakorkoli ju bo slovenski potrošnik zaradi nenavadnega tujega zapisa izgovoril, sta začetna dela znamk različna. Prijavljena znamka ima tri zloge, predhodna tožnikova znamka pa pet zlogov. Ujemata se le v dveh zlogih -ro- in -man-. Besedilo tožnikove predhodne znamke je daljše in na začetku zvočno povsem različno v primerjavi s prijavljenim znakom.

4Ugotavlja še, da sta blago, ki ga pokriva znamka stranke z interesom in blago, ki ga ščiti predhodna tožnikova znamka, enako in podobno. Vendar pa pri tako različnih znakih, tudi v povezavi z blagom, ki je enako ali zelo podobno, potrošnik ne bo zmeden in zaveden. Glede na to, da sta si znak in besedna znamka različna, potrošnik prijavljenega znaka tudi ne bo povezoval z ostalimi tožnikovimi znamkami, ki vsebujejo dodatne grafične in likovne elemente. Ker pogoj podobnosti znakov po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen in zato ne more priti do zmede na trgu, je tožnikov ugovor zoper registracijo sporne znamke zavrnila.

5Tožnik se s tako odločitvijo ne strinja in vlaga tožbo. V njej navaja, da je toženka pravilno ugotovila, da primerjani znaki obsegajo enako ali podobno blago, vendar pa ni upoštevala kriterija iz sodbe Sodišča EU v zadevi C-39/97, po katerem velja, da večja kot je podobnost med znaki, manjša je lahko podobnost med blagom in obratno. Zaradi visoke podobnosti blaga obstaja nevarnost zamenjave pri potrošniku, ki ne ve, da obstajata dve različni znamki. Velika verjetnost je, da bodo potrošniki menili, da je kasnejša znamka del družine tožnikovih znamk. Ne strinja se s toženko, da povprečen slovenski potrošnik ne bo poznal pomena beseda "ROMAGNA". Slovenski potrošnik z osnovnim znanjem geografije ve, da je Romagnia pokrajina v Italiji. Tožnik meni, da je dominanten del njegove predhodne znamke beseda "ROMAGNA", ki daje pomensko konotacijo njegovim znamkam, tj., da so povezane z Italijo in italijansko pokrajino. Trdi, da je toženka naredila napačno vizualno in fonetično primerjavo, ker je bazirala na dodatnih delih znakov in ne zgolj na dominantnem in da je izpodbijana znamka glede na dominantni del identična njegovi znamki. Predlaga, naj sodišče izpodbijano odločbo odpravi in samo odloči o zadevi oziroma podrejeno, naj izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo v ponovni postopek. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

6Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in se sklicuje na izpodbijano odločbo. Predlaga zavrnitev tožbe.

7Stranka z interesom na tožbo ni odgovorila.

8Tožba ni utemeljena.

9Če je vložen ugovor, se znamka ne registrira kot znak, če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Funkcija znamke je namreč razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitev drugega.¹

10Presoja, ali se znak lahko registrira kot znamka, torej ali izpolnjuje pravila iz prej citirane točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, obsega oceno: ali (1) je enak ali podoben prehodni znamki, ali (2) so blago ali storitve, na katere se nanašajo znak in predhodna znamka, enaki ali podobni, in ali (3) zaradi tega obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s predhodno znamko.

11Med strankami ni sporno, da prijavljena znamka in predhodna tožnikova znamka pokrivata enako oziroma podobno blago. Sporno pa je, ali je toženka pravilno opravila analizo podobnosti prijavljenega znaka in prehodne tožnikove znamke ter posledično zaključila, da med primerjanima znakoma ni zamenljive podobnosti in da zato ne more priti do zmede na trgu.

12Tožnik v bistvenem trdi, da v njegovi predhodni znamki "VECCHIA ROMAGNA" predstavlja dominantni del beseda "ROMAGNA" in da bi zato morala toženka opraviti primerjavo znakov glede na dominantni del njegove znamke, ki pa je praktično identičen prijavljenemu znaku ("ROMAGNAC"), saj se razlikuje zgolj v zadnji črki "c". Meni tudi, da bo povprečen slovenski potrošnik poznal pomen besede "ROMAGNA" v smislu povezave z Italijo in italijansko pokrajino. Ugovarja, da toženka ni upoštevala pravila, po katerem lahko nižjo stopnjo podobnosti med znakoma odtehta višja stopnja podobnosti med blagom.

13Sodišče soglaša s toženko, da sta v tožnikovi predhodni znamki "VECCHIA ROMAGNA" obe besedi enako pomembni in da ni mogoče šteti, da zgolj beseda "ROMAGNA" predstavlja dominantni del, kot trdi tožnik. Predhodna tožnikova znamka je besedna, obe besedi sta zapisani v enakih običajnih črkah in nobena beseda ni npr. manjša od druge ali v podrejenem položaju. Beseda "VECCHIA" je enake velikosti in v enaki poziciji kot beseda "ROMAGNA", v znaku pa je tudi že takoj na prvi pogled opazna (enako kot beseda "ROMAGNA"). Izkustveno gledano namreč ni mogoče šteti, da bi upoštevna javnost v tožnikovi predhodni znamki besedo "VECCHIA" preprosto prezrla in se osredotočila zgolj na besedo "ROMAGNA". Poleg tega velja, da je prvi del znaka (v tem primeru beseda "VECCHIA") tisti, ki najbolj pritegne pozornost potrošnika, kar temelji na logičnem dejstvu, da se bere od leve proti desni.² Zaradi tega bo potrošnik kvečjemu bolj osredotočen na začetni del tožnikove znamke, torej na besedo "VECCHIA", nikakor pa ne zgolj na besedo "ROMAGNA", kot želi prikazati tožnik.

14Po navedenem torej obe besedi v predhodni tožnikovi znamki ohranjata svoj samostojen razlikovalen značaj, zato je treba v okviru primerjave znakov predhodno tožnikovo znamko "VECCHIA ROMAGNA" upoštevati v celoti, kar je toženka tudi pravilno storila. Znake je treba namreč načeloma primerjati v celoti in v primerjavo vključiti vse njihove elemente oziroma sestavne dele. Morebitne zanemarljive elemente v znakih je treba ozko razlagati.³ Zato ni mogoče šteti, da je beseda "VECCHIA" v tožnikovi znamki zanemarljiv element, ki se ga pri primerjavi znakov ne bi upoštevalo.

15Glede na to je toženka po presoji sodišča pravilno zaključila, da si primerjani znaki glede na rezultate pomenske, vizualne in fonetične analize med seboj niso podobni. V zvezi s pomensko primerjavo sodišče pritrjuje razlogom iz izpodbijane odločbe, da primerjana znaka predstavljata za povprečnega slovenskega potrošnika domišljijski pojem. V pojmovnem smislu namreč za večino upoštevne javnosti na območju Slovenije, ki ne govori italijansko, nimata pomenske vsebine. Že izkustveno velja, da italijanski jezik na območju celotne Slovenije (razen na Primorskem) ni razširjeno v uporabi kot npr. angleški jezik. Četudi bi upoštevna javnost del besede "Romagnac", tj. "Romagna", povezovala z italijansko pokrajino Emilia-Romagna, pa ne gre prezreti, da je italijanska pokrajina splošen pojem, kot splošen pojem pa ne more imeti razlikovalnega značaja oziroma ne more dati pomenske konotacije tožnikovim blagovnim znamkam v smislu, da so ravno slednje v povezavi z italijansko pokrajino, kot to zatrjuje v tožbi.

16Pravilno je toženka tudi ugotovila, da si primerjana znaka vizualno nista podobna. Že na prvi pogled je razvidno, da je tožnikova znamka sestavljena iz dveh besed, prijavljeni znak pa iz ene besede in da sta si torej po številu besed in s tem glede na dolžino besedila različna. Razlikujeta se tudi v prvem delu znakov, kar ustvarja še toliko večjo vizualno različnost med njima, ker je potrošnik, kot že rečeno, najbolj pozoren na začetek znaka, ki si ga tudi najbolj zapomni.

17Po oceni sodišča si primerjana znaka niti zvočno nista podobna. Različen začetni del v primerjanih znakih ustvarja pomemben oziroma odločujoč vtis na potrošnika in še toliko bolj prispeva k vtisu različnosti primerjanih znakov. Potrošnik je namreč najbolj pozoren na začetne dele znamk, ker jih prej izgovarja. Začetki znamk pa so v tem primeru slišno povsem različni. Četudi je podana podobnost pri izgovorjavi med prijavljenim znakom ("ROMAGNAC") in drugo besedo v tožnikovi znamki ("ROMAGNA"), pa to po oceni sodišča v obravnavanem primeru, glede na to, da sta v tožnikovi znamki obe besedi enako pomembni, kot prej obrazloženo, ne more povzročiti podobnosti med znakoma, sploh pa ne take, da bi to lahko povzročilo zamenljivo podobnost med njima.

18Pri tem je toženka tudi upoštevala enakost in podobnost blaga ter pravilo iz sodne prakse Sodišča EU (sodba v zadevi C-39/97), na katerega se sklicuje tožnik, saj je v izpodbijani odločbi pojasnila, da potrošnik, kljub temu, da je njegova pozornost v tem primeru večja, pri tako različnih znakih, tudi v povezavi z blagom, ki je enako ali zelo podobno, ne bo zmeden.⁴ Toženka je torej pri presoji upoštevala načelo, da sta podobnost znakov in podobnost blaga odvisna kriterija.⁵

19V obravnavanem primeru tako po oceni sodišča med primerjanimi znaki, ob upoštevanju vseh njihovih elementov, kljub enakosti oziroma podobnosti proizvodov (kar je med strankami nesporno), ni take podobnosti, da bi prišlo do zmede v javnosti v smislu povezovanja s prejšnjimi tožnikovimi znamkami. Prijavljeni znak glede na celovito presojo ter splošen vtis obravnavanih znakov po presoji sodišča ne daje podlage za sklepanje, da bi upoštevna javnost verjela, da zadevno blago izhaja iz istega podjetja ali med seboj ekonomsko povezanih podjetij. Po oceni sodišča gre med primerjanima znakoma za take razlike, ki izključujejo verjetnost zmede glede samih znamk, četudi je blago, ki ga ščitita primerjani znamki, enako in podobno.

20Ker je sodišče glede na obrazloženo presodilo, da tožba ni utemeljena, jo je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo.

21Sodišče je odločilo brez glavne obravnave, ker sta se tožeča in tožena stranka pisno odpovedali glavni obravnavi, stranka z interesom pa na vročeno tožbo niti ni odgovorila. Poleg tega je sodišče tožbo zavrnilo, kar pomeni, da se bo zaradi zavrnjenega tožnikovega ugovora zoper prijavo znamke postopek za registracijo znamke stranke z interesom nadaljeval. Neizvedba glavne obravnave tako ne more poseči v njen pravni položaj.

22Odločitev o stroških temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem, če sodišče tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

¹ Glej prvi odstavek 42. člena ZIL-1 in sodbe Sodišča EU, npr. v zadevah C-39/97 z dne 29. 9. 1998, 28. točka obrazložitve, in C-517/99 z dne 4. 10. 2001, 22. točka obrazložitve. Enako tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi III Ips 111/2016 z dne 23. 1. 2018, 15. točka obrazložitve.
² Glej na primer sodbo Sodišča EU v zadevi T-412/08 z dne 15. 12. 2009, 40. točka obrazložitve.
³ Primerjaj s sodbo Sodišča EU v zadevi C-334/05 P z dne 12. 6. 2007, 41. in 42. točka obrazložitve. Glej tudi sodbo Sodišča EU v zadevi T-412/08 z dne 15. 12. 2009, 36. točka obrazložitve.
⁴ Glej na 6. strani izpodbijane odločbe.
⁵ Glej sodbo Sodišča EU v zadevah C-39/97 (17. točka obrazložitve).