UPRS Sodba I U 1127/2018-11

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

1Z izpodbijano odločbo je toženka odločila, da se prijava znamke "HEAT DON`T BURN" št. ... z dne 24. 10. 2014 zavrne (1. točka izreka) in da posebni stroški v tem postopku niso nastali (2. točka izreka). Iz obrazložitve izhaja, da je toženka 19. 4. 2017 prejela zahtevo za konverzijo EUTM znamke št.... za znak "HEAT DON`T BURN" za tam navedeno blago iz razredov 9, 11 in 34 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Toženka je najprej ugotovila, da je blago, za katerega je znamka prijavljena, namenjeno povprečnemu potrošniku, čigar pozornost je v tem primeru običajna, ter da je znak zadevne znamke podan v besedi z običajnimi črkami, brez kakršnekoli grafične oblike, barve ali drugih distinktivnih elementov, sestavljen zgolj iz treh angleških besed. Besedilo "HEAT DON`T BURN" direktno pomeni "segreti ne prižgati" in je za vse navedeno blago opisovalno, saj navaja na vrsto oziroma značilnost blaga. Četudi ima beseda več pomenov, je za zavrnitev dovolj, da je en pomen opisovalen. Čeprav je besedilo v angleškem jeziku, ga bo potrošnik razumel, saj gre za splošne in ne ozko strokovne besede, zato ga bo razumela tudi oseba s slabšim znanjem angleškega jezika. Angleški jezik je na slovenskem trgu tudi eden izmed vodilnih tujih jezikov, znanje angleškega jezika pa je med slovenskim prebivalstvom zelo razširjeno. Besedilo "HEAT DON`T BURN" se na trgu uporablja za novo obliko tobačnih izdelkov oziroma za proizvode, ki nikotin segrevajo, tobak pa ne izgoreva, kar pomeni, da izraz jasno opisuje značilnosti blaga, za katerega je vložena znamka. Zato bo potrošnik besedilo razumel kot novo vrsto tobačnega izdelka, ne pa kot znamko. Čeprav besedilo obravnavane znamke ni izpisano v slovnični angleščini, ga bo potrošnik vseeno prepoznal in razumel njegov pomen, zapis v nepravilni slovnici pa tudi ne pripomore k večjemu razlikovalnemu učinku znamke. Glede na to, da se na trgu velikokrat pojavljajo (ne)slovnično napisani znaki, jim potrošnik samo zaradi tega ne daje večje pozornosti oziroma distinktivnosti. Točna in slovnično pravilna uporaba besed zato ni odločilnega pomena za ugotavljanje, ali je znak opisen, saj je lahko kombinacija besed opisna tudi, če ni zapisana v pravilni slovnici. Besede "HEAT DON`T BURN" kljub kombinaciji še vedno označujejo zgolj vrsto, namen oziroma značilnosti blaga, zato ima znak v odnosu do blaga opisni pomen. Potrošniki ga bodo nedvoumno, brez dodatnega razmišljanja dojemali le kot opisno informacijo o vrsti proizvodov oziroma njihovih značilnosti. Tudi družina znamk ne vpliva na (ne)razlikovalnost prijavljenega znaka, zgolj sklicevanje na pridobljeni razlikovalni učinek pa ni dovolj, saj je treba dokazati, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo na trgu. Registracija drugih znamk ne more vplivati na zadevni postopek, saj gre v vsakem primeru za posebne okoliščine, ki vplivajo na končno presojo glede primernosti znaka za registracijo, poleg tega pa je tudi Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju EUIPO) registracijo znamke št. ..., ki je bila osnova za prijavo obravnavane znamke, zavrnil (enako tudi znamko št. ...). Glede na navedeno je toženka na podlagi b) in c) točke prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) prijavo obravnavane znamke zavrnila.

2Tožnik se s tako odločitvijo ne strinja. V tožbi navaja, da je toženka zmotno ugotovila, da slogan ni razlikovalen, saj zadevna znamka kaže dovolj izvirnosti, ki bi potrošniku služila kot identifikator znamke. Fraza je presenetljiva, na prvi pogled nerazumljiva in skoraj paradoksna, saj izstopa v mislih potrošnika in zahteva njegovo razmišljanje, da najde smisel skovanke. Besedna zveza je v nepravilni angleščini, kar daje svežino in pritegne pozornost povprečnega potrošnika, slovnično nepravilna angleška fraza pa verjetno niti ne bo razumljena s strani povprečnega slovenskega potrošnika. Potrošnik si mora prizadevati, da bi razumel pomen fraze, saj mora najprej povezati in razplesti pomen skovanke. Glede na več registriranih znamk, ki so podobne zadevnemu sloganu za identično in podobno blago, je stališče toženke, da je slogan opisne narave, nepravilno. Obravnavani slogan vsebuje igro besed, ki pri povprečnemu potrošniku sprožijo kognitivni proces, zaradi česar si ga potrošnik lažje zapomni. Poleg tega je tožnik prvi uporabil zadevni slogan in njegove podobne izpeljanke. Znak glede na proizvode v razredih 9, 11 in 34 NK ni opisen, saj s temi proizvodi nima neposredne povezave in ne bo zaznan kot opis tobačnih ali sorodnih izdelkov. Poleg tega nova tehnologija še ni razvita in prisotna v Sloveniji, zato potrošnik ne bo razumel pomena slogana kot splošne informacije in znamke ne bo povezoval z novo obliko tobačnih izdelkov. Dodaja, da je znanje tujih jezikov v ciljnih skupinah precenjeno, saj imajo te skupine relativno skromen angleški besednjak in lahko prepoznajo le najbolj očitne jezikovne medsebojne povezave med različnimi angleškimi besedami. Za splošno javnost se lahko pričakuje le osnovni angleški besednjak in zato povprečni potrošnik verjetno ne bo razumel slovnično nepravilnega slogana. Besede slogana imajo več pomenov, ki si jih lahko potrošnik razlaga na drugačen način kot toženka. Pri preizkusu bi morala toženka obrazložiti opisnost znaka glede vsega blaga. Predlaga, naj sodišče izpodbijano odločbo odpravi in odloči o zadevi oziroma podrejeno, naj izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo toženki v ponovni postopek, toženki pa naloži povrnitev stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

3Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe kot neutemeljene. Navaja, da se za slogane uporabljajo enaka merila kot pri besednih znamkah. Meni, da kadijo ljudje z različno stopnjo izobrazbe, poleg tega pa tudi ni mogoče trditi, da nekdo s srednjo izobrazbo ne pozna angleškega jezika. Angleški jezik je namreč pri nas zelo prisoten, slovenski potrošniki so nanj navajeni in ga večinoma razumejo. Zadevna znamka je sestavljena iz splošnih besed, katerih pomen bo prepoznal tudi slovenski potrošnik. Besedilo slogana je jasno in razumljivo, kljub temu da ni v slovnični angleščini, ga bo potrošnik vseeno prepoznal in razumel njegov pomen, samo zaradi tega mu tudi ne bo pripisal večje pozornosti in distinktivnosti. Kombinacija besed je namreč lahko opisna tudi, če ni zapisana v pravilni slovnici, zapis v nepravilni slovnici pa ne pripomore k večjemu razlikovalnemu učinku znamke. Slogan ni izviren, saj je sestavljen iz besed, ki se uporabljajo v tobačni industriji, in na katere so potrošniki navajeni. Poleg tega ni nujno, da je opisni znak dejansko v uporabi glede prijavljenega blaga, ampak zadostuje, da bi lahko bil uporabljen. Pri presoji je upoštevano vse zadevno blago, saj ima podobne značilnosti. Dodaja, da odločbe EUIPO nimajo obvezne moči, odstop od prakse EUIPO pa je opravičljiv glede primerov, ki v dejanskem stanju niso enaki obravnavani zadevi. Registracije drugih znamk ne morejo vplivati na predmetni postopek, saj gre v vsakem primeru za določene posebne okoliščine, ki odločilno vplivajo na presojo primernosti znaka za registracijo. Poleg tega je tudi EUIPO znamki št. ... in št. ... zaradi opisnosti in nerazlikovalnosti delno zavrnil. Predlaga, naj sodišče tožbo zavrne in potrdi izpodbijano odločbo.

4Tožnik v pripravljalni vlogi vztraja pri svojih navedbah, ki jih v bistvenem ponavlja z dodatnimi argumenti.

5Tožba ni utemeljena.

6V zadevi je sporna zavrnitev prijave znamke "HEAT DON`T BURN" št. ... iz razlogov po točkah b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, po katerih se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka oziroma ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev.

7Sodišče se strinja s presojo toženke, da je obravnavani znak "HEAT DON`T BURN" glede na blago iz razredov 9, 11 in 34 po NK opisovalen, saj kaže na vrsto, značilnosti oziroma lastnosti zadevnega blaga in zato nima razlikovalnega učinka, ter se v zvezi s tem v izogib ponavljanju sklicuje na razloge izpodbijane odločbe (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). Tudi po oceni sodišča sporni znak sestavljajo običajne besede, ki s stališča povprečnega potrošnika zadevnega blaga (ne)posredno dajejo (zgolj) informacije o lastnostih, vrsti, namenu oziroma značilnostih prijavljenega blaga, zlasti v smislu (nove, posebne) vrste izdelkov oziroma nove tehnologije, s tem pa je podan zavrnilni razlog po točki c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Sodišče se strinja, da četudi je prijavljeni znak v angleškem jeziku, gre v konkretnem primeru za znane, običajne, vsakdanje in splošno razumljive besede, katerih pomen razume vsak povprečen slovenski potrošnik, tudi potrošnik z osnovnim znanjem angleškega jezika. Angleški jezik je namreč tudi po oceni sodišča v Sloveniji prisoten do te mere, da povprečni slovenski potrošnik brez težav razume pomen spornega besednega znaka,¹ običajen pa je tudi prevod v slovenski jezik. Toženka je pravilno opravila presojo glede na relevantnega potrošnika in opisnost znaka pravilno ocenjevala glede na prijavljeno blago, ki skupaj tvori (dovolj) homogeno kategorijo. Sporni znak bi namreč potrošniki dojemali predvsem kot informativni izraz, ki kaže delovanje tobačnih izdelkov oziroma se nanaša na pojem ogrevanja (segrevanja) tobaka.

8Sodišče prav tako soglaša z oceno toženke, da v obravnavni zadevi prijavljeni znak tudi nima razlikovalnega učinka in se sklicuje na razloge izpodbijane odločbe (drugi odstavek 71. člena ZUS-1). Ker je sporni znak, kot obrazloženo, opisen glede značilnosti blaga, že iz tega razloga obenem ne more opravljati funkcije razlikovanja. Tožbeni ugovor, da je znak razlikovalen, ker ni zapisan v slovnično pravilni angleščini, ni utemeljen, saj kljub temu opisna narava spornega znaka ostane. Sporni znak namreč vsebuje osnovne in običajne besede angleškega jezika, ki jih ne glede na zapis v slovnično nepravilni angleščini povprečni potrošnik takoj in brez težav jasno razume, s tem pa tudi pomen zadevnega znaka, pri tem pa po oceni sodišča že izkustveno gledano ni potreben poseben intelektualni napor ali kakršnakoli posebna interpretacija. Po presoji sodišča znak tudi ni nenavaden, presenetljiv oziroma nerazumljiv ali paradoksen, temveč je pomen izraza kot celote resnično preprost in takoj razumljiv povprečnemu potrošniku, ki je razumno obveščen, pozoren in preudaren. Sporočilo je nedvoumno in očitno, ki ne zahteva kakršnegakoli posebnega napora, da bi potrošnik razumel njegov pomen, za določitev njegovega pomena pa tudi ni potrebna nobena posebna analiza. Potrošnik tudi ne bi analiziral, ali je sporni znak zapisan v slovnično pravilni angleščini, temveč bi zgolj zaznal njegovo očitno informativno sporočilo. Poleg tega je sporni znak sestavljen iz več besed, zapisanih z navadnimi tiskanimi črkami, brez posebne grafične oblike ali drugih figurativnih oziroma distinktivnih elementov, zato mu tudi po oceni sodišča v tem primeru ni mogoče pripisati razlikovalnosti.

9Sporni znak torej ne z oblikovne plati (zapis besed v standardni pisavi) ne z vsebinske plati, ker navedene besede predstavljajo osnovne, običajne besede angleškega jezika, ki so splošno razumljive, nima razlikovalnih elementov. Potrošniki pod tem spornim znakom ne morejo domnevati, da slednji napotuje na določen izvor, kar pomeni, da nima razlikovalnega učinka. Sodišče dodaja, da so iz registracije izključene znamke, ki ne omogočajo razlikovanja blaga oziroma ki potrošniku ne pomagajo razlikovati med blagom enake ali podobne vrste in so sestavljene iz znakov, ki opisujejo značilnosti blaga, znak pa je v celoti opisen.² Opisni znaki morajo ostati v prosti rabi oziroma na voljo vsem in ne le tistim subjektom, ki so takšen znak uspeli zavarovati z znamko.³

10Ker je razlikovalnost zakonski pogoj za registracijo, niti ni pomembno, ali (če) je tožnik prvi uporabil sporni znak. Tudi, če je tožnik prvi oziroma edini, ki uporablja izraz "HEAT DON`T BURN" ali njegove podobne izpeljanke, to ne pove ničesar o tem, kako bodo potrošniki zaznali znamko. Razlikovalni učinek znamke se določi na podlagi dejstva, da lahko zadevna javnost to znamko takoj zazna kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov. Presoje o nerazlikovalnosti in opisnosti spornega znaka ne more spremeniti niti dejstvo, da naj bi tožnik že imel registrirane znamke, ki so podobne zadevnemu znaku za enako oziroma podobno blago. Pri predhodno registriranih znamkah, na katere se tožnik sklicuje, gre namreč bodisi za drugačne blagovne znamke, bodisi je bila njihova registracija tudi delno zavrnjena, pri čemer ne gre spregledati, da se praksa spreminja, dopolnjuje in s tem razvija, ter da gre v vsakem posameznem primeru za določene posebnosti in okoliščine, ki vplivajo na končno presojo o primernosti znaka za registracijo. Na podlagi samega dejstva predhodno registriranih znamk, na katere se sklicuje tožnik, celo drugačnih, kot je sporni znak, pa se tudi ne more samo po sebi sklepati na razlikovalnost obravnavanega znaka, ob tem ko je toženka pri presoji glede opisnosti in nerazlikovalnosti spornega znaka logična in prepričljiva. Tožnik v postopku tudi ni dokazal, da je sporni znak (morebiti) pridobil razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo v smislu drugega odstavka 43. člena ZIL-1. Vsakršna uporaba znaka namreč ni zadostna za dokazovanje njegove pridobljene razlikovalnosti.

11Ker je glede na obrazloženo izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.

12Sodišče je lahko razsodilo že na podlagi trditvene podlage strank, izpodbijane odločitve, spisne dokumentacije in podatkov iz upravnega spisa, zato je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 odločilo brez glavne obravnave, ker stranke niso predlagale dokazov oziroma navedle dejstev, ki bi bila pomembna za odločitev, saj glede na sprejeto odločitev in razloge zanje v tem primeru niso relevantni, kajti na (drugačno) odločitev sodišča ne bi mogli vplivati.

13Odločitev o stroških postopka temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, kadar sodišče (med drugim) tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

¹ Primerjaj na primer sodbo Vrhovnega sodišča RS I Up 1190/2004 z dne 1. 9. 2005, sodbo tega sodišča I U 976/2012 z dne 5. 3. 2013.
² Primerjaj na primer sodbo Upravnega sodišča RS I U 1793/2012 z dne 7. 5. 2013.
³ Primerjaj na primer sodbo Vrhovnega sodišča RS I Up 1190/2004 z dne 1. 9. 2005.