VSRS Sodba X Ips 183/2015

I. Revizija se zavrne.

II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

Dosedanji potek postopka

1V postopku pred Uradom RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Uradom) in Upravnim sodiščem je bila opravljena primerjava med znakom prijaviteljice A., d. o. o. »S. C. natural drinks« (št. ...) na eni strani:

ter tožničinima predhodno registriranima znamkama »S.« v besedi (št. ...) in v grafizmu (št. ...) na drugi strani:

SMOOTHIE

2Urad je z upravno odločbo, št. 31207-460/2013-12 z dne 2. 12. 2014, zavrnil ugovor tožnice zoper registracijo znamke »SMOOTHIE CAB natural drinks« (št. Z-201370460). Tožnica se je sklicevala na svoji predhodno registrirani znamki »SMOOTHIE« v besedi (št. 200771636) in v grafizmu (št. 200771635). Urad je ugotovil, da si, upoštevaje vizualno, pomensko in fonetično primerjavo znakov, primerjavo blaga in storitev ter primerjavo znamk v celoti, primerjani znaki niso zamenljivo podobni ter da je, upoštevaje relevantnega potrošnika v konkretnem primeru in šibek razlikovalni učinek prejšnjih znamk, verjetnost zmede v javnosti izključena. Posledično ni podan relativni razlog za zavrnitev registracije znamke iz točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1).

3Tožnica je v upravnem sporu zoper odločbo Urada vložila tožbo, s katero je predlagala odpravo izpodbijane odločbe in zavrnitev registracije prijavljene znamke oziroma vrnitev zadeve upravnemu organu v ponovno odločanje. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo (I. točka izreka sodbe) in ob tem odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka (II. točka izreka sodbe).

4Tožnica je zoper sodbo Upravnega sodišča vložila revizijo. Dovoljenost revizije utemeljuje z razlogoma iz 2. in 3. točke drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), njeno utemeljenost pa z uveljavljanjem revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava (druga točka prvega odstavka 85. člena ZUS-1). Primarno predlaga spremembo izpodbijane sodbe z ugoditvijo tožbenemu zahtevku, podredno pa njeno razveljavitev z vrnitvijo zadeve v novo sojenje. Priglaša tudi stroške revizijskega postopka.

5Toženka je v odgovoru na revizijo primarno predlagala, da Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže, podredno pa, da jo kot neutemeljeno zavrne.

O dovoljenosti revizije

6Revizija je v skladu z drugim odstavkom 83. člena ZUS-1 dovoljena, če je podan eden od tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentki. Revidentka je dovoljenost revizije utemeljevala z izpolnjevanjem pogojev po 2. in 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Odločitev Upravnega sodišča naj bi (ob odsotnosti sodne prakse Vrhovnega sodišča) odstopala od sodne prakse Sodišča Evropske unije glede naslednjih dveh pravnih vprašanj:

a) Ali obstaja verjetnost zmede pri zadevni javnosti, če gre za šibek razlikovalni učinek prejšnje znamke, zaobsežene v novi znamki, in enakost ali visoko podobnost proizvodov?

b) Ali sme oblastni organ v postopku odločanja o ugovoru glede prijave nacionalne znamke zanikati razlikovalni značaj znaka starejše nacionalne znamke, čeprav ni ugotavljal krivde imetnika znamke za nastali položaj skladno z določbo točke c) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 oziroma točke a) drugega odstavka 12. člena Direktive o znamki, temveč se je skliceval na „novo nastale razmere na trgu“?

Poleg tega naj bi za revidentko imela zelo hude posledice.

7Predmetna revizija je dovoljena na podlagi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, saj gre za odločitev o pomembnih pravnih vprašanjih za razvoj sodne prakse s področja prava blagovnih znamk.

O utemeljenosti revizije

8V skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanje s prejšnjo znamko.

9V obravnavanem primeru ni sporno, da se znak prijaviteljice in obstoječi znamki tožnice deloma nanašata na enako blago (iz razreda 32 Nicejske kvalifikacije), zaradi česar sta Urad in Upravno sodišče opravila presojo verjetnosti zmede, ki bi nastala zaradi morebitne vizualne, fonetične in pomenske podobnosti znakov, pri čemer sta upoštevala celostni vtis, ki ga znaki ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Ob ugotovitvi, da imata prejšnji znamki tožnice zaradi opisnega, generičnega značaja besede »s.« le šibek razlikovalni učinek (razmere na slovenskem trgu so se namreč od časa registracije tožničinih znamk do predloga za registracijo prijaviteljičine znamke spremenile - beseda je izgubila funkcijo identifikatorja blaga in postala oznaka njegove vrste), sta zaključila, da med znaki obstaja le nizka stopnja podobnosti. Verjetnost zmede je zato po njunem mnenju izključena, saj nizka stopnja podobnosti znakov in šibek razlikovalni učinek prejšnjih znamk izravnata visoko stopnjo podobnosti oziroma enakosti proizvodov.

10Revidentka taki ugotovitvi nasprotuje, sklicujoč se na odločitev

Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju Sodišča EU) v zadevi C-235/05 P z dne 27. aprila

2006 (

L’Oréal SA

v

UUNT

), ki naj bi bila ob enakih ugotovljenih elementih dejanskega stanja (stopnji razlikovalnega učinka prejšnje znamke, stopnji podobnosti znakov in stopnji podobnosti blaga) diametralno nasprotna. Vendar pa

je revizijsko vprašanje o verjetnost zmede revidentka omejila le na dva elementa: šibek razlikovalni učinek prejšnje znamke, zaobsežene v novi znamki, in enakost proizvodov. Ta dva elementa sta v obravnavanih zadevah sicer res enaka, vendar pa je treba upoštevati tudi tretji element: stopnjo podobnosti primerjanih znakov. Ta pa je bila v zadevi pred Sodiščem EU visoka, medtem ko je bilo v tu obravnavani zadevi ugotovljeno, da je nizka. Ob taki dejanski ugotovitvi (na katero je revizijsko sodišče vezano) pa Upravno sodišče ni interpretiralo materialnega prava v nasprotju z odločitvijo Sodišča EU.

11Ker se dejansko stanje ugotavlja v določenem materialnopravnem okvirju, katerega nepravilno uporabo revidentka smiselno zatrjuje v povezavi z drugim zastavljenim revizijskim vprašanjem, je revizijsko sodišče tudi presojalo, ali je Upravno sodišče ugotovitev o nizki stopnji podobnosti primerjanih znakov sprejelo ob pravilni uporabi materialnega prava.

12Sodišče Evropske unije je v sodbi v zadevi C-196/11 P z dne 24. maja 2012 (

Formula One Licensing BV

v

UUNT

), na katero tudi opozarja revidentka in ki se nanaša na registracijo znaka, ki je enak znamki, zaščiteni v državi članici, zavzelo stališče, da opredelitev (dela) znaka (ki je enak kot predhodno registrirana znamka) kot opisnega ali generičnega pomeni zanikanje njegovega razlikovalnega značaja. Ugotovitev neobstoja razlikovalnega učinka pomeni ugotovitev absolutnega zavrnilnega razloga za registracijo znaka. Zato gre

de facto

za izpodbijanje veljavnosti predhodno registrirane nacionalne znamke, česar pa ni mogoče storiti znotraj postopka ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti, temveč zgolj v razveljavitvenem postopku, sproženem v državi članici.(1)

13Čeprav se zadeva nanaša na razmerje med znamko Skupnosti in nacionalno znamko ter je Sodišče EU svoje stališče med drugim utemeljilo na spoštovanju sistema soobstoja znamk Skupnosti in nacionalnih znamk, saj za registracijo slednjih in za njihov sodni nadzor nista pristojna UUNT in Splošno sodišče, temveč nacionalna sodišča v okviru nacionalnih postopkov, ni razloga, da ne bi enako stališče veljalo znotraj sistema registracije in sodnega nadzora nad nacionalnimi znamkami v Republiki Sloveniji. Tudi ZIL-1 namreč vsebuje posebne mehanizme za izpodbijanje veljavnosti predhodno registrirane nacionalne znamke v primerih obstoja absolutnega zavrnilnega razloga za registracijo znaka: tožbo za ugotovitev ničnosti znamke po 114. členu ZIL-1 (če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave znamka registrirana kljub obstoju absolutnega zavrnilnega razloga) in tožbo za izbris znamke iz registra po 229. členu ZIL-1 (če je zaradi dejanj ali dopustitve imetnika znamka postala običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katere je registrirana). Vendar pa ZIL-1 ne vsebuje posebnih določb, ki bi Uradu in sodišču znotraj nacionalnega ugovornega postopka

zoper registracijo nacionalne znamke

omogočale

odvzem varstva predhodno registrirani znamki. Zato je treba

mutatis mutandis

sprejeti stališče Sodišča EU, da je prejšnji znamki v tem postopku treba priznati določeno stopnjo razlikovalnega značaja. Revizijsko sodišče glede tega zato na Sodišče EU ni naslovilo vprašanja za predhodno odločanje, ki ga je predlagala revidentka.(2)

14V zadevi C-235/05 P z dne 27. aprila 2006 je Sodišče EU opozorilo, da je treba razlikovati med razlikovalnim učinkom prejšnje znamke, ki je povezan z varstvom, ki ga znamka uživa (

per se

ali zaradi lastnega ugleda), ter razlikovalnim učinkom posameznega elementa sestavljene znamke,

ki

opredeljuje

njegovo sposobnost prevladovanja v celotnem vtisu, ki ga ta znamka daje (torej biti

dominantni del znamke).

(3)

Prvi je pomemben pri celostni presoji zmede, drugi pa pri presoji podobnosti znakov. Četudi ima prejšnja znamka šibek razliko

valni učinek, to torej ne pomeni, da se je (še zlasti, če je v celoti reproducirana v kasnejši sestavljeni znamki) nikoli ne more šteti za dominantni del znaka oziroma da jo je treba kot element sestavljene znamke pri presoji podobnosti celo zanemariti.

15Revizijsko sodišče pojasnjuje, da se s

á

mo ne more spuščati v presojo

podobnosti znakov, ker gre pri tem za vprašanje dejanskega stanja, na katero je vezano. Lahko pa presoja, ali iz izpodbijane sodbe (ki se sklicuje na odločbo Urada) kljub stališču o opisnem in generičnem značaju besede »s.« dejansko

izhaja priznanje določene stopnje njenega razlikovalnega učinka. Tako je presodilo, da je odgovor pritrdilen. Urad in Upravno sodišče besedi nista popolnoma odvzeli razlikovalnega učinka, temveč sta ji priznali šibek razlikovalni učinek.(4) Tudi iz obrazložitve presoje podobnosti znakov izhaja, da besede sicer nista štela za dominantni del znaka, vendar pa ga pri celostni presoji tudi nista zanemarila, temveč sta znaka presojala celovito in ugotovila delno (a nizko) stopnjo podobnosti.

16Posledično je treba zaključiti, da kljub siceršnji pravilnosti revidentkinega stališča, da Urad v postopku odločanja o ugovoru glede prijave nacionalne znamke ne sme popolnoma zanikati razlikovalnega značaja znaka starejše nacionalne znamke, taka kršitev materialnega prava iz izpodbijane sodbe (v povezavi z odločbo Urada) ne izhaja.

Odločitev o reviziji

17Ker niso podani razlogi, zaradi katerih je bila vložena, niti razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče v skladu z 92. členom ZUS-1 revizijo kot neutemeljeno zavrnilo (I. točka izreka).

Stroški revizijskega postopka

18Revidentka z revizijo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, in prvi odstavek 154. člena ZPP, oba v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

----

(1)

Sodba v zadevi C-196/11 P z dne 24. maja 2012 (

Formula One Licensing BV

v

UUNT

), 40. do 47. točka obrazložitve.

(2)

Gre za vprašanje kršitev določbe 4(1)(b) in/ali 5(1)(b) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) oziroma Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami v primeru, ko oblastni organ v postopku odločanja o ugovoru zoper prijavo nacionalne znamke zanika razlikovalni značaj starejše registrirane nacionalne znamke, pri čemer razlikovalni značaj ugotavlja po stanju v trenutku odločanja o ugovoru in ne v trenutku registracije starejše znamke ter ne ugotavlja krivde imetnika starejše znamke za nastali položaj (opisovalni značaj znaka) skladno z določbami 12(2)(a) omenjenih direktiv.

(3)

Sodba v zadevi C-235/05 P z dne 27. aprila 2006 (

L’Oréal SA

v

UUNT

),

43točka obrazložitve.

(4) Primerjaj

ibid

. sodbo v zadevi

C-196/11 P z dne 24. maja 2012,

48do 52. točka obrazložitve. Splošno sodišče skupnemu generičnemu elementu znakov v presojani zadevi (zaradi zmotne uporabe prava) ni priznalo nikakršnega razlikovalnega učinka.