VSRS Sklep III Ips 30/2009

Reviziji se ugodi, sodba sodišča druge stopnje se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v novo sojenje.

Odločitev o revizijskih stroških se pridrži za končno odločbo.

Dosedanji potek postopka

1Sodišče prve stopnje je v postopku, ki je tekel zaradi izpodbijanja pravice do znamke, razsodilo, da je znak Dosyl, ki ga v gospodarskem prometu za označevanje svojih produktov, to je čistilnih in razkužilnih sredstev za mlekovode, molzne stroje in naprave ter druge opreme pri prireji mleka, uporablja tožeča stranka, istoveten znamki Dosyl, ki ga za označevanje produktov iste in podobne vrste uporablja tožena stranka (I.1. točka izreka). Ugotovilo je, da je bil znak Dosyl splošno znan kot oznaka za navedeno blago tožeče stranke in njene pravne prednice, še preden je tožena stranka prijavila znamko (I.2. točka izreka). Tožečo stranko je nato razglasilo za imetnika blagovne znamke Dosyl, ki je vpisana v register znamk, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, pod registrsko številko 200270488, in sicer za blago, razvrščeno v 1., 3. in 5. razred Nicejske klasifikacije (I.3. točka izreka). V nadaljevanju je toženi stranki prepovedalo uporabo znaka Dosyl v gospodarskem prometu za označevanje čistilnih in razkužilnih sredstev za mlekovode, molzne stroje in naprave ter druge opreme pri prireji mleka (I.4 točka izreka) ter ugodilo zahtevku za objavo sodbe na stroške tožene stranke (I.5 točka izreka). Tožbeni zahtevek je zavrnilo le v delu, ki se nanaša na izročitev seznama vseh oseb, ki so od tožene stranke kupile produkte Dosyl (II. točka izreka).

2Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke zoper I.2. - I.5. točko izreka sodbe ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo.

3Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožeča stranka vložila revizijo, v kateri uveljavlja revizijske razloge iz prvega odstavka 370. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP).

4Postopek v tej zadevi se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – ZPP-D (Ur. l. RS, št. 45/2008), zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP).

5Sodišče je revizijo vročilo toženi stranki, ki predlaga njeno zavrnitev, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

Ugotovljeno dejansko stanje

6Sodišči prve in druge stopnje sta svojo odločitev oprli na naslednja pravno odločilna dejstva:

na globalni ravni je s pogodbo z dne 20. 11. 2001, ki je začela učinkovati 3. 5. 2002, prišlo do prodaje celotnega poslovanja D.-ja, kamor sodi tudi čistilno in dezinfekcijsko sredstvo Dosyl, ki se uporablja predvsem pri prireji mleka;

pogodba na globalni ravni je bila sklenjena med J. Inc. in S. Inc. kot kupcema in C., Inc. kot prodajalcem;

v okviru pogodbe na globalni ravni je bila na lokalni ravni dne 3. 5. 2002 med tožečo stranko kot kupcem in družbo U. d.o.o. kot prodajalcem sklenjena pogodba o prodaji poslovanja D.-ja v Sloveniji oziroma o prodaji sredstev, ki se nanašajo na D. B. v Sloveniji;

tožeča stranka je znak Dosyl začela uporabljati s sklenitvijo pogodbe na lokalni ravni dne 3. 5. 2002; pred tem je znak Dosyl od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje uporabljala družba U. d.o.o., ki je v preteklosti nastopala tudi s firmami DI. d.o.o., DV. d.o.o. in T. d.o.o.;

tožena stranka je znamko Dosyl pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino prijavila 12. 4. 2002.

Odločbi sodišč nižje stopnje

7Na podlagi navedenih ugotovitev je sodišče prve stopnje presodilo, da je tožeča stranka delni univerzalni pravni naslednik družbe U. d.o.o. in da zato lahko upravičeno uveljavlja varstvo po 116. členu Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1).

8Nasprotno je sodišče druge stopnje presodilo, da tožbo po 116. členu ZIL-1 lahko utemeljeno vloži le tisti, ki je določen znak uporabljal v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga sam ali pa so ga uporabljali njegovi univerzalni pravni predniki, še preden je kdo drug enak oziroma podoben znak prijavil in nato tudi registriral kot znamko. Obrazložilo je, da v primeru nevložitve tožbe po 116. členu ZIL-1 uporaba znaka ostaja zgolj dejstvo, dejstvo pa ne more biti predmet pogodbenega prenosa. S prodajno pogodbo, ki jo je tožeča stranka sklenila z družbo U. d.o.o. dne 3. 5. 2002, uporabe znaka tako ni bilo mogoče prenesti. Sodišče druge stopnje je prav tako presodilo, da na uveljavljanih podlagah ni prišlo do univerzalnega pravnega nasledstva.

Revizijske navedbe

9Tožeča stranka sodišču druge stopnje očita zmotno uporabo določbe 116. člena ZIL-1. Poudarja, da zakonodaja varuje dobroverno rabo nezaščitenega znaka in preprečuje tretjim, da bi si z uporabo določb s področja blagovnih znamk prisvojili tak znak, s tem pa posledično tudi renome in tržne deleže, ki jih je s svojim vlaganji ustvarila oseba, ki je znak uporabljala. Sodišče druge stopnje naj bi napačno ugotavljalo, da naj bi bil predmet pravnega prenosa dejstvo. Kot navaja, so bili predmet prenosa proizvodi in poslovanje, med drugim proizvodi ter vse zaščitene in nezaščitene pravice iz poslovanja s temi proizvodi. Glede pravnega nasledstva navaja, da če kupec kupi neko poslovanje, v kakršni koli obliki, postane v tem delu pravni naslednik.

10Revizija je utemeljena.

Presoja utemeljenosti revizije

11ZIL-1 razločuje med znamko kot pravico industrijske lastnine, ki se pridobi na podlagi prijave z vpisom v register (drugi odstavek 1. člena in 76. člen ZIL-1), in uporabo neregistriranega znaka kot dejanskim stanjem. Zgolj uporaba znaka, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati, ne zadošča za nastanek znamke. Kljub temu, da je uporaba neregistriranega znaka dejansko stanje in ne pravica, zakon temu dejanskemu stanju nudi pravno varstvo.

12ZIL-1 tako v prvem odstavku 116. člena določa, da lahko pravne ali fizične osebe s tožbo zahtevajo od pristojnega sodišča, da ugotovi, da je znak, ki ga uporabljajo v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga ali storitev, enak ali podoben znamki, ki jo uporablja kdo drug za zaznamovanje svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste, in da je bil ta znak splošno znan kot oznaka za blago ali storitve fizične ali pravne osebe, še preden je toženec prijavil znamko, kot tudi da sodišče s svojo odločbo razglasi tožnika za imetnika znamke. Uporabniku neregistriranega znaka je torej omogočeno izpodbijanje pravice do znamke.

13Kot je pravilno obrazložilo že sodišče druge stopnje, pravico do znamke nedvomno lahko izpodbija fizična ali pravna oseba, ki sama uporablja določen znak v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga ali storitev.

14Napačna pa je presoja sodišča druge stopnje, da uporabe neregistriranega znaka ni mogoče pogodbeno prenašati oziroma da uporaba neregistriranega znaka lahko prehaja le v okviru univerzalnega pravnega nasledstva. Položaj uporabnika znaka je v tem pogledu podoben položaju posestnika. Tudi posestnik iz naslova posesti kot dejanske oblasti nad stvarjo (24. člen Stvarnopravnega zakonika) nima nikakršne pravice. Posest je sicer pravno varovana, vendar je še vedno zgolj dejansko stanje. Ne glede na takšno ureditev pa se posest lahko prenaša bodisi v okviru univerzalnega, bodisi v okviru singularnega pravnega nasledstva. Povsem enako velja tudi glede prenosa uporabe neregistriranega znaka.

15Podlaga za prenos uporabe neregistriranega znaka je tako lahko univerzalno pravno nasledstvo. Značilnost univerzalnega pravnega nasledstva je v tem, da pravni naslednik celostno vstopi v pravni položaj svojega pravnega prednika. V takem primeru gre pravnemu nasledniku pravno varstvo po 116. členu ZIL-1 v povsem enakem obsegu, kot bi šel njegovemu pravnemu predniku.

16Podlaga za prenos uporabe neregistriranega znaka pa je lahko tudi singularno pravno nasledstvo. Do prenosa uporabe znaka tako lahko pride po volji dotedanjega uporabnika znaka na podlagi pravnega posla. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je, ali in v kolikšni meri zakon daje pravno varstvo po 116. členu ZIL-1 singularnim pravnim naslednikom uporabnika znaka.

17Iz besedila prvega odstavka 116. člena ZIL-1 je razvidno, da je varstva deležen le kvalificiran uporabnik neregistriranega znaka. Zakon med drugim zahteva, da znak uporablja v gospodarskem prometu ter da ga uporablja za označevanje svojega blaga ali storitev. Zahteva se torej neka tesna povezanost in prepletenost njegove gospodarske aktivnosti oziroma njegovega blaga ali storitev z uporabo neregistriranega znaka. Predmet varstva ni uporaba znaka samega po sebi, temveč njegova uporaba v zvezi z gospodarsko aktivnostjo uporabnika znaka glede določenega blaga ali storitev.

18Ob takšnem izhodišču varstva po 116. členu ZIL-1 ni mogoče nuditi v tistih primerih, ko bi uporaba znaka prehajala v okviru singularnega pravnega nasledstva povsem samostojno, brez tesne povezanosti z dotedanjo gospodarsko aktivnostjo uporabnika znaka oziroma brez tesne povezanosti z dotedanjo proizvodnjo ali dajanjem na trg blaga oziroma z dotedanjim nudenjem storitev.

19Položaj je drugačen, kadar ob prenosu uporabe neregistriranega znaka obstoji tesna povezanost z dotedanjo gospodarsko aktivnostjo uporabnika znaka glede določenega blaga ali storitev. Gre za primere, ko se s pravnim poslom ne prenaša gola uporaba določenega znaka, temveč tudi z uporabo znaka povezan materialni substrat (sočasno se na primer prodaja proizvodnja hala s proizvodnjo linijo, katere rezultat je proizvod, ki ga je dotedanji uporabnik znaka označeval z neregistriranim znakom). V takšnih primerih je treba singularnim pravnim naslednikom uporabe znaka priznati varstvo po 116. členu ZIL-1, saj se s tem ščiti kvalificirana uporaba neregistriranega znaka, kot je predvidena v tem členu zakona.

20V obravnavanem primeru tožeča stranka zatrjuje položaj, ki ustreza prenosu uporabe neregistriranega znaka v okviru singularnega pravnega nasledstva skupaj z materialnim substratom, ki je povezan s to uporabo znaka.

21V postopku pred sodiščema nižje stopnje je bilo ugotovljeno, da je tožeča stranka s pogodbo na lokalni ravni z dne 3. 5. 2002 kupila sredstva, ki se nanašajo na D. B. v Sloveniji, v okvir D. B. pa sodi tudi sredstvo s spornim znakom Dosyl. Ker je sodišče druge stopnje zmotno presodilo, da uporabe neregistriranega znaka ni mogoče prenesti s pravnim poslom v okviru singularnega pravnega nasledstva, pritožbi pa je ugodilo že iz razloga, da ni podano univerzalno pravno nasledstvo na strani tožeče stranke, ki uveljavlja varstvo po 116. členu ZIL-1, je dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno. Sodišče med drugim ni odgovorilo na pritožbene navedbe, da naj uporaba neregistriranega znaka ne bi bila predmet pogodbenega prenosa, pritožba pa je ostala neizčrpana tudi v preostalem delu. Vrhovno sodišče je zato na podlagi drugega odstavka 380. člena ZPP izpodbijano sodbo sodišča druge stopnje razveljavilo in mu zadevo vrnilo v novo sojenje.

22V zvezi z očitkom bistvene kršitve določb pravdnega postopka Vrhovno sodišče ugotavlja, da je pavšalen, zato nanj ne odgovarja.

23Odločitev o stroških temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP.