116. člen ZIL-1

Po naravi stvari je položaj proizvajalca blaga, ki želi uveljaviti domnevno pravico do prostega nastopanja s svojimi proizvodi na trgu, ogrožen že s tem, da imetnik izključujoče pravice uveljavlja varstvo zoper kateregakoli od udeležencev v verigi poslov, prek katerih naj bi bil realiziran poslovni namen proizvajalca. S tožbenimi trditvami, da je tožena stranka s sodnimi postopki zoper njena distributerja poseglo v njen položaj, je tožeča stranka trditvenemu bremenu glede konkretno ogroženega pravnega položaja zadostila. Tožba po prvem odstavku 116. člena ZIL-1 predstavlja časovno omejeno možnost izpodbijanja pravice do znamke. Takšen postopek je usmerjen v prenos upravičenj, ki izvirajo iz znamke, na tožnika. Z uveljavitvijo takšnega zahtevka pridobi tožnik upravičenje, da preprečuje drugim osebam uporabo zavarovanega znaka na trgu. Drugačen pa je domet ugovora iz točke d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1. Uveljavljanje tega ugovora ne cilja na pridobitev monopolnega položaja pri uporabi zavarovanega znaka, temveč je usmerjen zgolj v omejitev učinka izključujočih upravičenj imetnika znamke v razmerju do tistega, ki takšen ugovor uveljavlja. Zaradi različnega pravnega varstva, ki

Odločilno merilo, ali je mogoče vložiti ugotovitveno tožbo, seveda ni, ali bo z dajatveno tožbo tožeča stranka uspela, ali ne. Odločilno je zgolj, ali ima abstraktno možnost varovati svoj pravni položaj z ugotovitveno tožbo. Nasprotno pa je nepomembno, ali ima tožeča stranka konkretne možnosti za uspeh.

Pridobitev pravic na temelju zaupanja v register znamk je mogoča le v primerih iz 117. člena ZIL-1. Tisti, ki izpodbija ločitveno pravico, mora vložiti tožbo na ugotovitev, da ločitvena pravica ne obstaja. Če bi ločitvena pravica na obeh znamkah res obstajala, bi zaradi prodaje obeh znamk ločitvena pravica sama po sebi ne bi prenehala, saj se ločitvena pravica uveljavi šele s poplačilom iz izkupička. Zahtevek na ugotovitev obstoja ločitvene pravice ostaja torej smiseln tudi še po prodaji in ga samo zaradi prodaje ne bi bilo treba spremeniti. V tej zadevi pa tožeča stranka ni zahtevala ugotovitve obstoja ločitvene pravice, temveč ugotovitev neobstoja ločitvene pravice. Če zahtevku ne bi bilo ugodeno, bi to pomenilo, da ločitvena pravica obstaja. Obstajala pa bi, kot je že bilo pojasnjeno, tudi še po prodaji. Zato zahtevka kljub prodaji obeh domnevno zastavljenih znamk ni bilo potrebno spremeniti. ZIL-1 ne določa, da bi imel vpis v register znamk publicitetni učinek, tako da je vsakršno omenjanje publicitete registra znamk v tej zadevi nepravilno. Tožeča stranka je postavila izključno nedenarne zahtevke, zato je odločilna vrednost spornega predmeta, kot jo

Tožena stranka je uporabljala znak v dobri veri pred prijavo znamke s strani tožeče stranke. Ni pomembno, ali je bil znak uporabljen pred vložitvijo prijave znamke v gospodarskem prometu, ampak je pravno odločilnega pomena le dejstvo, da je bil uporabljen. Znak je bil splošno znan v javnosti kot slogan slovenske reprezentance in s tem povezan s toženo stranko.

Po 1. točki drugega odstavka 20. člena ZDDPO-1 oziroma 29. člena ZDDPO-2 odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, niso davčno priznani. Ker je revident pri svoji dejavnosti že uporabljal znake, ne da bi mu bilo treba za to plačevati licenčnine, naknadno plačilo licenčnine za uporabo teh istih znakov, ki so bili kasneje registrirani kot blagovna znamka s strani revidentovega lastnika in direktorja, ne more biti kvalificirano kot neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti. S takšnim plačilom revident ni pridobil nobenega novega sredstva za opravljanje svoje dejavnosti, temveč je plačal za sredstvo, ki ga je že imel v uporabi.

Slaba vera je subjektivno stanje, namen, ki ni združljiv s sprejetimi standardi poštenega in etičnega ravnanja. Ne drži, da že zgolj ponudba za odkup znamk po visoki ceni dokazuje slabo vero za nazaj (v času prijave spornih znamk).

Tožena stranka bi morala uveljavljati svojo pravico do uporabe znaka „Svet nepremičnin“, češ da ga je uporabljala preden je tožeča stranka registrirala znamko „Svet nepremičnine“, s tožbo po 116. členu Zakona o industrijski lastnini - ZIL-1 (prej 100. člen ZIL). Ker tega sodnega varstva ni uveljavljala, se zgolj s trditvami o tem in sklicevanjem na določbo točke d) prvega odstavka 48. člena ZIL-1 ne more uspešno ubraniti pred zahtevkom tožeče stranke za varstvo njene znamke.

Neutemeljen je tožbeni ugovor, da Urad pri primerjavi konkurenčnih znakov vizualnih elementov sploh ni upošteval. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je Urad ugotovil, da vizualne razlike sicer obstojajo (grafični elementi prijavljenega znaka), toda pomenska in fonetična identičnost dominantnega dela nadvladata do te mere, da sta si znaka zamenljivo podobna. Prav tako se sodišče strinja s presojo podobnosti blaga, ki se nanaša na razred 30 (glede razreda 29 in 32 je blago identično), in z zaključkom Urada, da je blago prijavitelja podobno blagu vložnika ugovora. Urad je pravilno zaključil, da vložena tožba po 116. in 119. členu ZIL-1, ki temelji na dejanski podlagi slabovernosti imetnika ugovarjane znamke oziroma na njegovi neupravičenosti do znamke, ni predhodno vprašanje v postopku priznanja znamke.

ZIL-1 daje torej močnejšo zaščito avtorski pravici napram pravici do znamke. Razlog takšne ureditve je v sami naravi avtorske pravice, ki je človekova, ustavno zajamčena pravica, ki temelji na naravnem pravu, in pripada avtorju na podlagi same stvaritve.

Pri presoji, na katerem področju mora biti znak, ki ga uporablja tožnik splošno znan za označevanje njegovega blaga in storitev, je treba zavzeti relativno stališče: odločilno je področje, na katerem si dejansko uporabljani znak in registrirana znamka (dejansko) konkurirata.

V primeru uspešnega izpodbijanja pravice do znamke po 116. čl. ZIL-1 je imetniku splošno znanega znaka podeljena močnejša pravica od pravice do znamke, pridobljene z registracijo. To pomeni, da naše pravo omogoča pridobitev izključne in subjektivne pravice do znamke tudi z uveljavitvijo znaka v gospodarskem prometu, če je znak postal splošno znan. Pravica do znamke, pridobljena z registracijo pri Uradu za intelektualno lastnino, velja, upoštevaje teritorialni princip, na celotnem ozemlju naše države. Določilo 116. čl. ZIL-1 pa ne določa, da mora biti znak splošno znan na celotnem ozemlju RS. Zato bi bila takšna zahteva za obstoj močnejše pravice iz 116. čl. ZIL-1 po prepričanju pritožbenega sodišča prestroga. Kljub temu pa, upoštevaje zgoraj razloženo kolizijo med znakom in znamko, za pojem "splošno znanega" znaka ni nepomembno, ali je znak poznan v pretežnem, pomembnem delu države, ali pa le na ožjem območju. V slednjem primeru bi bilo namreč težko zagovarjati, da je znak splošno znan in da ima oseba, ki ga uporablja za označevanje blaga oz. storitev močnejšo pravico od osebe, ki je pridobila pravico do znamke

Tožeča stranka bi lahko zahtevala, da se s strani sodišča razglasi za nosilko znamke tožene stranke le, če sama ne bi bila nosilka znamke, ampak bi v gospodarskem prometu za označevanje svojega blaga oziroma storitev uporabljala znak, ki bi bil istoveten ali podoben kasnejši znamki tožene stranke.