VSL sodba I Cpg 891/2004

Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se
tožbeni zahtevek, ki se glasi:
"1. Registrirana znamka "DEE JEY TIME" v besedi, št. 9471659 tožene
stranke se razveljavi za proizvode, razvrščene v razred 09 (nosilci
zvoka in slike, radijski in televizijski sprejemniki, naprave za
snemanje, reprodukcijo, hranjenje in oddajanje zvoka in slike) in
razred 16 (tiskarski izdelki, časopisi, revije preriodične
publikacije, knjige priročniki, katalogi, albumi, almanahi,
koledarji, prospekti; fotografije; materiali za učenje in poučevanje
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne
obsegajo drugi razredi), igralne karte) ter storitve, razvrščene v
razred 41 (priprava radijskih in televizijskih programov, priprava
predstav, storitve diskotek, izposoja posnetih zvočnih in slikovnih
nosilcev, razvedrilo, storitve snemalnih medijev) mednarodne
klasifikacije blaga in storitev, saj te znamke tožena stranka na
območju Republike Slovenije brez upravičenega razloga neprekinjeno
več kot pet let pred vložitvijo tožbe z dne 25.4.2003 ni uporabljala
za označevanje blaga in storitev, za katere je registrirana v
razredih 09, 16 in 41",
z a v r n e .
Tožeča stranka nosi sama svoje pravdne stroške in stroške odgovora na
pritožbo, toženi stranki pa je dolžna povrniti njene pravdne stroške
v višini 146.900,00 SIT v roku 15 dni, v primeru neplačila z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka 15-dnevnega roka od vročitve
te sodbe dalje do plačila.

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razveljavilo registrirano

znamko tožene stranke "DEE JEY TIME" v besedi, št. 9471659, za

proizvode, razvrščene v razreda 09 in 16 ter storitve, razvrščene v

razred 41 mednarodne klasifikacije blaga in storitev (v nadaljevanju

MK), češ da te znamke tožena stranka na območju Republike Slovenije

brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let pred

vložitvijo tožbe z dne 25.4.2003 ni uporabljala za označevanje blaga

in storitev, za katere je registrirana v razredih 09, 16 in 41 (1.

točka izreka). Toženi stranki je naložilo, da je dolžna povrniti

tožeči stranki pravdne stroške v višini 114.200,00 SIT z obrestmi (2.

točka izreka).

Tožena stranka je proti sodbi pravočasno vložila pritožbo, iz vseh

pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijano

sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču

predlaga, da pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi, stroške

postopka pa naloži v plačilo toženi stranki.

Pritožba je utemeljena.

Pritožnik očita prvostopnemu sodišču, da je zmotno štelo, da

odločitev o zahtevku iz nasprotne tožbe ni povezana z zahtevkom

tožeče stranke, češ da odločitev o zahtevku iz nasprotne tožbe

predstavlja predhodno vprašanje za odločitev o zahtevku tožeče

stranke. Pritožnik s tem zatrjuje, da zahtevek iz nasprotne tožbe

predstavlja vmesni ali incidenčni ugotovitveni zahtevek po 3. odst.

181člena ZPP, ki ga tožena stranka lahko uveljavlja z nasprotno

tožbo po 3. točki 1. odst. 183. člena ZPP, če z njo zahteva

ugotovitev kakšne pravice ali pravnega razmerja, od katerega obstoja

ali neobstoja je v celoti ali deloma odvisna odločba o tožbenem

zahtevku.

Tožena stranka je vložila nasprotno tožbo za izbris registrirane

znamke tožeče stranke "DEE JAY TIME" št. 9670399, ki je v veljavi od

leta 1998 (torej časovno po veljavnosti registracije znamke tožene

stranke), za storitve oglasne dejavnosti, storitve s področja reklam

in ekonomske propagande, razvrščene v razred 35 MK ter predvajanje

radijskih programov, ki je razvrščeno v razred 38 iste klasifikacije,

in sicer iz naslova podobnosti, zamenljivosti, nevarnosti morebitnega

zavajanja in vnašanja zmede na trg. Poudarila je, da ima veljavno

registrirani dve znamki in sicer DEE JEY TIME ter fonetični zapis

tega imena DI DŽEJ TAJM. Tožena stranka je v nasprotni tožbi

predlagala razveljavitev registrirane znamke tožeče stranke

(nasprotno tožene stranke) DEE JAY TIME št. 9670399. S temi trditvami

je tožena stranka smiselno zatrjevala razlog za izbris znamke po

točki b 1. odst. 119. člena Zakona o industrijski lastnini ( Ur. l.

RS št. 45/2001; v nadaljevanju ZIL-1), ki je podan, če je bila znamka

ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44.

členom tega zakona (razen v primerih iz 139. člena tega zakona). S

trditvami, da tožbo vlaga iz naslova podobnosti, zamenljivosti,

nevarnosti morebitnega zavajanja in vnašanja zmede na trg meri na

situacijo iz točke b 1. odst. 44. člena ZIL-1 (smiselno enako točka 7

19člena ZIL/92, ki je veljal v času registracije znamke tožeče

stranke) v zvezi s točko b, 1. odst. 119. člena ZIL-1. S takšnim

zahtevkom nasprotno tožeča stranka zasleduje izbris znamke tožeče

stranke z namenom, da se prepreči zavajanje in zmeda na trgu. O

zavajanju javnosti kot razlogu za izbris znamke je govora tudi v

točki d, 1. odst. 119. člena, vendar tožena stranka ni konkretno

zatrjevala, da tožeča stranka z uporabo znamke zavaja javnost, zlasti

glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev,

za katere je registrirana.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da tudi, v kolikor bi se ugotovilo, da

je podan dejanski stan, ki ga smiselno zatrjuje tožena stranka in ga

ZIL-1 določa kot pogoj za izbris znamke in bi torej tožena stranka z

nasprotnim tožbenim zahtevkom uspela, v posledici česar tožeča

stranka ne bi bila več registrirana kot imetnica znamke "DEE JAY

TIME", navedeno na odločitev o tožbenem zahtevku tožeče stranke ne bi

vplivalo. Po določbi 1. odst. 120. člena ZIL-1 (ki se v danem primeru

uporablja glede na to, da se je konkretno dejansko stanje, na

katerega je tožeča stranka oprla zahtevo za razveljavitev znamke,

dokončalo po uveljavitvi ZIL-1 (ki je začel veljati 7.12.2001) in

zato v času veljavnosti ZIL/92 še ni pravno učinkovalo), namreč lahko

"zainteresirana oseba" s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva

razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Po navedenem določilu je

aktivno legitimirana za takšno tožbo vsaka "zainteresirana" oseba,

torej oseba, ki ima interes in namerava uporabljati enako ali podobno

znamko za enako ali podobno vrsto blaga in storitev, za katere je

izpodbijana znamka registrirana, oziroma tisti, ki zatrjuje druga

dejstva in okoliščine, s katerimi izkazuje kakšen drug interes za

razveljavitev znamke. V danem primeru je tožeča stranka trdila, da

sta si znamki DEE JAY TIME tožeče stranke in DEE JEY TIME tožene

stranke toliko podobni, da jih povprečni relevantni potrošnik ali

javnost lahko zamenjuje in povezuje, zaradi česar ima tožeča stranka

povsem izkazan pravni in dejanski interes za razveljavitev znamke

tožene stranke št. 9471659. Trdila je, da tožena stranka svoje znamke

brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot 5 let od datuma

pravnomočnosti vpisa znamke v register, oziroma v nepretrganem

obdobju zadnjih 5 let pred vložitvijo te tožbe, t.j. od dne 25.4.1998

dalje ne uporablja za označevanje blaga in storitev, za katere je

registrirana v razredih 09, 16 in 41 MK. Trdila je, da je prepričana,

da bi uporaba izpodbijane znamke tožene stranke, ki se v gospodarskem

prometu za označevanje registriranega blaga in storitev sploh ne

uporablja, lahko ogrozila ali oslabila uporabo in ugled njene znamke

DEE JAY TIME št. 9670399 v Republiki Sloveniji, saj se obe znamki

nanašata na takšne proizvode oziroma storitve, ki so v medsebojni

tesni povezavi oziroma gre za podobno in enako blago in storitve, pri

čemer se ti pojavljajo na istem trgu blaga ali storitev. Ker sta si

znamki podobni, bi se zmedi v gospodarskem prometu le stežka

izognili. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka s

takšnimi trditvami v zadostni meri izkazala, da je zainteresirana

oseba za razveljavitev znamke tožeče stranke zaradi njene neuporabe,

saj zatrjuje uporabo lastne znamke DEE JAY TIME za podobno blago in

storitve, za katere je registrirana znamka tožene stranke DEE JEY

TIME, ki je tako podobna registrirani znamki tožeče stranke, da

obstaja verjetnost zmede v javnosti, zaradi česar bi neuporaba znamke

tožene stranke lahko ogrozila oziroma oslabila uporabo in ugled

znamke tožeče stranke. Registracija znamke daje imetniku znamke

izključno pravico do njene uporabe, znamko pa je tudi dolžan

uporabljati. Možna sankcija zaradi neuporabe je razveljavitev znamke

po 120. členu ZIL-1. Zakon (ZIL-1) torej daje dolžnosti uporabe

znamke takšen pomen, da predvideva kot sankcijo zaradi neuporabe

njeno razveljavitev. Tožena stranka se navedeni sankciji zaradi

opustitve dolžnostnega ravnanja ne more upirati z nasprotnim tožbenim

zahtevkom na izbris znamke tožeče stranke zaradi podobnosti,

zamenjljivosti in nevarnosti morebitnega zavajanja in vnašanja zmede

na trg. Navedene trditve tudi niso pravno relevantne za odločitev o

tožbenem zahtevku tožeče stranke (ki temelji na trditvi, da tožena

stranka svoje registrirane znamke ni uporabljala) in zatorej

odločitev o nasprotnem tožbenem zahtevku tožene stranke ni

prejudicialnega pomena za odločitev o zahtevku tožeče stranke, kot to

zmotno meni pritožnik. Tožena stranka pa s svojimi trditvami v

nasprotni tožbi (o podobnosti, zamenljivosti in nevarnosti

morebitnega zavajanja in vnašanja zmede na trg) tožeči stranki ne

more odvzeti svojstva zainteresirane osebe v smislu 1. odst. 120.

člena ZIL-1.

Pravnoodločilo dejstvo za odločitev o tožbenem zahtevku tožeče

stranke je, ali tožena stranka res neprekinjeno več kot pet let od

datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register oziroma od njene zadnje

resne in dejanske uporabe te brez upravičenega razloga ni

uporabljala.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožena stranka trdila, da ne

držijo navedbe tožeče stranke, da kot imetnica znamke DEE JEY TIME

le-te brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot 5 let od datuma

pravnomočnosti vpisa znamke v register oziroma v nepretrganem obdobju

zadnih 5 let pred vložitvijo te tožbe ne uporablja za označevanja

blaga in storitev, za katere je registrirana. Trdila je, da je

splošno znano dejstvo, da je do julija 2002 dnevno po več ur

emitirala glasbeno oddajo z naslovom D. J. TIME oziroma fonetično DI

DŽEJ TAJM. Trdila je, da je do 10.11.1998 izdajala časopis D. J.

TIME, od tega datuma dalje pa je ta časopis izdajala le še v

elektronski obliki. Poleg navedenega je dne 22.12.2000 organizirala

prireditev - koncert D. J. TIME v Hali Tivoli. V okviru omenjene

oddaje je tožena stranka že več let zapored izdajala glasbeno

kompilacijo D. J. TIME Power Mix. Nadalje je trdila, da je vse to

tožeči stranki oziroma njenemu ustanovitelju več kot dobro jasno, saj

je pri toženi stranki vsa ta leta sam vodil predmetno oddajo.

Tožeča stranka je prerekala trditve tožene stranke. Oporekala je vsem

navedbam, ki se nanašajo na uporabo znakov, ki niso identični znaku,

ki je predmet postopka. Trdila je, da gre za navajanja v zvezi z

uporabo imena časopisa D. J. TIME, nadalje za uporabo identičnega

znaka z dodatkom Power mix na CD-jih, nadalje, da tudi v tem primeru

ne gre za znamko, ki je predmet tega postopka ter da lahko z dokazi

dokaže, da je v vseh teh primerih, ki jih v vlogi navaja tožena

stranka, šlo pravzaprav za uporabo njene registrirane znamke št.

9670399 "DEE JAY TIME". Tožeča stranka je v spis vložila

dokumentacijo, ki naj bi izkazovala, da je šlo v vseh teh primerih,

ki jih navaja tožena stranka kot uporabo svoje znamke za uporabo

znamke tožeče stranke in sicer propagandna gradiva s članki, oglasi,

revije in kompilacije CD-jev. Iz priloženega gradiva naj bi bila

razvidna uporaba znamke tožeče stranke v slikovnih variantah, ki pa

niso pokrite z varstvom znamke kot znamke v besedi v standarnih

oblikah, v standardnih črkah kot maksimalna zaščita neke znamke.

Prvostopno sodišče je ocenilo, da tožena stranka kot imetnica znamke

DEE JEY TIME v besedi št. 9471659 brez upravičenega razloga

neprekinjeno več kot 5 let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v

register oziroma v nepretrganem obdobju zadnjih 5 let pred vložitvijo

tožbe, t.j. od dne 25.4.1998 dalje, ne uporablja za označevanje blaga

in storitev, za katere je registrirana v razredih 09, 16 in 41 MK.

Prvostopno sodišče ni sledilo navedbam tožene stranke, da je splošno

znano dejstvo, da je tožena stranka do julija 2002 dnevno po več ur

emitirala glasbeno oddajo z naslovom D.J. Time. Ugotovilo je, da

tožena stranka ni predložila nobenega dokaza, da je do 10.11.1998

izdajala časopis D.J. Time, od tega datuma dalje pa v elektronski

obliki ter da ni predložila dokaza, da je dne 22.12.2000 organizirala

prireditev - koncert D.J. Time v Hali Tivoli ter več let zaporedoma

izdajala glasbeno kompilacijo D.J. Time Power mix. Nato pa je

ocenilo, da dokazi, ki jih je v spis vložila tožeča stranka

dokazujejo, da je tožena stranka uporabljala znamko tožeče stranke

reg. št. 9670399. Takšni zaključki prvostopnega sodišča pa so zmotni.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka v dokaz svojih

trditev, da tožena stranka uporablja znamko tožeče stranke predložila

fotokopije naslovnic časopisa DEE JAY TIME, vabilo na koncert za dne

18.12.1998 v Hali Tivoli, fotokopijo članka "DEE JAY TIME NE MI VEČ

BLATA PRODAJAT", fotokopijo vstopnic za koncert dne 19.10.1997,

fotokopijo novoletne vizitke, čestitke ter fotokopije naslovnic

CD-jev. Navedeno gradivo izkazuje, da je tožena stranka v predloženih

primerih uporabljala znamko v obliki DEE JAY TIME, torej znamko v

črkovnem (besednem) zapisu, v kakršnem ima registrirano tožeča

stranka za storitve oglasne dejavnosti, storitve s področja reklam in

ekonomske propagande, vse razvrščene v razred 35 MK ter predvajanja

radijskih programov, ki so razvrščene v razred 38 MK. Takšna

registracija pa nudi tožeči stranki zaščito (varstvo) njene znamke

zgolj za storitve iz teh razredov. Tožena stranka je znamko v zapisu

DEE JAY TIME uporabljala za proizvode in storitve iz razredov 09, 16,

41 MK, za katere ima registrirano svojo znamko. Z uporabo znamke v

takšni obliki, za proizvode in storitve iz teh razredov, pa tožena

stranka ni posegla v okvir pravnega varstva, ki ga tožeči stranki

nudi registracija njene znamke. Z znamko zavarovani znak ne

izključuje pravice drugega, da uporablja v gospodarskem prometu enak

ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga oziroma storitev.

Uporaba znamke DEE JAY TIME za storitve iz razredov 09, 16 in 41, ki

jih ne zajema registracija tožeče stranke, torej ne pomeni uporabe

njene znamke, kot to zmotno meni tožeča stranka. Znamka tožeče

stranke namreč varuje uporabo spornega znaka (DEE JAY TIME) zgolj za

blago in storitve, za katere je registrirana. Navedeni okvir zaščite

je eventualno moč preseči s tožbo za ugotovitev ničnosti znamke (114.

člen ZIL-1), s tožbo za izbris znamke iz registra (119. člen ZIL-1)

oziroma v fazi preizkusa pogojev za registracijo znamke (44. člen

ZIL-1).

Prvostopno sodišče je torej zmotno materialnopravno zaključilo, da

dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, dokazujejo, da je tožena

stranka uporabljala znamko tožeče stranke. Zmotno pa je tudi

ugotovilo, da je tožena stranka uporabljala okrajšave oziroma

različice registrirane znamke "DEE JEY TIME", ne pa znamke v celoti,

tako kot se glasi. Tožena stranka je v odgovoru na tožbo, ko je

konkretizirala trditve, da uporablja registrirano znamko DEE JEY TIME

sicer res navajala okrajšave navedenega zapisa (D.J. TIME), vendar pa

listine, ki jih je predložila tožeča stranka sama, izkazujejo uporabo

polnega zapisa DEE JAY TIME. Ugotovitev prvostopnega sodišča je torej

protispisna.

Prvostopno sodišče je nadalje ocenilo, da četudi bi držale navedbe

tožene stranke glede uporabe znamke, uporaba le-te v besednem zapisu

DEE JAY TIME ne pomeni uporabe njene registrirane znamke.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da se znamki tožeče in tožene stranke

razlikujeta zgolj v zapisu druge besede besedne zveze, ki je

registrirana kot znamka in sicer DEE JAY TIME kot znamka tožeče

stranke, DEE JEY TIME pa kot znamka tožene stranke, to je v zapisu

besede JAY oziroma JEY. V znamki tožeče stranke je ta beseda (JAY)

zapisana s črko A, v znamki tožene stranke pa s črko E (JEY).

Nekoliko, a zanemarljivo drugačni sta velikost in oblika uporabljenih

črk. Prvostopno sodišče je očitno ocenilo, da uporaba besedne zveze

DEE JAY TIME, pri čemer je druga beseda JAY zapisana drugače, kot je

zapisana v registrirani obliki znamke tožene stranke (JEY), ne pomeni

uporabe njene znamke (DEE JEY TIME). Po določbi točke a, 6. odst.

120člena ZIL-1 se kot uporaba znamke šteje tudi uporaba v obliki,

ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v

elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke. Zakon je

torej z navedeno določbo omilil kriterij uporabe znamke, saj pri

ocenjevanju, ali se je znamka uporabljala ali ne, dopušča določena

odstopanja od registrirane oblike znamke, ki pa morajo biti v

okvirih, ki ne spreminjajo temeljne razlikovalne narave znamke.

Pritožbeno sodišče ocenjuje, da zgolj uporaba črke A namesto E v

drugi besedi besedne zveze DEE JAY TIME (JAY namesto JEY) še ne

spreminja razlikovalnega značaja znamke, glede na obliko, v kateri je

bila registrirana (DEE JEY TIME), zlasti upoštevaje izgovorjavo

besede JAY, ki jo običajni potrošnik prebere "Džej", torej z E-jem.

Pritožbeno sodišče nadalje ugotavlja, da je tožeča stranka s

trditvami, da je "v vseh primerih, ki jih navaja tožena stranka v

odgovoru na tožbo", v teh pa je tožena stranka zatrjevala uporabo

znamke za proizvode in storitve, razvrščene v razrede 9, 6 in 41 MK,

torej razrede, za katere ima registrirano znamko, šlo za uporabo

njene registrirane znamke, smiselno priznala, da je tožena stranka

uporabljala znamko "DEE JAY TIME", ki pa ob vsem zgoraj navedenem

pomeni uporabo njene znamke DEE JEY TIME, saj ne gre za uporabo v

tako spremenjeni obliki, ki bi spreminjala razlikovalni namen znamke.

Pri tem pri ocenjevanju, ali je tožena stranka svojo registrirano

znamko uporabljala (glede na načelo specialnosti), ni odločilno

razlikovanje z registrirano znamko tožeče stranke, temveč je

odločilen kriterij resne in dejanske uporabe njene znamke v obliki,

ki ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, glede na obliko, v

kateri je registrirana in za proizvode in storitve, za katere jo

registracija varuje. Odločilno v postopku, ki ga ureja 120. člen

ZIL-1 je, ali je tožena stranka svojo registrirano znamko DEE JEY

TIME uporabljala v obliki, ki glede na obliko, v kateri je

registrirana, ne spreminja razlikovalnega značaja znamke. Tega pa

tožena stranka z uporabo znamke v obliki DEE JAY TIME ob zgoraj

navedenem, ni spremenila.

Tožbeni zahtevek tožeče stranke za razveljavitev znamke tožene

stranke zaradi neuporabe, ob nespornem dejstvu, da je tožena stranka

uporabljala znak DEE JAY TIME za storitve, za katere ima registrirano

znamko DEE JEY TIME in ob ugotovitvi, da uporaba njene znamke v

takšni obliki ne spreminja razlikovalnega namena znamke, torej ni

utemeljen. Prvostopno sodišče je torej zmotno materialnopravno

odločilo, ko je tožbenemu zahtevku tožeče stranke ugodilo.

Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbi ugodilo in izpodbijano

sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrnilo

(2. in 4. točka 358. člena ZPP).

Pritožbeno sodišče je glede na to, da je odločbo sodišča prve stopnje

spremenilo, v skladu z določo 2. odst. 165. člena ZPP odločilo o

stroških vsega postopka. Ker je tožeča stranka v pravdi propadla,

nosi sama svoje pravdne stroške in stroške odgovora na pritožbo.

Toženi stranki pa je dolžna povrniti vse njene pravdne in pritožbene

stroške (2. odst. 165. člena ZPP v zvezi s 1. odst. 154. člena ZPP).

Pravdni stroški tožene stranke znašajo 146.900,00 SIT in

predstavljajo nagrado njenemu odvetniku za zastopanje na obravnavi

(300 odvetniških točk), za sestavo odgovora na tožbo (300 odvetniških

točk) in za sestavo pripravljalnega spisa (225 odvetniških točk), v

skupni višini 825 odvetniških točk, kar znese 90.750,00 SIT, DDV v

znesku 18.150,00 SIT, takso za odgovor na tožbo v znesku 7.600,00 SIT

ter takso za pritožbo v znesku 30.400,00 SIT. Stroški so odmerjeni po

specificiranem stroškovniku, v skladu z določili Taksne in Odvetniške

tarife.