VSL Sklep V Cpg 387/2017

I. Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje:

1.) v tistem delu I. 1. točke izreka, v katerem je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor, spremeni tako, da se ugovoru tudi v tem delu ugodi in se tudi v tem delu predlog za izdajo začasne odredbe zavrne;

2.) v izpodbijani I. 2., I. 3. in I. 4. točki izreka pa razveljavi ter se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v izdelavo novega sklepa.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Odločitev sodišča prve stopnje in pritožbena dejanja

1Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje ugovoru tožene stranke (dolžnika) z dne 15. 2. 2017 zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 2907/2015 z dne 3. 2. 2017 in popravni sklep z dne 16. 2. 2017 delno ugodilo tako, da začasna odredba velja v naslednjem obsegu:

"1. Toženi stranki C. d. o. o., Ljubljana, se v roku petnajst dni po prejemu začasne odredbe v zvezi s certifikatom bonitetne odličnosti prepoveduje prodaja, ponujanje na trgu, oglaševanje, opremljanje certifikatov in označevanje poslovne dokumentacije in spletnih strani z znakom "certifikat bonitetne odličnosti" in "certifikat odličnosti" ter

- z znakom "AAA" (s prvo temnejšo sivo črko A, drugo rdečo črko A in tretjo svetlejšo sivo črko A), z znakom "AA+" (s prvo temnejšo sivo črko A, drugo rdečo črko A in svetlejše sivim znakom +), in znakom "A+" (z rdečo črko A in svetlejše sivim znakom +), kot tudi

- z znaki "AAA", "AA+" in "A+", kot so opisani v prejšnji alineji te 1. točke na način, da so znaki odebeljeni in da se posamezna črka A in znak + znotraj znaka prekrivajo tako, da vsaka naslednja črka A oziroma znak + deloma prekriva predhodno črko A, kot tudi

- z znaki "AAA", "AA+" in "A+", kot so opisani v prejšnji alineji te 1. točke, ter z znakom "AA" (s prvo temnejšo sivo črko A in drugo rdečo črko A, pri čemer druga črka A deloma prekriva prvo črko A, znak pa je odebeljen) na način, da so znaki uporabljeni znotraj sivo rdečega kroga z dodatnim besedilom "BONITETNA 2014" (ali katerokoli drugo letnico) v črni barvi nad znakom "AAA", "AA+", "AA" oziroma "A+" ter dodatnim besedilom "C. business OCENA" (pri čemer je namesto črke "o" v besedi C. oznaka za oblaček, besedilo pa je v črni barvi in z oblačkom in besedo "business" v rdeči barvi) pod znakom "AAA", "AA+", "AA" oziroma "A+", pri čemer sta besedi "BONITETNA" in "OCENA" ukrivljeni na način, da sledita notranji strani krožnice zgoraj oziroma spodaj v krogu (s tem pa se ne prepoveduje uporaba sivo rdečega kroga z besedilom "BONITETNA 2014" (ali katerokoli drugo letnico) in "C. business OCENA" (pri čemer je namesto črke "o" v besedi C. oznaka za oblaček, besedilo pa je v črni barvi in z oblačkom in besedo "business" v rdeči barvi)), kot tudi

- z znaki "AAA", "AA+" in "A+" v črni barvi.

2Toženi stranki C. d. o. o., Ljubljana, se nemudoma oziroma najkasneje naslednji dan po prejemu začasne odredbe prepovedujejo dejanja, usmerjena v prekinitev poslovnega razmerja med tožečo stranko B. d. o. o., Ljubljana, in njenimi kupci oziroma strankami ali k preprečevanju ali oteževanju takih razmerij, izvedena na način, da tožena stranka subjektom na trgu neresnično zatrjuje ekonomsko oziroma kakršnokoli drugačno povezanost s tožečo stranko, da neresnično zatrjuje uporabo metodologij tožeče stranke in da neresnično zatrjuje neizpolnjevanje pogojev za pridobitev certifikata tožeče stranke.

3Toženi stranki C. d. o. o., 1000 Ljubljana, se v primeru kršitve prepovedi iz točke 1 ali iz točke 2 te začasne odredbe naloži plačilo denarne kazni v višini 5.000,00 EUR.

4Izdana začasna odredba velja še 60 dni po pravnomočno zaključenem postopku v tej sodni zadevi.?

V preostalem delu je sodišče prve stopnje ugovor tožene stranke (dolžnika) zavrnilo.

2Proti temu sklepu se je pravočasno pritožil dolžnik. Uveljavljal je pritožbene razloge bistvenih kršitev pravil postopka, zmotne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču je predlagal, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da ugovoru ugodi, izpodbijani sklep razveljavi ter predlog za izdajo začasne odredbe zavrne in postopek zavarovanja ustavi, s stroškovno posledico, oziroma podredno, da sklep sodišča prve stopnje razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Priglasil je stroške pritožbenega postopka.

3Upnik je v odgovoru na pritožbo predlagal zavrnitev pritožbe kot neutemeljene.

4Pritožba je utemeljena.

Prvostopenjska obrazložitev

5Sodišče prve stopnje je s sklepom IV Pg 2907/2016 z dne 3. 2. 2017 v zvezi s popravnim sklepom z dne 16. 2. 2017 ugodilo upnikovemu predlogu za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve na prepoved uporabe kršečih znakov pri izdaji certifikatov, označevanju poslovne dokumentacije in spletnih strani s kršečimi znaki ter na prepoved dejanj nelojalne konkurence.

Ugotovilo je, da je upnik imetnik treh slovenskih blagovnih znamk z registrskimi številkami 201171473, 201171474 in 201171475.¹ Presodilo je, da je upnik verjetno izkazal kršitve svojih pravic, saj iz primerjave znakov, ki jih dolžnik v istovrstni dejavnosti uporablja za označevanje podobnih produktov,² izhaja, da so le ti zamenljivo podobni znamkam upnika, to pa velja tudi za navedbo "certifikat odličnosti" oziroma "certifikat bonitetne odličnosti". Obrazložilo je, da to velja za črke A, ki so dominantne, njihovo oblika zapisa, uporabo sivo črne barve in zapis "bonitetna ocena", ki je zamenljivo podoben besednemu delu registriranih znamk "boniteta odličnosti", saj je v znamkah upnika prav tako dominantna črka A ter uporaba besed "boniteta" in "odličnost".

Sodišče prve stopnje je ocenilo, da je upnik s stopnjo verjetnosti izkazal tudi, da na trgu nastaja zmeda vsaj glede izvora blaga. Iz elektronskih sporočil v prilogah A17 do A19 namreč izhaja, da so stranke naročile produkt oziroma storitev dolžnika misleč, da naročajo produkt upnika.

Presodilo je še, da je ravnanje dolžnika uvrstiti tudi pod drugo alinejo tretjega odstavka 63a. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1).³

Sodišče prve stopnje je predlagani začasni odredbi ugodilo v tudi delu, ki dolžniku prepoveduje poseg v tuja pravna razmerja,⁴ izvedena na način, da dolžnik subjektom na trgu neresnično zatrjuje ekonomsko oziroma kakršnokoli drugačno povezanost z upnikom, da neresnično zatrjuje uporabo metodologij upnika in da neresnično zatrjuje neizpolnjevanje pogojev za pridobitev certifikata upnika. To je odločilo s stopnjo verjetnosti na podlagi trditev upnika o tem, da so zaposleni pri dolžniku ob priliki razgovorov s potencialnimi strankami zatrjevali, da je njihov certifikat enak certifikatu upnika, da stranke izpolnjujejo pogoje za pridobitev njihovega certifikata, ne pa tistega od upnika, ter da se izdajajo za upnika. Ob tem je pojasnilo, da iz prepisov telefonskih razgovorov, ki jih je priložil dolžnik, res ne izhaja s strani upnika zatrjevano, vendar pa iz njih izhaja, da so bili opravljeni tudi predhodni telefonski pogovori. Ker pa prepisov le-teh dolžnik ni predložil, ni ovrgel zaključkov o verjetnosti takšnega ravnanja.

Sodišče prve stopnje je nazadnje presodilo še, da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku ter da bi mu nastala škoda na ugledu.

6Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje delno ugodilo ugovoru dolžnika tako, da je upoštevalo utesnitev zahtevka po predlogu za izdajo začasne odredbe z dne 26. 1. 2017, kar je tudi predmet ugovora. Z začasno odredbo je dolžniku prepovedalo uporabo kršečih znakov le v zvezi z dejavnostjo certificiranja. V preostalem delu pa je ugovor dolžnika zavrnilo.

Obrazložilo je, da dolžnik z navedbami in dokazi ni uspel omajati s stopnjo verjetnosti sprejetih zaključkov sodišča prve stopnje o zamenljivi podobnosti njenih znakov, ki jih uporablja za označevanje certifikatov ter ovreči s stopnjo verjetnosti dokazanih dejstev o zmedi na trgu ter ob tem ponovilo razloge iz sklepa o začasni odredbi. Presodilo je, da je že na podlagi preloženih pisnih dokazov sklepati na dejstvo nastajanja zmede na trgu ter da za verjetnost terjatve zadostuje že izkaz škode v posledici vsaj ene oblike dejanja nelojalne konkurence. V zvezi z dejanji, usmerjenimi v prekinitev poslovnih razmerij, pa je ocenilo, da bi dolžnik lahko poleg posnetkov telefonskih razgovorov predložil tudi druge dokaze, pa tega ni storil.

Razlogi za ugoditev pritožbi

7Prva predpostavka za izdajo začasne odredbe po 272. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) je, da upnik izkaže za verjetno, da terjatev obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala, po 123. členu Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) pa, da upnik izkaže za verjetno, da je imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona in da je bila njegova pravica kršena, ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena.

Predlagana začasna odredba pod I. 1. točko izreka

8V tem delu očitek o storjeni procesni kršitvi po 14. točki drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ni utemeljen. Obrazložitev izpodbijanega sklepa glede kršitev upnikovih znamk in dejanj nelojalne konkurence v zvezi z uporabo razlikovalnih znakov je res nekoliko skopa, vendar je preizkus odločitve kljub temu mogoč. Pritožnik pa utemeljeno izpostavlja, da je sodišče prve stopnje v tem delu zmotno uporabilo materialno pravo.

9Upnik je imetnik treh blagovnih znamk z registrskimi številkami 201171473 (odebeljena črka A v rumeni barvi ter pod njo besedilo Boniteta odličnosti, pod tem pa še Soliditet, oboje v črni barvi), 201171474 (odebeljene črke AAA v rdeči barvi ter pod njimi besedilo Boniteta odličnosti, pod tem pa še Soliditet, oboje v črni barvi) in 201171475 (odebeljeni črki AA v oranžni barvi ter pod njima besedilo Boniteta odličnosti, pod tem pa še Soliditet, oboje v črni barvi).

10Glavni namen blagovne znamke je zagotavljanje razlikovalnega učinka glede na izvor blaga ali storitev imetniku pravice pri nastopanju na trgu (prim. prvi odstavek 42. člena ZIL-1). Znamka je kršena, če neupravičena oseba uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki, in če je z znakom označeno blago enako ali podobno, tako da obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko (točka b prvega odstavka 47. člena ZIL-1). Ker med strankama ni spora o tem, da dolžnikovi znaki niso enaki nobeni od upnikovih registriranih znamk, je v obravnavani zadevi bistveno vprašanje, ali so znaki, ki jih uporablja dolžnik, tako podobni upnikovim zaščitenim znakom (znamkam), da prihaja do zamenljivosti glede izvora blaga in s tem do verjetnosti zmede v javnosti.

11Pri presoji kršitve znamke je pomembna celovita primerjava spornega znaka in registrirane znamke. Odločilen je celotni vtis znamke na povprečnega potrošnika.⁵ Sodišče mora upoštevati predvsem razlikovalne in prevladujoče elemente. Podobnost primerjanih znakov se razlaga v povezavi z verjetnostjo zmede, presoja pa je odvisna tako od stopnje podobnosti znakov kot tudi od stopnje podobnosti blaga oziroma storitev. Stopnja razlikovalnih elementov mora biti obratno sorazmerna s podobnostjo blaga ali storitev.⁶

12V obliki figurativne znamke je mogoče registrirati kombinacijo znakov, ki imajo lahko vsak zase različno stopnjo razlikovalnega učinka na trgu. Ta kombinacija lahko vsebuje tudi element, ki sam po sebi ne ustvarja razlikovalnega učinka. Presoja, ali uporaba posameznega elementa, ki je vključen v figurativno znamko, predstavlja kršitev blagovne znamke, je odvisna od tega, ali je temu elementu pripisati razlikovalni učinek v smislu opredelitve izvora blaga.⁷

13Pritožbeno sodišče je v nasprotju s sodiščem sodišča prve stopnje prepričano, da dolžnik z uporabo spornih znakov ni kršil pravic upnika, ki mu jih dajejo registrirane znamke. Znamke upnika in kršeči znaki dolžnika si namreč niso zamenljivo podobni in zatorej ne ustvarjajo verjetnosti zmede glede izvora blaga na trgu.

14Besede v besednih zvezah "certifikat odličnosti" oziroma "certifikat bonitetne odličnosti", prepoved uporabe katerih v zvezi z dejavnostjo certificiranja zahteva upnik, imajo povsem splošen opisni pomen. Po SSKJ pomeni izraz boniteta korist, ugodnost, prednost oziroma kakovost, uporabnost; odličnost pa predstavlja lastnost odličnega, kar pomeni, da ima nekaj zaželeno lastnost, kakovost v najvišji meri oziroma dosega zelo visoko pozitivno stopnjo. Certifikat pa predstavlja le listino, s katero se kaj potrjuje. Zaradi splošnosti ter običajnosti navedenih besed njihove uporabe upnik drugim udeležencem na trgu ne more preprečiti. To velja ne glede na to, da je besedi "boniteta" in "odličnost" upnik vključil v figurativne znamke. Kombinacija teh besed namreč ne ustvarja nobenega razlikovalnega učinka glede izvora blaga na trgu. Utemeljitev sodišča prve stopnje, da sta v znamkah upnika dominantni prav besedi "boniteta" in "odličnost", zato ne more pripeljati do sklepa, da ima upnik izključno pravico do uporabe (kombinacije) teh besed oziroma posledično, da dolžnik besednih zvez "certifikat odličnosti" oziroma "certifikat bonitetne odličnosti" na trgu certificiranja ne sme uporabljati.

15Podobno velja za kombinacije črke "A". Različna kombinacija črk A se v praksi namreč ustaljeno uporablja na trgu podeljevanja bonitetnih ocen.⁸ Ker pa je podlaga za izdajo certifikata bonitetna ocena, blagovna znamka, ki vsebuje kombinacijo takih črk, nima prav visokega razlikovalnega učinka. Glede na navedeno zgolj dominantnost črke A v znamkah upnika, pri čemer je tako oblika kot barva črk drugačna od kršečih znakov, ki jih je uporabljal dolžnik, upoštevajoč, da je dolžnik pri nekaterih kršečih znakih bodisi dodal znak + bodisi je znake upodobil znotraj kroga oziroma je dodal ime svoje firme, ne more pripeljati do sklepa o podobnosti znamk upnika s spornimi znaki dolžnika. Upnik po oceni pritožbenega sodišča tako ni izkazal, da je dolžnik na trgu podeljevanja certifikatov uporabil takšno kombinacijo elementov figurativnih znamk upnika, ki ustvarjajo razlikovalni učinek. Celovita primerjava znamk upnika s kršečimi znaki dolžnika torej vodi do presoje, da dolžnik z uporabo spornih znakov ni kršil upnikovih pravic iz znamke.

16Ker z registracijo zgoraj opisanih blagovnih znamk upnik ni pridobil monopola do uporabe splošnih besed "certifikat", "odličnost" ali "boniteta" oziroma njihovih kombinacij, ne do uporabe kombinacij črke "A", upoštevaje nezamenljivost primerjanih znakov kot celote, tudi s sklicevanjem na drugo in peto alinejo tretjega odstavka 63.a člena ZPOmK-1 ne more uspeti.⁹

17Obrazloženo pomeni, da upnik ni verjetno izkazal obstoja terjatve. Glede na to je pritožba dolžnika v tem delu zaradi zmotne uporabe materialnega prava utemeljena. Zato je pritožbeno sodišče prvostopenjski sklep v izpodbijani I. 1. točki izreka spremenilo tako, da je ugovoru dolžnika ugodilo tudi v tistem delu, ki ga je sodišče prve stopnje zavrnilo, ter v tem delu predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

Predlagana začasna odredba pod I. 2. točko izreka

18Pritožbeno sodišče pritrjuje pritožniku, da so razlogi v izpodbijanem sklepu (6. točka obrazložitve), ki se nanašajo na zavrnitev ugovora v zvezi z verjetnostjo terjatve upnika po tretji alineji tretjega odstavka 63a. člena ZPOmK-1, glede na obrambo dolžnika in predlagane dokaze, pomanjkljivi do te mere, da onemogočajo preizkus tega dela izpodbijanega sklepa.

19Položaj sodišča prve stopnje pri odločanju o ugovoru zoper sklep o izdani začasni odredbi je zelo podoben položaju pritožbenega sodišča. Zato so razlogi, ki jih mora oblikovati v zvezi z odločitvijo o ugovoru zoper sklep o izdani začasni odredbi smiselno podobni standardom, ki veljajo za obrazložitev instančnih sodišč.¹⁰ Vendar je bilo sodišče prve stopnje v konkretnem primeru dolžno v ugovornem postopku dopolniti skopo obrazložitev glede verjetnosti terjatve po tretji alineji tretjega odstavka 63a. člena ZPOmK-1 v sklepu o izdani začasni odredbi, ki se nanaša na dejanja nelojalne konkurence, ki posegajo v tuja poslovna razmerja.

20Sodišče prve stopnje se je namreč glede verjetnosti te terjatve v sklepu o izdaji začasne odredbe oprlo predvsem na trditve upnika. Ugovora dolžnika glede pomanjkljive obrazložitve sklepa o izdaji začasne odredbe ni upoštevalo ter na njegove navedbe v izpodbijanem sklepu ni zadovoljivo odgovorilo. Tudi ni zavzelo stališča do dolžnikovih trditev o nelogičnosti s strani upnika predloženih listinskih dokazov (l. št. 118). Hkrati pa je zmotno ocenilo, da dolžnik v dokaz svojih trditev o ravnanju skladno z dobrimi poslovnimi običaji ni predlagal drugih ustreznih dokazov, razen prepisov telefonskih telefonskih razgovorov. Dolžnik je o svojem zakonitem delovanju na trgu podal obširne navedbe že v odgovoru na tožbo z dne 5. 1. 2017 (l. št. 76 do 78) in v zvezi s temi trditvami predlagal zaslišanje prič ter v VII. točki pripravljalne vloge z dne 13. 1. 2017, v kateri je poleg prepisov telefonskih razgovorov predlagal tudi druge dokaze (l. št. 81 do 83). Sodišče prve stopnje pa se v izpodbijanem sklepu do teh trditev in dokazov ni opredelilo (razen do prepisov telefonskih pogovorov). Zato je pritožnikovo uveljavljanje procesnih kršitev po 8. in 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP utemeljeno.

21Navedene pomanjkljivosti torej onemogočajo preizkus izpodbijanega sklepa glede I. 2. točke izreka in posledično I. 3. ter I. 4. točke izreka. Ker teh pomanjkljivosti pritožbeno sodišče ne more odpraviti samo, je pritožbi dolžnika ugodilo, izpodbijani sklep v tem delu razveljavilo ter zadevo v navedenem obsegu vrnilo prvostopenjskemu sodišču v izdelavo novega sklepa (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). V njem naj se sodišče prve stopnje natančno opredeli do dolžnikovih ugovornih trditev in predlaganih dokazov ter ponovno presodi obstoj verjetnosti terjatve po tretji alineji tretjega odstavka 63a. člena ZPOmK-1. V kolikor bo ocenilo, da je upnik to terjatev verjetno izkazal, naj presodi še obstoj drugih pogojev za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve po drugem oziroma tretjem odstavku 272. člena ZIZ.

Pritožbeni stroški

22Izrek o pritožbenih stroških temelji na določbi četrtega odstavka 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.

¹ Priloge A2 do A5.
² Priloge A3, A4, A10, A13, A14.
³ Prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga.
⁴ Tretja alineja tretjega odstavka 63a. člena ZPOmK-1.
⁵ Prim. sklep VSL V Cpg 830/2016, sodbo VSL V Cpg 1307/2015, sodbo VSL I Cpg 869/2010 ter sklep VSL I Cpg 824/2007.
⁶ Prim. sklep VSL V Cpg 1452/2014.
⁷ Tako sklep VSL V Cpg 447/2016.
⁸ Glej odgovor na začasno odredbo z dne 14. 12. 2016, l. št. 32 (označbe bonitetnih hiš S. & P. Investors Service in F. Ratings).
⁹ Prim. sodbo VSL V Cpg 1748/2015: "Izraba značilnih znakov razlikovanja drugega podjetja je lahko dejanje nelojalne konkurence, če nasprotuje dobrim poslovnim običajem. ... Zmeda pri tovrstni obliki nelojalnega konkuriranja nastane s tem, ko je celostna podoba izdelkov enega podjetja zamenljivo podobna izdelkom podjetja, ki je na trgu nastopalo že prej. Nelojalno konkuriranje v tej pojavni obliki je posledica bistvene podobnosti primerjanih izdelkov kot celote, s čimer v očeh kupca prihaja do zamenjevanja izdelkov. ... Protipravnega dejanja nelojalne konkurence v pojavni obliki izrabe značilnih znakov razlikovanja ne povzročijo posamezni grafični ali drugi elementi, ki šele skupaj tvorijo celostno podobo izdelka. Ti elementi bi bili pomembni le v okviru ugotavljanja dejanskega stanja, ko sodišče z ovrednotenjem posameznih elementov in njihovo primerjavo ter medsebojnim vplivom izpeljuje materialnopravni sklep o (ne)obstoju zamenljive celostne podobe primerjanih izdelkov."
¹⁰ Tako sklep VSL I Cpg 272/2013. Prim. tudi sklep VSRS II Ips 678/2007.