19. člen ZIL

Pravilna je odločitev tožene stranke, da prijavljenega tožnikovega znaka ne zavaruje kot znamko, ki temelji na zavrnilnih razlogih iz 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL, veljavnega v času prijave. Tožena stranka je ob primerjanju znakov konfliktnih znamk dala večji pomen besedi BOSS, kot najbolj dominantnem delu v prijavljeni znamki. Zaradi navedene besede BOSS, kot najbolj poudarjenega dela prijavljene znamke, se tudi sodišče strinja z oceno tožene stranke, da bi kljub dodatnim delom predmetne znamke lahko prišlo do zmote pri povprečnemu potrošniku, ki bi pri nakupu proizvodov (iz razreda 25) menil, da kupuje proizvode stranke z interesom.

Podobnost (zamenljivost) se presoja s stališča povprečnega potrošnika prijavljenega blaga. Povprečni slovenski potrošnik farmacevtskih proizvodov in zdravil, ki vsebujejo aktivno sestavino za regulacijo kalcija, je pri nakupu tega blaga pozoren, preudaren in osveščen, saj gre za izdelke, ki vplivajo na njegovo zdravje. Poleg tega je treba upoštevati, na kar pravilno opozarja Upravno sodišče, da potrošnikom pri izbiri pomagajo visoko izobraženi strokovnjaki. Zdravila na recept predpiše zdravnik, izda pa farmacevt: farmacevtske proizvode, ki jih je moč dobiti brez recepta, pa v lekarnah ali specializiranih trgovinah prodajajo ustrezno usposobljeni prodajalci s potrebnim znanjem o teh proizvodih. Iz navedenega tudi izhaja, da povprečni potrošnik tega blaga (zaradi njegovih lastnosti - vpliva na zdravje) nameni večjo pozornost pomenu znaka kot pa njegovemu izgledu (vizualnemu vidiku) in zvenu (fonetičnemu vidiku). Pomen znaka gotovo pusti večji vtis. Ob ugotovljeni pomenski različnosti znakov je tako pravilen tudi zaključek, da je vizualna in fonetična podobnost znakov predhodnih znamk in sporne znamke premajhna, da bi lahko sklepali o njihovi zamenljivi podobnosti.

Kot znamka se ne more zavarovati znak, ki nima dovolj razlikovalnih elementov. Besedna zveza "rumene strani" je opisovalna za prijavljene proizvode in storitve, zaradi česar znak ni primeren za razlikovanje blaga in storitev v gospodarskem prometu.

Kot znamka se ne more razlikovati znak, ki nima dovolj razlikovalnih elementov.

Znak nima minimalnega razlikovalnega učinka, ki bi povprečnemu potrošniku omogočil določitev izvora blaga, saj ne vsebuje konkretne, na blago vezane opisne izjave. Gre le za promocijsko formulo, katere namen je pritegniti pozornost tako potencialnih kupcev blaga kot tudi povprečnega potrošnika.

Beseda "ETIS" prijavljenemu znaku ne daje posebne in zahtevane razlikovalnosti, da bi bilo znak mogoče zavarovati z znamko. Povprečni potrošnik bi namreč opisno besedilo "elektronski Telefonski imenik Slovenije" povezal s prvim delom prijavljenega znaka "ETIS", posledično pa bi znak sprejemal kot informacijo o točno določeni vrsti blaga oziroma storitvi. Pojem povprečnega potrošnika v zakonu ni opredeljen. Vendar pa gre za pojem v pravni normi, ki ga poznamo iz vsakdanjega življenja in ki ga sodniku ni treba zapolniti. Pojem povprečnega potrošnika v obravnavanem primeru torej ni nedoločen. Ustreza pojmu povprečnega uporabnika slovenskega telefonskega imenika in kot tak ne potrebuje dodatne vsebine.

Ovira zavarovanju znaka je lahko že zavarovani istovetni ali podobni znak za isto ali podobno vrsto blaga ali storitev (6. in 7. točka prvega odstavka 19. člena ZIL), ne more pa to biti že prej uporabljeni, vendar ne zavarovani znak.

Zgolj pravilna prijava znamke še ne zadostuje za varstvo po 7. točki prvega odstavka 19. člena ZIL, saj mora biti znak, da bi užival pravno varstvo, prej zavarovan z znamko. Sicer pa ZIL posebno varstvo pravilno prijavljenim znamkam nudi s tako imenovano prednostno pravico po prvem odstavku 45. člena. Prednostno pravico prijavitelja je treba ločiti od pravic, ki jih ima nosilec z znamko zavarovanega znaka. Medtem ko je trajanje pravice nosilca znamke do njene izključne uporabe v gospodarskem prometu (34. člen ZIL) odvisno od veljavnosti znamke (tretji odstavek 37. člena ZIL), pa je pravica vložnika pravilne prijave le začasna. Prijavitelj znamke ima namreč le časovno omejeno prednostno pravico in to od datuma prejema pravilne prijave znamke do trenutka njenega priznanja ali zavrnitve, torej do izdaje odločbe Urada za intelektualno lastnino. Prednostna pravica prijavitelju znamke zagotavlja izključno pravico do pridobitve zahtevane znamke, vendar pa iz besedila prvega odstavka 45. člena ZIL izhaja, da poznejšim prijaviteljem preprečuje, da pridobijo znamko za enak (ne pa za podoben) znak. Zato ZIL tudi ne dovoljuje morebitnih kasnejših bistvenih sprememb znaka ali dopol

Temeljna funkcija blagovne znamke je omogočiti razlikovanje blaga v gospodarskem prometu. Razlikovalna funkcija pa lahko uresničuje le, če je z znamko zavarovani znak mogoče razlikovati od drugih znakov, ki so v gospodarskem prometu v uporabi za enako ali podobno vrsto blaga.

Izhodišče presoje predstavlja celotna podoba znaka. Ker povprečni potrošnik ne analizira posameznih elementov znaka, je pomembnejši vtis, ki ga pusti znak kot celota. Na slovečo naravo znamke se je mogoče sklicevati samo zoper znake, ki so s slovečo znamko istovetni oziroma so ji podobni na način, ki bi pri povprečnemu potrošniku, ne glede na to, ali je dejanski potrošnik blaga oziroma storitev, označenih s slovečo znamko, ustvarjal asociacijo, na podlagi katere bi ta potrošnik lahko povezoval blago oziroma storitve sloveče znamke in znaka.

Istovetnost (6. točka 19. člena ZIL) je podana tudi, če ima beseda kot prevladujoč element prijavljenega znaka v prevodu v tuj jezik enak pomen kot že zavarovani znak v besedi za proizvode iste ali podobne vrste. Gre za istovetnost glede na sporočilni namen.

Pri presoji, ali je znak primeren za razlikovanje blaga v gospodarskem prometu (2. točka 1. odstavka 19. člena ZIL) in ali je podoben prej zavarovanem znaku koga drugega za isto ali podobno vrsto blaga (7. točka 1. odstavka 19. člena ZIL), je treba izhajati iz celovitosti oziroma iz celotnega vtisa, ki ga na povprečnega potrošnika napravi posamezen znak. Celostni vtis je namreč tisto, kar tvori v blagovnem prometu komunikacijo med ponudnikom blaga in potrošnikom in ni mogoče pritrditi pritožbi, katere izhodišče je zgolj primerjava posameznih besed.

Že sama uporaba simbola krone ne more biti podlaga za zavrnitev znamke prizadete stranke, če niso izpolnjeni ostali pogoji iz določbe 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL.

Če je znak, ki je predlagan za registracijo kot blagovna znamka podoben prej zavarovanemu registriranemu znaku za isto ali podobno vrsto blaga, se predlaganega znaka ne sme registrirati, če bi ta podobnost lahko povzročila zmoto pri povprečnemu potrošniku. Če gre za znak oz. oznako za prehrambene proizvode, primerjave glede istovrstnosti ali podobnosti blaga ni treba opraviti za vsak proizvod posebej. Ti proizvodi so namenjeni najširšemu krogu potrošnikov, ki med temi proizvodi večinoma ne izbirajo glede na blagovno znamko. Če se vlagatelj zahteve za registracijo znaka v upravnem postopku ne izjavi o ugovoru prizadete stranke (nosilca podobne blagovne znamke), takih izjav ne more uspešno uveljaviti v upravnem sporu, ker gre za tožbeno novoto; v takem primeru ne gre za kršitev pravil upravnega spora, če prvostopno sodišče ni opravilo glavne obravnave.

Pravno varstvo lahko pridobijo tudi znaki, ki sami po sebi sicer ne bi bili primerni za razlikovanje, če so postali razlikovalni na trgu z dolgotrajno uporabo.

Ker tožena stranka ni napravila z mednarodno zagotovljenimi kriteriji primerjave podobnosti proizvodov tožeče stranke s proizvodi, katerih znak je zavarovan z znamko, tudi ni imela podlage za zavrnitev prijave za zavarovanje znaka tožeče stranke z znamko.

Kadar je znak sestavljen iz besed, njegovo varstvo obsega (znamka varuje) ravno te besede, ne glede na to, na kakšen način so te besede izražene, izrecno tudi ne glede na to, v kakšni pisavi, barvi ali v drugem načinu so izražene. Drugo vprašanje pa je, ali je mogoče z znamko kot znak zavarovati tudi sam način, na katerega je beseda izražena, na primer barvo ali posebno pisavo.

Znaka "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ATM" ni mogoče priznati kot znamko, saj prijavljen v besedah z običajnimi črkami in kot tak razen vsebine ne vsebuje nobenega razlikovalnega elementa. Znak vsebuje opis znane tehnologije, kar daje znaku opisovalen značaj, uporabniki pa znaka ne bodo dojeli kot znamko, ampak kot določeno vrsto tehnologije, ki jim omogoča hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo.

Zavrnili razlog za (ne)priznanje znamke po 1. točki 1. odstavka 19. člena ZIL, to je nasprotovanje zakonu ali morali, se nanaša na znak, za katerega se zahteva zavarovanje, in ne na prijavitelja.

Mednarodno registrirana znamka HUGO BOSS v cirilici in tožnikova figurativna znamka BOSS si nista tako podobni, da bi bilo verjetno, da bi ju relevantni potrošniki (potrošniki tobačnih izdelkov) na območju Slovenije zamenjevali. Znaka imata res skupno besedo BOSS, vendar pa je splošen vtis, ki ga daje vsak znak, tudi po mnenju sodišča različen. Znak tožnice ima več grafičnih elementov, kot je to v svoji odločbi opisala tožena stranka, in kot celota daje drugačen vtis, znak HUGO BOSS v cirilici pa je čista besedna znamka, sestavljena iz dveh enakovrednih besed. Znaka sta pomensko toliko različna, da beseda BOSS pri povprečnem potrošniku ne bo povzročila asociacije na tožničine proizvode. Najbolj šibka je fonetična primerjava, vendar tudi sodišče meni, da bo potrošnik, pri čemer je treba upoštevati stopnjo pazljivosti, s katero potrošnik tobačnih proizvodov kupuje te proizvode, ločil proizvode tožnika pod znamko BOSS in tobačne proizvode pod znamko HUGO BOSS v cirilici.