UPRS sodba U 2060/2008

1. Tožbi se ugodi in se odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. … z dne 22. 8. 2008 odpravi ter zadeva vrne Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v ponoven postopek.

2. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 350,00 EUR v roku 15 dni z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po preteku paricijskega roka dalje do plačila.

3. Zahtevek stranke za interesom za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Z izpodbijano odločbo je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) zavrnil prijavo znamke „DELO FT“ št. Z-200670931 z dne 6. 6. 2006. Iz obrazložitve je razvidno, da je urad prejel prijavo znamke za znak „DELO FT“ za blago in storitve, po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92), razvrščeno v razrede 16: časopisi, revije, katalogi, knjige, knjižice, revije (periodične), almanahi, koledarji, stripi, tiskarski izdelki, tiskane publikacije, razen tiskovin in publikacij za sisteme za obdelavo podatkov in/ali računalniške programe, kot so priročniki, dokumentacija, priročniki z navodili, učbeniki, knjige z navodili za uporabo, knjige z navodili za instaliranje in knjige z navodili za vzdrževanje; 35: razširjanje reklamnih materialov, priprava sporočil za javnost, neposredno reklamno oglaševanje po pošti, reprodukcija dokumentov, tržne raziskave, objavljanje reklamnih besedil, reklamne storitve, reklamiranje, storitve reklamnih agencij, organizacija časopisnih naročnin (za tretje), reklamiranje po pošti; 38: posredovanje sporočil, storitve agencij, zbiranje in distribucija novic, računalniško podprto prenašanje sporočil in slik, elektronske pošta, faksimilni prenos. Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), je urad dne 31. 8. 2006 v uradnem glasilu urada št. 2006/4 objavil prijavo znamke. V roku treh mesecev je A., ki je v tem upravnem sporu stranka z interesom, vložil ugovor zoper registracijo znamke. V ugovoru je navedel, da je imetnik znamke skupnosti št. 160861 „FT“ za blago in storitve iz razredov 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 41 in 42 NK poleg te znamke registriranih še več znamk skupnosti (znamke št. 160473 „FTBI“, št. 160515 „FT CITYFAX“, št. 1428390 „FT KNOWLEDGE“, št. 160283 „NO FT“, št. 160630 „SUNDAY FT“ in št. 160689 WEEKEND FT“), ki vse vsebujejo črkovno zvezo FT, prijavljena znamka pa deluje kot ena izmed njegovih znamk. Znak „FT“ izhaja iz besed FINANCIAL TIMES, časopis s tem naslovom pa je zelo znan in uveljavljen po svetu in tudi v Sloveniji. Ugovoru je priložil še izpisek iz sodnega registra za tožečo stranko, fotokopijo časopisa DELO, izpiske iz baz podatkov za prijavljeno znamko in za znamke vložnika ugovora, izvod časopisa Financial Times, izvod priloge časopisa Delo – DELO FT, račun kot dokaz, da se prodaja Financial Times tudi v Sloveniji, kopije citatov iz časopisa Financial Times, objavljene v slovenskih časopisih Finance in Delo ter kopijo izpisa spletne strani www.ft.com. Zahteval je zavrnitev registracije prijavljene znamke v celoti. Urad je o vloženem ugovoru obvestil tožečo stranko, ki je v odgovoru navedla, da znak „DELO FT“ predvsem vsebuje besedo „DELO“, ki je ime znanega dnevnika. Črkovna zveza FT je le „pojasnjevalna kratica“, okrajšava za različne pojme kot so „finančne teme“, „finančna točka“,, „finančni trgi“, „finančno tednik“. Znak „DELO FT“ je tudi homonimni znak, vanj je vključena njena firma, tako da je potrošniku jasno, za čigav znak gre in ni podane verjetnosti zmede. Vložnik ugovora je res založnik globalnih časopisov, ki pokrivajo svetovne in finančne teme in so namenjeni svetovni gospodarski in finančni javnosti (izdani so tudi v tujih jezikih), časopis Delo pa je vodilni nacionalni časopis, ki pokriva aktualne domače in tuje dogodke, namenjen splošni domači javnosti in je izdan v slovenskem jeziku. Zato meni, da ni možna zamenjava vsebin publikacij obeh strani in ni podana verjetnost zmede in povezave med znamkama.

Na podlagi ugovora in mnenja tožeče stranke je urad ugotovil, da je ugovor utemeljen. Po mnenju urada so podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Urad je zato v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZIL-1 pozval tožečo stranko, naj se v roku treh mesecev od dneva vročitve poziva izreče o razlogih, zaradi katerih urad meni, da znamke ne sme registrirati. V izjavitvi se je tožeča strinjala, da črkovna zveza „FT“ sama po sebi nima nobenega znanega pomena, ki bi bil pojem v smislu splošno znanega dejstva, vendar navaja, da je ravno zato dominantni del prijavljenega znaka beseda „DELO“, črkovno zvezo FT pa imenuje „stvarno okrajšavo za področje, ki ga edicija pokriva“. Posledično tako črkovna zveza „FT“ ne more ustvarjati verjetnosti zmede v javnosti, saj je povprečni slovenski potrošnik ne bo povezoval s časopisom Financial Times. Obstoj družine registriranih znamki „FT“ naj bi dokazoval, da razpoznavnost črkovne zveze FT ni samozadostna. Znak „DELO FT“ ustvarja nedeljivo celoto, v kateri beseda DELO predstavlja ime znanega slovenskega tednika in časopisne hiše, „pomensko prazna“ kratica FT pa eno izmed njenih edicij – iz tega izpeljuje navedbo, da je tudi zato beseda „DELO“ dominantni del znaka, kar pa pomeni, da povprečni potrošnik znamke „DELO FT“ ne bo povezoval z znamko „FT“. Sama vključenost črkovne zveze FT v znaku „DELO FT“ pa še ne pomeni, da sta znaka zamenljivo podobna.

Urad je preučil navedene argumente, vendar še vedno meni, da so podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Podana je tako podobnost znakov kot tudi istovrstnost oziroma podobnost blaga in storitev. Podobnost znakov ugotavljamo tako, da primerjamo znamke kot celote, z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Pri besednih ali kombiniranih znakih (kjer je del znaka tekst) so besede ali besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, ker je znak tako tudi poimenovan. Znake primerjamo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Pri tekstualnih znakih, od katerih je vsaj eden v obliki besed(e) z običajnimi črkami, ugotavljamo vizualno podobnost tudi s pomočjo črkovne analize. V prijavljenem znaku in v predhodnih znamkah se ne da z gotovostjo določiti najdominantnejšega dela, tudi če so sestavljeni iz več delov oziroma besed – vse znake je treba gledati kot celoto oziroma njihove sestavne dele obravnavati enakovredno. Pri vizualni primerjavi je urad izhajal iz izhodišča, da lahko vizualno znamke primerjamo le glede na črkovno analizo, saj so vsi registrirani v obliki besed z običajnimi (standardnimi) črkami in razen svoje vsebine nimajo nobenih drugih razlikovalnih elementov. Vsi primerjani znaki vsebujejo isti element, črkovno zvezo „FT“ (to je tudi znak znamke vložnika ugovora št. 160861). Drugi elementi znakov so različni. Pri treh od štirih znamk vložnika ugovora je v znaku črkovna zveza „FT“ na drugem mestu, enako kot v prijavljenem znaku. Zaradi istega skupnega elementa obstaja podobnost med primerjanimi znaki, najbolj seveda je prijavljeni znak podoben znaku znamke št. 160861 „FT“, ki je v celoti vsebovan v prijavljenem znaku. Prijavljeni znak deluje kot ena izmed inačic tega znaka (da je vložnik ugovora izgradil celo družino znamk, ki vsebujejo besedico „FT“, dokazujejo vse veljavne znamke, na katere se je v ugovoru skliceval), oblikovane so po istem principu kot prijavljeni znak, kar pomeni, da so sestavljene iz dveh delov, eden od njih je besedica „FT“. Skupni element FT daje znakom tudi vizualno podobnost, ne glede na druge dele znakov. Pri fonetični primerjavi lahko ugotovimo podobnost zato, ker znaki vsebujejo besedico oziroma črkovno zvezo FT (fonetično FƏ TƏ, lahko tudi EF TE ali EF TI), ki jo v istem jezikovnem prostoru tudi izgovarjamo enako, ne glede na jezikovni kontekst. Drugi deli znakov so različni. Predvsem je prijavljeni znak podoben znaku znamke št. 160861 „FT“, ker je v celoti vsebovan v njem in predstavlja njegov konstitutivni del.

Pri pomenski primerjavi urad ugotavlja, da je konstitutivni element vseh primerjanih znakov besedica „FT“, ki sama po sebi nima nobenega nesporno znanega pomena – pomena, ki bi bil znan kot oznaka za nek pojem v smislu splošno znanega dejstva. Le dobro obveščenemu potrošniku predstavlja kratico za FINANCIAL TIMES in je tako tudi nastala, tožeča stranka pa trdi, da ima v njeni prijavljeni znamki drug pomen, da lahko pomeni marsikaj, npr. „FINANČNE TEME“, „FINANČNO TOČKO“, „FINANČNE TRGE“, „FINANČNI TEDNIK“, zanika pa, da bi bila to kratica, ki jo je povzel iz besedne zveze FINANCIAL TIMES. Ta navedba je irelevantna za dojemanje pomena znaka s strani povprečnega potrošnika. Le-ta namreč nima vedenja o njenem nastanku, sam znak pa ga tudi ne razkriva. Pomen kratice oziroma črkovne zveze „FT“ v primerjanih znakih namreč ni naveden oziroma pojasnjen, zato v vseh primerih deluje povsem fantazijsko oziroma je potrošniku prepuščeno, da jo razume kot želi. Lahko pa si je sploh ne razlaga, ampak jo jemlje enostavno kot „FT“. Nobenega razloga pa ni, da bi jo pri enem znaku razumel v enem pomenu, pri drugem pa kot nekaj povsem drugega, se pravi enkrat kot identifikatorja izvora proizvoda (Financial Times – ime časopisa), drugič pa kot lastnost in ne izvor proizvoda, na izvor proizvoda pa navaja beseda „DELO“. Povprečni potrošnik tega ne razume različno zlasti v primeru, če znaka označujeta istovrstno ali podobno blago ali storitve. Le zelo dober poznavalec znamk oziroma blaga in storitev, ki so z njimi označene, ve, da ni prav nobene povezave med obema tržnima subjektoma, povprečnemu potrošniku tega ne gre pripisati. Nasprotno, podana je verjetnost, da bo povprečni potrošnik zmeden, ko bo videl oba znaka (znamki) oziroma ju bo povezoval – lahko bo npr. menil, da gre za skupno pojavljanje obeh tržnih subjektov, sodelovanje med njima, povzemanje vsebin proizvodov enega subjekta v proizvodih drugega, ali kaj podobnega. Vložnik ugovora ima vrsto znamk, katerih znaki vsebujejo tudi besedico oziroma črkovno zvezo „FT“ – gre za družino znamk, ki so se razvile iz znamke „FT“. Črkovna zveza FT predstavlja njihov skupni imenovalec (osnovo), drugi deli znakov, ki so tudi bolj opisovalne narave, predstavljajo neke vrste pojasnjevalce, kvalifikatorje posameznih znamk – WEEKEND (angleška beseda za konec tedna), SUNDAY (angleška beseda za nedeljo) - obe besedi znakoma dajeta neko časovno opredelitev, ki je povezana z znamko oz. blagom in storitvami, ki jo znamka označuje. Beseda KNOWLEDGE je angleška beseda za „znanje“, kar določa tematsko opredelitev znamke oziroma blaga in storitev, ki jih označuje ta znamka. Manj jasen je pomen besedice NO (predstavlja tudi angleško besedo za slovensko nikalnico ne), ki lahko predstavlja tudi kakšno kratico, katere pomen pa iz samega znaka ni razviden. Glede na sestavo znakov lahko celo rečemo, da je besedica „FT“ v teh sestavljenih znakih njihov najdominantnejši del – vsekakor pa je jasno, da so variante znaka „FT“. Prijavljeni znak vsebuje dve besedi, „DELO“ in „FT“. Beseda „DELO“ je lahko indikator izvora znamke, lahko pa pomeni tudi delo v smislu človekove aktivnosti, ki predstavlja „zavestno uporabljanje telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin“ (Slovar slovenskega knjižnega jezika). V tem smislu lahko teoretično beseda „DELO“ v prijavljenem znaku predstavlja enake vrste element kot besede, WEEKEND, SUNDAY, KNOWLEDGE, ... v znakih znamk vložnika ugovora, le slovensko verzijo, črkovna zveza „FT“ pa tisti del znaka, ki je v omenjenih znamkah vložnika ugovora njihov skupni imenovalec. Se pravi, da predstavlja pojasnjevalni del znaka, kvalifikator ene izmed znamk vložnika ugovora. To je seveda le ena izmed variant možnega dojemanja prijavljene znamke. Bolj verjetno je najbrž, da bo povprečni potrošnik besedo „DELO“ v prijavljenem znaku dojemal kot znamko tožeče stranke, vendar predvsem, ko se pojavlja kot ime priloge časnika DELO. Ker je znamka prijavljena tudi za druge vrste blaga in storitev in ne le za časopise in revije, je seveda vprašanje, če bi povprečni potrošnik blago in storitve vedno povezoval s tožečo stranko. Pa tudi, če potrošnik povezuje znamko z družbo (firmo) tožeče stranke, je zaradi besedice „FT“ velika verjetnost, da bo, če pozna tudi znamko „FT“ in druge znamke, katerih znaki vsebujejo besedico „FT“, znamko „DELO FT“ povezoval s temi znamkami. Menil bo, da obstaja med znamkami nekakšna povezava. Pripominja, da prijavljeni znak „DELO FT“ ne predstavlja homonimnega znaka, saj črkovna zveza FT ni del firme družbe prijavitelja, homonimni znaki pa vsebujejo le firme ali skrajšane firme družb. Prijavljeni znak je zato pomensko podoben znakom znamk vložnika ugovora, najbolj pa seveda znamki „FT“, ki je v celoti vključena v ta znak. Lahko rečemo, da gre za znak v znaku, saj črkovna zveza „FT“ ni kakšen generični ali splošno znan pojem, ki mora ostati v prosti rabi, pač pa gre za fantazijsko črkovno zvezo. Sklepno urad ugotavlja, da prijavljeni znak „DELO FT“ vsebuje znak znamke vložnika ugovora št. 160861 „FT“. Že samo dejstvo, da je en znak v celoti vsebovan v drugem znaku, ima za posledico ugotovitev, da sta dva znaka zamenljivo podobna in je posledično izpolnjen osnovni pogoj za zavrnitev prijavljene znamke na podlagi kateregakoli razloga iz prvega odstavka 44. člena ZIL-1, to je pogoj istovetnosti ali podobnosti znakov. Ta ugotovitev ne bi veljala le v primeru, če bi en znak sicer vseboval besedo, ki je edini konstitutivni element znaka druge, starejše znamke, če bi nov pojem imel svoj lastni pomen (v smislu generičnega pojma ali besedne zveze, ki je postala običajna v jezikovni rabi ali ustaljeni praksi trgovanja – npr. „kamen“ in „kamen spotike“ („kamen spotike“ ne pomeni kamna, ampak predmet spora, kritike – izraza nimata nobene neposredne zveze), ali „oko“ in „oko postave“ (sinonim za policista). Besedna zveza „DELO FT“ vsekakor ni takšen pojem. Urad se ne strinja s tožečo stranko, da znak „FT“ zato, ker nima jasnega znanega pomena, ni kakšen pomemben del kateregakoli znaka – v pravu znamk velja ravno obratno, bolj kot so sestavni deli znakov fantazijski, ne le v odnosu do blaga in storitev, pač pa v absolutnem smislu, bolj so razlikovalni, bolj „močne“ znamke konstituirajo. Črkovna zveza „FT“ je takšen fantazijski element – navedba tožeče stranke, da pojasnjuje le lastnost, vsebino proizvoda, enostavno ne vzdrži, saj razen njemu nikomur ni znano, kakšno lastnost oziroma vsebino proizvoda naj bi črkovna zveza „FT“ pojasnjevala. Navedba, da je „FT“stvarna okrajšava za področje, ki ga edicija pokriva“ in da je pojasnjeno v sami ediciji, kjer je poleg znaka navedeno še „gospodarsko – finančni tednik“, je za ugotavljanje podobnosti znakov v ugovornem postopku irelevantno, saj urad lahko primerja le znake oziroma znamke iz registrov znamk, ne pa njihove dejanske uporabe. Pojasnilo oziroma tekst, ki ga tožeča stranka omenja (da gre za „gospodarsko – finančni tednik“), ni del znaka in ga zato urad pri svoji presoji ne more uporabiti. Prav tako kot ne more uporabiti navedbe vložnika ugovora, da tožeča stranka svoj znak uporablja v kombinaciji z barvo priloge časopisa Delo (DELO FT), ki je enaka ali vsaj zelo podobna barvi edicij znamke „FT“ - oba znaka (znak in znamka) sta prijavljena v obliki besed z običajnimi črkami, brez kakšnega posebnega grafizma črk, brez barv ali kakšnih drugih elementov in jih je kot takšne treba tudi obravnavati. Dejanska uporaba znamk je za urad pri oceni podobnosti irelevantna. Seveda pa urad pri obravnavi znamk v obliki besed z običajnimi črkami vsaj posredno upošteva, da imajo taki znaki v praksi širšo zaščito kot figurativni znaki. Kot povsem korektna se namreč šteje njihova uporaba v različnih tipih črk, celo barvah in enostavnejših drugih elementih (ploskve, ozadja, ...), s tem pa se posredno priznava tudi njihova širša zaščita. Na osnovi povedanega urad ugotavlja, da sta si primerjana znaka podobna in sicer vizualno, fonetično in pomensko in to v taki meri, da je podana verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja znamk. Glede na dejstvo, da znak „FT“ ni generične ali zelo opisovalne narave in da ne gre za pojem, ki bi bil splošno znano dejstvo in ki mora zato ostati v prosti rabi, je pa vsebovan v znakih vrste znamk vložnika ugovora, lahko ugotovimo, da prijavljeni znak deluje kot ena izmed družine znamk „FT“ vložnika ugovora in da obstaja zato podobnost prijavljenega znaka tudi s predhodnimi znamkami. Predvsem pa je ta podobnost podana v primerjavi z znamko št. 160861 „FT“. Pri primerjavi blaga in storitev urad ugotavlja, da je znamka „DELO FT“ prijavljena za istovrstno ali podobno blago in storitve kot znamke vložnika ugovora, zlasti je med njimi pomembna znamka št. 160861 „FT“, ki predstavlja najmočnejšo oviro za registracijo prijavljene znamke. Glede na navedeno je urad zavrnil prijavo znamke, ker prijavljenega znaka „DELO FT“ glede na točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ne sme registrirati kot znamko.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je urad napačno uporabil materialno pravo in posledično nepopolno ugotovil dejansko stanje, saj ni upošteval uvodnih določil k Prvi direktivi Sveta z dne 21. 12. 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS, v nadaljevanju Prva direktiva), katere vsebina je bila na podlagi določbe 3. odstavka 1. člena ZIL-1 prenesena v pravni red Republike Slovenije, zlasti desetega odstavka, ki med razlogi za sprejem direktive navaja: „ker je neizogibno potrebno podati interpretacijo koncepta podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede; ker verjetnost zmede, katere upoštevanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takšnega varstva“. Obstoj verjetnosti zmede je treba presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru. Urad je verjetnost zmede v javnosti pravilno utemeljeval s podobnostjo med registrirano in prijavljeno znamko, vendar pa pri tem ni upošteval in presojal vprašanja prepoznavnosti znamke na tržišču ter povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, kot tudi drugih upoštevnih dejavnikov konkretnega primera. Urad je svojo odločitev napačno utemeljil zgolj na podobnosti med znamkama, ki pa je tudi med kriteriji, po katerih se skladno z direktivo ugotavlja verjetnost zmede, šele na tretjem mestu. Verjetnost zmede se skladno s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti (SES) opredeljuje kot verjetnost, da bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij. Pri tem se kot javnost šteje upoštevna javnost, katero sestavlja povprečni potrošnik. Zaznava zadevnih proizvodov oziroma storitev, ki jo ima povprečni potrošnik, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji verjetnosti zmede. Znamke „FT“, „FT KNOWLEDGE“, „NO FT“, „SUNDAY FT“ in „WEEKEND FT“ niso prepoznavne na slovenskem trgu. Edina izmed te skupine znamk, o prepoznavnosti katere na slovenskem trgu bi lahko govorili, je znamka „FINANCIAL TIMES“. Vendar pa ni mogoče govoriti o podobnosti znamke „FINANCIAL TIMES“ z oznako „DELO FT“, niti na tem ne temelji izpodbijana odločba. V Sloveniji se namreč prodaja časnik „FINANCIAL TIMES“, ki niti na naslovni strani niti kje drugje, ni označen s kratico „FT“. Preostale znamke vložnika ugovora niso prepoznavne na slovenskem trgu, niti nima izpodbijana odločba s tem v zvezi nobenih razlogov. Nasprotno je urad v izpodbijani odločbi zapisal stavek, temelječ na predpostavki: „... če pozna potrošnik tudi znamko „FT“ ali druge znamke ...“. Ker znamke „FT“, „FT KNOWLEDGE“, „NO FT“, „SUNDAY FT“ in „WEEKEND FT“ niso prepoznavne na slovenskem trgu, tudi ni mogoče sklepati, da bi povprečen potrošnik registrirane znamke verjetno povezoval s prijavljeno znamko, s tem pa ni izpolnjen pogoj obstoja verjetnosti zmede v javnosti. Obstoj zmede v javnosti nadalje ni verjeten, ker nima oznaka „FT“ v prijavljeni znamki „DELO FT“ nikakršnega razlikovalnega učinka. Pri tem je potrebno upoštevati vtis, ki ga ima na povprečnega bralca časnika Delo znamka „DELO FT“. Povprečni bralec časnika Delo namreč znamko „DELO FT“ povezuje izključno in le z znamko „DELO“, nikakor pa ne z znamko „FT“ ali drugimi znamkami iz te skupine, saj je za povprečnega bralca odločilni sestavni del znamke „DELO FT“ prav DELO, kot označba časnika, katerega priloga nosi naslov „DELO FT“. Povprečni bralec časnika Delo prav označbo „DELO“ v znamki „DELO FT“ šteje za prevladujočo in odločilno, saj gre za osrednji slovenski časnik in je zato znamka „DELO“ v Sloveniji izredno dobro prepoznavna. Pri tem se ni mogoče strinjati s stališčem, da naj bi označba „DELO“ pomenila tudi delo v smislu človekove aktivnosti, saj jo povprečni bralec nedvomno povezuje s tožečo stranko, še zlasti glede na to, da se z znamko „DELO FT“ označuje tiskani medij. Ob zgoraj navedenem ponovno opozarja na stališče sodne prakse SES, po katerem povprečni potrošnik znamko navadno zaznava kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti. Povprečni bralec, ki odpre časnik Delo in v njem prilogo DELO FT, zato ne ugotavlja, za čem stoji kratica FT oziroma ali ima kakšno povezavo z znamko „FT“, saj mu že prva beseda „DELO“ pojasni, da gre za izdajo tožeče stranke. Ni nepomembno tudi, da ima v sodni praksi prva beseda v več besedni znamki odločilen pomen v zaznavi povprečnega potrošnika. Medtem ko je v znamkah „FT“, „FT KNOWLEDGE“, „NO FT“, „SUNDAY FT“ in „WEEKEND FT“ oznaka „FT“ tista, ki je določilnega pomena in ima razlikovalni učinek ter pojasnjuje izvor znamke, ki je v časniku FINANCIAL TIMES, pa je v znamki „DELO FT“ „DELO“ tisto, ki ima močnejši razlikovalni učinek in pri povprečnem bralcu označuje vir oziroma ekonomsko ozadje znamke „DELO FT“, ki je pri tožeči stranki. Napačen je zaključek, da naj tako registrirane kot prijavljena znamka ne bi imele dominantnega dela, zaradi česar tudi ne drži nadaljnji zaključek, da naj bi že samo dejstvo, da je en znak v celoti vsebovan v drugem znaku, imelo za posledico ugotovitev, da sta dva znaka zamenljivo podobna. Opozarja na sodno prakso SES, po kateri mora biti verjetnost zmede, ki se tiče podobnosti znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga znamka naredi na povprečnega potrošnika. Neutemeljena je zato zavrnitev registracije znamke na temelju vtisa, ki ga goli zapis znamke pusti na organu odločanja, brez upoštevanja številnih drugih spremljajočih dejavnikov, ki vplivajo na zaznavo znamke v javnosti. Glede na navedeno je neutemeljen tudi sklep, da bi lahko oznaka „DELO“ v znamki „DELO FT“ predstavljala enako kot oznaka „ KNOWLEDGE“, „NO“, „SUNDAY“ ali „WEEKEND“, v znamkah „FT KNOWLEDGE“, „NO FT“, „SUNDAY FT“ in „WEEKEND FT“. Nasprotno je v naštetih znamkah oznaka „FT“ odločilna in avtonomno razlikovalna. Na prilogi časnika Delo je pod znakom „DELO FT“ označeno, da gre za Gospodarsko – finančni tednik, s čimer je pojasnjen pomen kratice, ki že vnaprej izključuje kakršnokoli možnost zamenljivosti z znamko „FT“. Ob tem stoji urad na napačnem stališču, da naj tovrstne okoliščine, ki so v pojasnitvi besedne zveze, za katero stoji kratica „FT“, ne bi vplivale na presojo v postopku registracije znamke, ker je potrebno presojati zgolj podobnost med registriranimi in prijavljeno znamko. Povprečni bralec se bo s kratico srečal ravno tedaj, ko bo odprl časopis in videl označbo, da gre za Gospodarsko – finančni tednik. V skladu s sodno prakso SES se verjetnost zmede v javnosti ne utemeljuje zgolj s podobnostjo med znamkami, pač pa tudi z drugimi elementi, ki vplivajo na presojo, ali povprečni bralec časnika Delo povezuje znamko „DELO FT“ z znamko „FT“ in ostalimi znamkami iz te skupine, in da je verjetnost zmede odvisna od celotnega vtisa, ki ga na povprečnem potrošniku pusti znamka. Ob tem je potrebno upoštevati, da je časnik Delo osrednji slovenski časnik, namenjen domači javnosti, ki pokriva v veliki večini notranje dogodke, in sicer politične, finančne, lokalne, kulturne in športne zvrsti. V celotnem časniku je le ena stran namenjena tujini, in še to zunanjim političnim, povečini ne finančnim ali gospodarskim dogodkom. V nasprotju s tem pokriva časnik FINANCIAL TIMES svetovne finančne ali gospodarske teme. Posledično povprečni bralec časnika Delo le redko posega po svetovnih časopisih, kot je FINANCIAL TIMES, katerega dostopnost je za povprečnega slovenskega bralca omejena tudi zaradi tujega jezika. Množica bralcev časnika dela in FINANCIAL TIMES se prekriva le v majhnem delu. Tudi zaradi teh razlogov povezljivost znamke „DELO FT“ z znamko „FT“ in ostalimi znamkami iz te skupine ni verjetno. Tožeča stranka se nadalje ne strinja s stališčem, da črkovno zvezo FT v istem jezikovnem okolju izgovarjamo enako, ne glede na jezikovni kontekst. V kolikor bo povprečni (slovenski) bralec angleško tiskanega časopisa izgovoril črkovno zvezo, jo bo nedvomno izgovoril v angleški verziji, torej [EF TI]. Če pa se bo kratica navezovala na slovensko tiskano ali nenazadnje govorečo besedo, se bo njegova izgovarjava črkovne zveze FT glasila [Fə Tə]. Sklepno tožeča stranka predlaga, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi ter toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da se ne more strinjati s tožečo stranko glede upoštevanja znamk oziroma njihovih znakov v dejanski uporabi. Znamke vložnika ugovora in prijavljeni znak so registrirane oziroma prijavljene v obliki besed z običajnimi (standardnimi) črkami, kar pomeni, da prijavitelji (imetniki) niso želeli registrirati kakšne posebne oblike oziroma grafične izvedbe svojih znakov, pač pa predvsem njihovo vsebino, v praksi pa velja, da tako registrirano znamko lahko njen imetnik uporablja v različnih grafičnih izvedbah, vsaj kar zadeva obliko črk, barve, ipd. Taka oblika registracije zato nudi imetniku znamk dejansko precej širšo možnost uporabe znaka, kot to izhaja iz same registracije. To je eden od razlogov, zakaj tožena stranka pri ugotavljanju podobnosti znakov ne sme upoštevati neke konkretne uporabe – imetnik znamke lahko (vsaj teoretično) grafično izvedbo znaka svoje znamke poljubno spreminja. Drugi razlog pa je, da ni nujno, da je katerikoli od v postopku reševanja ugovora primerjanih znamk sploh že v uporabi – prijavitelj lahko namreč svojo znamko začne uporabljati šele po registraciji in tožena stranka niti ne bi mogla ugotoviti, kakšna je oziroma bo dejanska grafična izvedba oziroma uporaba prijavljenega znaka. Isto pa lahko velja tudi za predhodno znamko. Imetniki znamk so vsaj pet let po registraciji znamke popolnoma varni pred kakršnimikoli posledicami neuporabe svoje znamke, po drugi strani pa lahko črpajo vse pravice iz znamke, po preteku te dobe pa imajo vse pravice iz znamke vse do morebitne razveljavitve znamke zaradi neuporabe. Dejanske uporabe znamk zato v ugovornih postopkih tožena stranka ne upošteva, ta se lahko upošteva le v primerih kršitve znamk, ki pa po definiciji niso ugovorni postopki in seveda ne potekajo pred uradom. Pravica iz znamke torej nastane že z registracijo znamke, zato je sam akt registracije tako zelo pomemben, sama uporaba znamke je šele sekundarnega pomena. V tej luči je treba zato tudi upoštevati kategorijo verjetnosti zmede v javnosti in verjetnosti povezovanja znamk v točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. To ni kriterij, ki ga je treba empirično dokazovati, pač pa se ga le predpostavlja (tako stališče je v več sodbah potrdilo tudi sodišče, npr. v sodbah U 1356/2004, U 2248/2002). Navajanje tožeče stranke, da znamke vložnika ugovora na slovenskem trgu niso prepoznavne, so povsem irelevantne – lahko se celo ne uporabljajo, pa jih je vseeno potrebno upoštevati, pravico so namreč dobile s samo registracijo v Republiki Sloveniji. Tožena stranka bi njihovo prepoznavnost morala ugotavljati in upoštevati le v primeru, ko bi se vložnik ugovora v ugovoru skliceval nanje, pa v Sloveniji ne bi imele statusa registriranih znamk. Tožena stranka sklepno predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Stranka z interesom družba A., ki jo zastopajo odvetniki …, v odgovoru na tožbo navaja, da je Prva direktiva predpis, za katerega načeloma velja, da se ne uporablja neposredno, ampak določa zgolj cilje, ki jih potem države članice implementirajo v svojo nacionalno zakonodajo. Kot izhaja iz 1. člena ZIL-1, je ta implementiral cilje Prve direktive, temu pa pritrjuje tudi tožeča stranka. Tožena stranka zato ni napačno uporabila materialnega prava, saj je svojo odločitev oprla na veljaven nacionalni predpis, ki nenazadnje zajema tudi cilje Prve direktive. Za odločitev je bistveno, da je znak tožeče stranke tako podoben predhodnim znamkam, da bi povprečni potrošnik menil, da gre za znamko stranke z interesom ali za znamko, ki je povezana s stranko z interesom oziroma njenimi proizvodi in storitvami. Strinja se, da mora biti verjetnost zmede utemeljena na celotnem vtisu, kar pa je tožena stranka v svoji odločitvi tudi upoštevala, saj je natančno obrazložila, na kakšen način in zakaj je odločila, da sta znaka zamenljivo podobna. Obrazložitev pomenske primerjave ni oprta na predpostavko, da so znamke stranke z interesom prepoznavne, ampak je tožena stranka pravilno izhajala iz pomena znakov ter vizualne in fonetične primerjave, nato pa na podlagi posameznih primerjav napravila zaključek, pri čemer je upoštevala vse relevantne dejavnike skladno z veljavno zakonodajo in prakso SES. Tožeča stranka navaja, da povprečni bralec časnika Delo znak „DELO FT“ izključno povezuje le z znamko DELO in ne z znamkami stranke z interesom. Ta navedba je v očitnem nasprotju z dejstvom, da želi tožeča stranka poleg zaščite znaka „DELO“, ki jo že ima, pridobiti zaščito znaka „DELO FT“, ki se od njegovega že zaščitenega znaka razlikuje zgolj po znaku „FT“. Pri presoji, ali sta dva znaka podobna, ni bistveno, kaj meni „povprečni bralec časnika Delo“, ampak je bistveno, kako bi znake dojel povprečni potrošnik. Upošteva se torej pravni standard povprečnega potrošnika, ki primerja predmetne znake npr. „FT“ „DELO“ in „DELO FT“. Sklepno predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne in tožeči stranki naloži plačilo stroškov postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi z dne 3. 11. 2008 navaja, da tožena stranka neutemeljeno razlikuje med postopkom registracije znamke oziroma ugovornim postopkom ter postopkom kršitve znamk in v zvezi s tem navaja, da se dejanska uporaba znamke lahko upošteva le v postopku kršitve znamk, ne pa tudi v ugovornem postopku. Za takšno razlikovanje ni podlage niti v Prvi direktivi, niti v kakšnem drugem predpisu, še posebej pa je takšno stališče v nasprotju s sodno prakso SES. Pri tem se tožeča stranka sklicuje na številne sodbe SES in citira določene njihove dele, za katere meni, da so relevantni (zadeva SABEL BV proti PUMA AG, Rudolf Dassler Sport, sodba št. C-251/95 z dne 11. 11. 1997, zadeva Adidas AG in Adidas Benelux BV proti Marca Mode CV, C&A Nederland DV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV in Vendex KBB Nederland BV, sodba št. C-102/07 z dne 10. 4. 2008, zadeva O2 Holding Limited in 02 (UK) Limited proti Hudtchison 3 G UK Limited, sodba št. C-533/06 z dne 12. 6. 2008, zadeva Reckitt Benckiser (Espana), sodba T-126/03 z dne 14. 7. 2005). S povzetki želi tožeča stranka opozoriti na dejstvo, da je za presojo verjetnosti zmede pomembno, na kakšen način se znamka uporablja v praksi in na kakšen način jo dojema povprečni potrošnik. Slednji z znamko ne bo soočen v goli obliki, v kakršni je oziroma se želi registrirati, pač pa v okoliščinah, v katerih se znamka uporablja. Zato je pomembno, kakšne oblike črk ima znamka, kakšne barve so črke in na kakšni barvni podlagi so odtisnjene, da je oblika črk prijavljene in predhodnih znamk različna, da je različna barvna podlaga, na katero so prijavljena in prejšnje znamke odtisnjene, da je označeno, da gre za gospodarsko – finančni tednik, da je prijavljena znamka priloga časopisa Delo – na slovenskem trgu izredno dobro prepoznavne znamke, zaradi česar je povprečni potrošnik ne bo povezoval s predhodnimi znamkami.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi je predmet presoje, ali so v zvezi z registracijo prijavljene znamke v besedi „DELO FT“ za blago in storitve v razredih 16, 35 in 38 podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) glede na predhodno registrirane besedne znamke Skupnosti „FT“, „FT KNOWLEDGE“, „NO FT“, „SUNDAY FT“ in „WEEKEND FT“, registrirane za blago in storitve iz istih razredov NK.

V skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če se blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka. V praksi SES se verjetnost zmede interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev, kar pomeni, da potrošnik nepravilno domneva, da blago izvira od enega proizvajalca oziroma ponudnika storitev ali ekonomsko povezanih družb (sodba št. C–251/95 z dne 11. 11. 1997 v zadevi Sabel proti Puma z dne 11. 11. 1997 in št. C-120/04 z dne 6. 10. 2005 v zadevi Medion proti Thompson). Za podobne je v smislu citirane določbe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom oziroma storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk - to je razlikovati blago oziroma storitve različnih proizvajalcev blaga oziroma ponudnikov storitev na trgu.

Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Pravilno je stališče urada, da se znaki med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni oziroma registrirani, pri čemer je treba upoštevati vse sestavne elemente in najbolj dominantne dele, če jih je z vidika povprečnega potrošnika mogoče določiti. V postopku registracije je treba upoštevati, da znamka, katere znak je v običajnih črkah v črno-beli tehniki, za njenega imetnika predstavlja pravico, ki ni omejena le na uporabo običajnih, standardnih črk, pač pa se v praksi za sprejemljivo uporabo šteje tudi uporaba v različnih grafizmih črk, barvah ali z dodatkom kakšnega drugega enostavnejšega grafičnega elementa. Zato je registracija znamke v običajnih črkah v črni barvi, kot je to v primeru predhodnih znamk in prijavljenega znaka, splošno sprejeta kot pravica, ki je širša kot registracija figurativne znamke in mora to urad upoštevati pri odločanju. To pa pomeni, da zaščita znamke v črno-beli tehniki ne opredeljuje barve, v kateri se bo znak dejansko uporabljal na trgu, urad pa primerja le znake, kot so prijavljeni oziroma registrirani, ob upoštevanju zgoraj navedenega izhodišča glede registracije običajnih črk v črno-beli tehniki.

Pri besednih znamkah so dominantne besede oziroma besedne zveze tisti del znaka, po katerem potrošnik določeno znamko tudi poimenuje, oziroma jo prepozna, pri čemer je začetni del besedila ponavadi res tisti del, ki opravlja razlikovalno funkcijo oziroma si ga povprečni potrošnik najbolj zapomni, to pravilo pa ni absolutno. V več odločbah je SES navedlo, da je relevanten potrošnik oseba, ki je „razumno obveščena, pozorna in pazljiva“ (na primer v sodbi št. C-299/99 z dne 18. 6. 2002 v zadevi Philips proti Remington). Ne glede na to, da je dejanski potrošnik lahko tudi neveden ali brez interesa, pa je povsem jasno, da se raven potrošnikove pozornosti spreminja v odvisnosti od sektorja prodaje blaga/storitev; potrošnikova raven pozornosti je višja pri dragem blagu/storitvah, in nižja pri vsakodnevnem blagu/storitvah. V obravnavni zadevi bi glede na vrsto in obseg prijavljenega blaga in storitev, ki se nanašajo predvsem na tiskane medije in storitve v zvezi z njimi, težko govorili, da gre za visoko raven potrošnikove pozornosti. Upoštevna javnost je v obravnavnem primeru slovenski potrošnik s povprečno stopnjo pozornosti, ki primerjane besedne znamke doživlja predvsem na podlagi prvega vtisa.

Temeljna funkcija znamke je torej namenjena razlikovanju blaga/storitev od blaga/storitev drugega podjetja. V obravnavani zadevi je zato bistveno vprašanje, ali ima prijavljeni znak lastnosti razlikovanja in torej izpolnjuje kriterije za razlikovanje v smislu prvega odstavka 42. člen ZIL-1, ali pa je prijavljeni znak enak ali tako podoben predhodnim znamkam, da obstaja verjetnost zmede na tržišču, kot to zatrjujeta urad in stranka z interesom, ki je vložila ugovor v postopku registracije. Ocena, ali prijavljeni znak omogoča razlikovalnost, je mogoča po celoviti presoji, torej vtisu, ki ga znak naredi z vidika povprečnega potrošnika, upoštevajoč naravo blaga in storitev. Da gre za enako oziroma podobno blago, med strankami ni sporno, zato se je sodišče ukvarjalo z oceno podobnosti primerjanih znakov, pri čemer seveda ne gre zanemariti narave blaga in storitev primerjanih znamk.

Po ustaljeni sodni praksi mora biti torej celovita presoja verjetnosti zmede primerjanih znamk utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih (dominantnih) elementov, pri čemer povprečni potrošnik ponavadi zaznavna znamko kot celoto in ne preizkuša njenih posameznih delov. V okviru preizkusa obstoja verjetnosti zmede se presoja enakosti med dvema znamkama ne vrača zgolj k upoštevanju sestavnega dela sestavljene znamke in k njeni primerjavi z drugo znamko. Treba je znamke upoštevati vsako v svoji celoti, kar ne izključuje, da lahko pri celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v določenih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (primerjaj s točko 28 in 29 zgoraj navedene sodbe v zadevi Medion proti Thomson). Sodišče ugotavlja, da je urad pri presoji verjetnosti zmede na eni strani izhajal iz izhodišča, da se tako v prijavljenem znaku „DELO FT“ kot tudi v znakih znamk vložnika ugovora „FT“, „FT KNOWLEDGE“, „NO FT“, „SUNDAY FT“ in „WEEKEND FT“, ne da z gotovostjo določiti najdominantnejšega dela, zato je treba vse znake gledati kot celoto oziroma njihove sestavne dele obravnavati enakovredno (stran 3 izpodbijane odločbe). Na drugi strani pa je pri vseh vidikih posameznih primerjav presojo opravil z izhodišča, da predstavlja beseda „FT“ konstitutiven in dominanten element vseh primerjanih znakov, torej tudi prijavljenega znaka „DELO FT“, kar po presoji sodišča kaže na notranje nasprotje v izpodbijani odločbi glede dominantnega dela, ki predstavlja odločilno izhodišče za primerjavo konkurirajočih si znakov. Urad je torej enkrat izhajal iz predpostavke, da so si vsi primerjani deli znakov med seboj enakovredni, drugič pa, da dominanten del izpodbijane znamke predstavlja beseda „FT“, zato je izpodbijana odločba v odločilnih razlogih sama s sabo v nasprotju in že to predstavlja razlog za njeno odpravo. Po presoji sodišča je bistveno za odločitev ravno to, katerega izmed primerjanih znakov bo povprečni potrošnik štel za dominantnega, ali pa so si znaki med seboj enakovredni.

Kot torej izhaja iz vizualne, fonetične in pomenske primerjave, je urad v nasprotju z uvodno ugotovitvijo o enakovrednih sestavnih delih primerjanih znakov pri vseh vidikih izhajal iz izhodišča, da je dominantna črkovna zveza „FT“, ki jo vsebujejo vsi primerjani znaki, drugi elementi znakov pa so različni (pri treh od štirih znamk vložnika ugovora je črkovna zveza „FT“ na drugem mestu enako kot v prijavljenem znaku). Za tožečo stranko ni sporno, da gre pri predhodnih znamkah za družino znamk, meni pa, da je dominanti del prijavljenega znaka beseda „DELO“ in ne črkovna zveza „FT“. Sodišče se strinja, da zaradi istega skupnega elementa obstaja določena stopnja podobnosti med primerjanimi znaki, najbolj je prijavljen znak podoben znamki št. 160861 „FT“, ki je v celoti vsebovan v prijavljenem znaku. Vendar pa je zmotno stališče urada, da ima „že samo dejstvo, da je en znak v celoti vsebovan v drugem znaku, za posledico ugotovitev, da sta dva znaka zamenljivo podobna“, kar utemeljeno ugovarja tudi tožeča stranka. Sama vključenost črkovne zveze „FT“ v prijavljenem znaku „DELO FT“ ne pomeni avtomatično, da sta znaka zamenljivo podobna in da naj bi bil s tem posledično izpolnjen osnovni pogoj za zavrnitev prijavljene znamke iz prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po presoji sodišča ni mogoče v vsakem primeru vnaprej postaviti pravila, da določenega znaka, ki je v celoti sestavljen iz (dela) predhodne znamke, ni mogoče registrirati, vendar pa mora takšen znak vsebovati še druge elemente, ki ga v smislu prvega odstavka 42. člena ZIL-1 v povezavi s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ločijo od predhodne znamke.

V zvezi s pomensko primerjavo znakov se sodišče strinja z ugotovitvijo urada, da je le dobro obveščenemu potrošniku znano, da črkovna zveza „FT“ predstavlja kratico za FINANCIAL TIMES (časopis in založniško podjetje), tožeča stranka pa tudi v tožbi neutemeljeno trdi, da ima v prijavljenem znaku drug pomen (finančne teme“, „finančno točko“, „finančne trge“, „finančni tednik“). Pomen črkovne zveze „FT“ lahko povprečni potrošnik razume fantazijsko oziroma je potrošniku prepuščeno, da jo razume, kot želi, pri čemer tudi sodišče ne vidi razloga, da bi jo pri predhodnih znamkah prepoznal v enem pomenu, pri prijavljenem znaku pa v povsem drugem pomenu. V zvezi s pomenom besede „DELO“ sodišče ugotavlja, da sicer res lahko pomeni tudi delo v smislu človekove aktivnosti, vendar je povprečni potrošnik ne bo razumel v tem smislu, temveč je veliko bolj verjetno, da jo bo razumel kot indikator izvora znamke - družbe DELO d.d.. Za navedeno družbo sodišče meni, da je povprečnemu slovenskemu potrošniku - in ne samo bralcu časopisa Delo - dobro znana kot časopisna hiša, ki je na tržišču prisotna že dolga leta in ki ima med tiskanimi mediji (morda tudi na internetu) relativno visok tržni delež. Vseh teh elementov, ki lahko pomembno vplivajo na razlikovalnost besede „DELO“, pa urad ni ugotavljal, temveč se je preveč osredotočil le na bralce časopisa Delo. Zato bo moral v ponovnem postopku z namenom ugotavljanja stopnje intenzivnosti razlikovalnega učinka prijavljenega znaka ugotoviti, ali ima dolgotrajna prisotnost na trgu družbe z imenom Delo d.d. in njen tržni delež (ki ga je treba ugotoviti) vpliv na to, da bi povprečni potrošnik v besedi „DELO“ lahko videl točno določeno podjetje, ki se ukvarja s tiskanimi mediji, in ali ima prijavljeni znak zaradi svoje prepoznavnosti pri povprečnemu potrošniku ravno v besedi „DELO“ tako močno oporo, da bi mu omogočala ločevati med blagom in storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev, kar je osnovna funkcija znamke.

Tožeča stranka ugovarja, da urad pri registraciji prijavljenega znaka ni ugotavljal prepoznavnosti prejšnjih znamk na upoštevnem tržišču. V skladu z ustaljeno upravno sodno prakso in sodno prakso SES v postopku registracije znamk velja, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek ima prejšnja znamka. Znamke, ki imajo visok razlikovalni učinek same po sebi (per se) ali zaradi prepoznavnosti znamke na trgu(reputation, recognition they posses in the market), uživajo širše varstvo kot znamke, katerih razlikovalni učinek je manjši (točka 18 sodbe št. C-39/97 z dne 29. 11. 1998 v zadevi Canon proti Metro-Goldwyn-Mayer in točka 20 sodbe CC-342/97 z dne 22. 6. 199 v zadevi Lloyd Schufabrik Meyer proti Klijsen Handel BV). Pri presojanju razlikovalnega učinka znamke in v skladu s tem pri presojanju, ali ima znamka visok razlikovalni učinek, je treba upoštevati predvsem bistvene lastnosti znamke, vključno s tem, ali vsebuje opisni element proizvodov oziroma storitev, za katere je bila registrirana, tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in čas uporabe te znamke, delež investicij podjetij za uveljavljanje znamke, delež upoštevne javnosti, ki s pomočjo znamke ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določnega podjetja, izjave gospodarskih in industrijskih odborov ali drugih poklicnih združenja (tako v točki 51 sodbe. št. C-108/97 z dne 4. 5. 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee proti Boots und Segelzuberhor in v točki 23 zgoraj navedene sodbe v zadevi Lloyd Schufabrik Meyer).

Razlikovalni učinek predhodne znamke - zlasti pa njen ugled in prepoznavnost - je torej element, ki ga je treba upoštevati pri presojanju, ali podobnost znakov ter podobnost proizvodov in storitev zadostujeta, da nastane verjetnost zmede pri upoštevni javnosti (prim. s točko 24 v zadevi v zadevi Canon proti Metro-Goldwyn-Mayer). Pri presoji razlikovalnega učinka primerjanih znakov v zvezi z ugotavljanjem verjetnosti zmede na trgu torej ni dovolj vedno izhajati le iz izhodišča, koliko so si primerjani znaki med seboj podobni sami po sebi (per se), temveč je treba upoštevati še številne druge zgoraj naštete elemente.Sicer drži ugotovitev urada iz odgovora na tožbo, da so imetniki znamk pet let po registraciji znamke „varni“ pred posledicami neuporabe svoje znamke in lahko črpajo vse pravice iz znamke, vendar pa dejstvo, da imetnik registrirane znamke na upoštevnem tržišču sploh ne uporablja, lahko pomembno vpliva na njen razlikovalni učinek v smislu njene prepoznavnosti na trgu. To pa velja zlasti v primeru, če predhodna znamka nima sama po sebi visokega razlikovalnega učinka v primerjavi s prijavljenim znakom. Pri celoviti presoji podobnosti znamk se torej ni mogoče vedno omejitizgolj na ugotavljanje gole podobnosti med primerjanimi znaki (per se), temveč je treba upoštevati številne elemente, zlasti pa prepoznavnost predhodne znamke na tržišču, ki je lahko prepoznavna zaradi močnega notranjega razlikovalnega učinka in/ali intenzivne uporabe na tržišču. Čeprav je treba razlikovalni učinek predhodne znamke upoštevati pri verjetnosti zmede (točka 24. v zadevi Canon proti Metro-Goldwyn-Mayer), pa gre le za enega izmed elementov, ki se upošteva v okviru celovite presoje primerjanih znamk. Tako bi lahko tudi, če bi predhodna znamka imela šibak razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi močne podobnosti med primerjanimi znaki in blagom oziroma storitvami (prim. s točko 61 sodbe T-112/03 z dne 16. 3. 2005 v zadevi L'Oreal proti Revlon). Vse navedeno pa pomeni, da je razlikovalni učinek predhodne znamke lahko pomemben element pri presoji verjetnosti zmede na trgu, kar utemeljeno opozarja tudi tožeča stranka.

Glede na vse navedeno je sodišče po ugotovitvi, da je tožbo utemeljena, tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. in 3. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 - odločba US, v nadaljevanju ZUS-1).

Ker je sodišče ugodilo tožbi in odpravilo izpodbijani upravni akt, je tožeča stranka v skladu z določbo 3. odstavka 25. člena ZUS-1 upravičena do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07, v nadaljevanju Pravilnik). Zadeva je bila rešena na seji, tožečo stranko pa je v postopku zastopal odvetnik, zato se ji priznajo stroški v višini 350 EUR z zahtevanimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (1. odstavek 3. člena Pravilnika), tožeča stranka pa ni zahtevala povrnitve davka na dodano vrednosti (DDV).

Ker je sodišče tožbi ugodilo in ima le tožeča stranka v tem primeru pravico na podlagi zgoraj citiranih določil 25. člena ZUS-1 in Pravilnika do povrnitve stroškov postopka, je sodišče zavrnilo zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka.

Pravni pouk temelji na določbi prvega odstavka 73. člena ZUS-1.