UPRS sodba U 2098/2008

1. Tožbi se ugodi in se odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. ... z dne 29. 7. 2008 v 1. točki odpravi ter zadeva vrne Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v ponoven postopek.

2. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 350,00 EUR v roku 15 dni z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po preteku paricijskega roka dalje do plačila.

:

Urad RS za intelektualno lastnino (urad) je z izpodbijano odločbo v 1. točki izreka zavrnil prijavo znamke „Si.Navigator“ št. ... z dne 22. 12. 2005 za določeno blago iz razreda 16, v 2. točki izreka je nadaljeval postopek registracije znamke za preostalo blago iz razreda 16 ter iz razreda 9, 35, 37, 38 ter 42. Iz obrazložitve izhaja, da je urad dne 30. 6. 2006 v uradnem glasilu urada št. 2006/3 objavil prijavo sporne znamke za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamke (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK), razvrščeno v razrede 9, 16, 35, 37, 38 NK. V roku treh mesecev je pdjetje A., (ki je v tem upravnem sporu stranka z interesom), vložil ugovor zoper registracijo znamke. Navedel je, da je imetnik prej registriranih znamk št. 855442 NAVIGATOR v sliki, t. 858342 (NAVIGATOR) in znamke Skupnosti (NAVIGATOR KIDS) št. 442636. Menil je, da je prijava znamke „Si.Navigator“ podobna njegovim prej registriranim znamkam in predlagal, da urad na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) zavrne registracijo znamke za blago iz razreda 16 NK. Urad je na podlagi navedb iz ugovora in odgovora tožeče stranke ugotovil, da je ugovor delno utemeljen in da prijavljenega znaka glede na b) točko prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ne sme registrirati za nekatero blago iz razreda 16 NK, pri čemer ugotavlja, da blago iz razredov 9, 35, 37 in 38 NK ni bilo predmet ugovora. Urad je vizualno, fonetično ter pomensko primerjal prijavljeno znamko z znamko vložnika ugovora „Si.Navigator“ in „NAVIGATOR“, ter ugotovil, da se prijavljena znamka od znamke vložnika ugovora razlikuje le glede na predpono „Si.“, ki pa predstavlja manjšinski delež znamke. Glede na to, da je preostali del znamke („NAVIGATOR“) enak, je prijavljeno znamko v celoti gledano težko ločevati od znamke vložnika ugovora. To pa lahko povzroči zmedo pri povprečnem potrošniku. S tem je izpolnjen pogoj podobnosti znakov iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Glede podobnosti blaga je urad pri primerjavi blaga iz razreda 16 NK za prijavljeno in registrirano znamko ugotovil, da sta blago „papir in računalniški papir“ identična z blagom vložnika ugovora, večina preostalega blaga pa je podobno blagu vložnika ugovora. Urad se je v nadaljevanju opredelil tudi do navedb tožeče stranke v odgovoru na obvestilo o ugovoru in menil, da male oziroma velike črke na potrošnika ne morejo učinkovati v toliki meri, da bi zaradi tega dejstva primerjana znaka razlikoval. Pri fonetični analizi je upošteval tudi predpono „Si“, vendar meni, da njena izgovorjava ne spremeni „celotnega zvočnega vtisa, ta pa sloni na izgovorjavi dominantnega dela obeh znakov, to je besedi „NAVIGATOR“. Glede pomenske različnosti primerjanih znakov oziroma argumenta prijavitelja, pa predpona „Si“ iz prijavljenega znaka, spremeni pomen, tako da se znaka pomensko razlikujeta, je po mnenju nezadosten, saj ostane dejstvo, da se znaka v dominantnem, izstopajočem delu („NAVIGATOR“) pomensko ujemata. Urad je dne 3. 12. 2007 z dopisom št. ... pozval tožečo stranko, naj se v določnem roku izjasni glede razlogov, zaradi katerih znamke ni mogoče registrirati, vendar tožeča stranka tudi po podaljšanem roku za odgovor ni odgovorila na poziv. Glede na navedeno je za enako oziroma podobno blago iz 1. točke izreka zavrnil prijavljeno znamko na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, za preostalo blago in storitve iz 2. točke izreka pa je nadaljeval postopek registracije znamke.

Tožeča stranka vlaga tožbo zoper delno zavrnitev registracije znamke, saj ocenjuje, da je urad pri odločanju napačno uporabil materialno pravo, nepravilno ugotovil dejansko stanje ter bistveno kršil določbe postopka. Navaja, da so bila v upravnem postopku kršena postopkovna pravila, saj tožeči stranki dejansko ni bila dana možnost izjave glede razlogov za zavrnitev znamke skladno z načelom zaslišanja stranke (9. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, ZUP). Urad je namreč s pozivom št. ... z dne 3. 12. 2007 pozval tožečo stranko, naj se izjasni glede razlogov, zaradi katerih naj ne bi bilo mogoče registrirati znamke. Na poziv je odgovorila v postavljenem roku, in sicer dne 11. 6. 2008, ko je izjavitev poslala s priporočeno pošto s povratnico na naslov tožene stranke. Urad v obrazložitvi tako napačno navaja, da tožeča stranka tudi v podaljšanem roku ni odgovorila na poziv in očitno je, da pri odločanju v predmetnem postopku ni upošteval izjavitve ter se do nje ni z ničemer opredelil. Glede na to, da so v izjavitvi izpostavljeni argumenti, na podlagi katerih bi urad lahko odločil v njen prid, je slednje bistveno vplivalo na pravilnost odločitve. Na ta način je bila kršena pravica do izjave in že to po njenem mnenju predstavlja razlog za odpravo izpodbijane odločbe. V nadaljevanju navaja, da je urad s tem, ko je kot dominantni del znamke določil besedo „Navigator“, v celoti spregledal predpono „Si.“ čeprav ta predstavlja bistven del znamke, ki ji daje distinktivnost ter jo s tem loči od ostalih podobnih znamk. Predpona „Si.“ po mnenju tožeče stranke nikakor ni v podrejenem položaju, glede na del znamke „Navigator“, kot to napačno predstavlja urad. Predpona „Si.“ in „Navigator“ sta si enakovredna, še posebej upoštevaje dejstvo, da je predpona „Si.“ povezana s firmo tožeče stranke. Predpona „Si.“ ima kot besedotvorno obrazilo že po naravi s fonetičnega vidika zelo izrazit pomen. Glede primerjave proizvodov znamk se ne strinja s stališčem, da so določeni proizvodi podobni proizvodom vložnika ugovora; navedeni proizvodi si niso podobni v tolikšni meri, da bi bilo mogoče sklepati, da jih bo povprečen potrošnik zamenjaval. Tožeča stranka sklepno predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo v zavrnilnem delu odpravi, zadevo vrne uradu v ponovno odločanje ter toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti prereka tožbene ugovore in meni, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita. Ne strinja s tožečo stranko, da ji ni bila dana možnost izjavitve glede razlogov za delno zavrnitev znamke, saj ji je dne 3. 12. 2007 poslala obvestilo o vloženem ugovoru, s čimer ji je bila dana možnost za izjavitev, vendar je ob izdelavi izpodbijane odločbe prišlo do napake, saj urad ni navedel, da je tožeča stranka odgovorila na poziv, vendar pa je upošteval njen odgovor in je do njega dejansko tudi opredelil. Tožeča stranka je v odgovoru, ki ga urad v odločbi pomotoma ni navedel, zgolj ponovila argumente iz svojega prvega odgovora in ni navedla nobenih novih trditev, dejstev ali dokazov. V nadaljevanju vztraja, da beseda „NAVIGATOR“ v obeh znamkah predstavlja dominantni del in ker mora primerjava znakov temeljiti predvsem na analizi dominantnih delov, je po mnenju tožene stranke zaključek o podobnosti zadevnih znakov pravilen, saj sta dominantna dela primerjanih znakov identična. Navedbe, da gre v delu Si. za del njenega firmskega imena, pa niso bile relevantne za odločanje v tej zadevi, saj se je v njej odločalo izključno o podobnosti med znamko Si.Navigator in znamko Navigator, tako kot sta vpisani v ustreznih registrih. Sklepno predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom podjetje A., ki jo zastopa B. d.o.o., ... ulica št. ..., C, njo pa A.A. in B.B., navaja, da znamka tožeče stranke „Si.Navigator“ vsebuje tudi predpono „Si.“, vendar pa ne drži, da ta element pri primerjavi ni bil upoštevan. V podobnih zadevah se je tudi OHIM v svojih odločbah že večkrat izjasnil, da je označba EURO šibak element in opisen za Evropsko Unijo in registracijo zadevnih znamk zavrnil (npr. št. B-666380 EUROMARINA/MARINA). Sodišče Evropskih skupnosti je v sodbi št. C-120/04 (LIFE vs. THOMPSON LIFE) presodilo, da je mlajša znamka zamenljivo podobna starejši, če jo vsebuje, ne glede na to, če je zraven dodan še kakšen drug element; v navedenem primeru je dodatni element THOMPSON celo najbolj distinktiven del mlajše znamke, pa sodišče ni dovolilo registracije. Stranka z interesom sklepno predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

V pripravljalni vlogi z dne 11. 11. 2008 tožeča stranka vztraja, da je podana bistvena kršitev pravil postopka iz 9. člena ZUP, saj se urad ni v ničemer opredelil do navedb iz vloge z dne 11. 6. 2008 in je v odločbi celo zapisal, „da tožeča stranka ni odgovorila na poziv“. Nemogoče je spregledati tako postopkovno napako z obrazložitvijo, da je bila po pomoti napačno izpuščena iz odločbe. Kot je razvidno iz poziva urada na izjavitev z dne 3. 12. 2007 in izpodbijane odločbe, je prvi del odločbe v celoti prepisan iz poziva in se v ničemer ne opredeljuje do dodatnih navedb tožeče podanih v izjavi, še posebej glede primerjave znakov.

Tožba je utemeljena.

Določilo 70. člena ZIL-1 (Uradni št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) v primerjavi z ZUP (Uradni list RS, št. 24/06) predstavlja specialno ureditev, ki določa postopek seznanitve prijavitelja pred zavrnitvijo pravice; urad namreč ne sme izdati odločbe o zavrnitvi ali odločbe o delni zavrnitvi zahteve za podelitev oziroma registracijo pravice, če ni prej pisno seznanil prijavitelja z razlogi, zaradi katerih ne more podeliti oziroma registrirati pravice ali je ne more podeliti oziroma registrirati v zahtevanem obsegu, in če ni prijavitelja pozval, naj se v treh mesecih od vročitve poziva izreče o teh razlogih oziroma vloženo zahtevo spremeni ali dopolni (prvi odstavek). Če se prijavitelj pravočasno izreče o razlogih za zavrnitev zahteve v delu ali v celoti, ali spremeni oziroma dopolni svojo zahtevo, urad pred izdajo odločbe preveri, ali so še podani razlogi za zavrnitev zahteve za podelitev ali registracijo pravice (drugi odstavek).

Iz podatkov upravnih spisov je razvidno, da je urad na podlagi prvega odstavka 70. člena v zvezi s četrtim odstavkom 102. člena ZIL-1 tožeči stranki poslal „Poziv za izjavitev“ št. ... z dne 3. 12. 2007, na katerega je tožeča stranka v podaljšanem roku odgovorila z vlogo, ki jo je naslovila kot „Izjavitev prijavitelja“ in ki jo je urad prejel dne 12. 6. 2008. Glede na citirano določilo drugega odstavka 70. člena ZIL-1 bi torej moral urad pred izdajo oziroma v sami izpodbijani odločbi vsebinsko preveriti navedbe, ki jih je podala tožeča stranka na podlagi zgoraj citiranega poziva, saj je od vsebine prijaviteljevih razlogov (lahko) odvisna vsebinska odločitev o registraciji znamke. Slednjega urad ni storil, temveč je v izpodbijani odločbi v nasprotju s podatki upravnega spisa ugotovil, da tožeča stranka kljub podaljšanemu roku ni odgovorila na poziv. Tožeča stranka tako utemeljeno ugovarja, da se urad ni v ničemer opredelil do njene izjave in je bilo s tem po presoji sodišča kršeno določilo drugega odstavka 70. člena ZIL-1 ter v posledici pravica do kontradiktornosti postopka, katere del je tudi pravica do zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP. Za uresničitev načela zaslišanja stranke v upravnem postopku ne zadostuje zgolj možnost, da stranka sodeluje v postopku, temveč mora uradna oseba, ki vodi postopek, stranki omogočiti kontradiktorno obravnavno s tem, da ima stranka dejansko pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka, pravico izjaviti se o vseh dejstvih in okoliščinah ter pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa oziroma nasprotnih strank in drugih udeležencev v postopku. V obravnavani zadevi je tožeča stranka sicer sodelovala v ugotovitvenem postopku, vendar se urad do njenih navedb, podanih v zadnji vlogi, ni opredelil, čeprav bi se moral opredeliti po izrecni določbi drugega odstavka 70. člena ZIL-1. Ne gre zgolj za „pisno napako ob izdelavi izpodbijane odločbe“, kot to navaja tožena stranka v odgovoru na tožbo, zato se bo moral urad v ponovnem postopku opredeliti do navedb tožeče stranke iz vloge z dne 12. 6. 2008 in šele nato vsebinsko odločiti o registraciji znamke. Kršitev načela zaslišanja predstavlja absolutno bistveno kršitev postopka (tretja točka drugega odstavka 237. člena ZUP), zato je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi tretje točke prvega odstavka 64. člena ZIL-1. Urad bo moral v ponovnem postopku odločiti v roku 30 dni od dneva prejema sodbe, pri čemer je vezan na stališča sodišča, ki se tičejo postopka (4. odstavek 64. člena ZIL-1).

Ker je sodišče ugodilo tožbi in odpravilo izpodbijani upravni akt, je tožeča stranka v skladu z določbo 3. odstavka 25. člena ZUS-1 upravičena do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07, v nadaljevanju Pravilnik). Zadeva je bila rešena na seji, tožečo stranko pa je v postopku zastopal odvetnik, zato se ji priznajo stroški v višini 350 EUR z zahtevanimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (1. odstavek 3. člena Pravilnika), tožeča stranka pa ni zahtevala povrnitve davka na dodano vrednosti (DDV).

Pravni pouk temelji na določbi prvega odstavka 73. člena ZUS-1.