VSL Sklep V Cpg 918/2018

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

1Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da se ugotovi, da je tožena stranka kršila pravice tožeče stranke iz nacionalne blagovne znamke „Vrtovčan“ št. 9770699 registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, za prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence, uničenje predmetov ter vzpostavitev prejšnjega stanja v zvezi z uporabo oznake „Vrtovčan“ v gospodarskem prometu, odstranitev vseh izdelkov vina, označenih z oznako „Vrtovčan“ in za objavo sodbe. Tožeči stranki je naložilo, da je dolžna toženi stranki povrniti pravdne stroške v znesku 1.516,29 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2Zoper uvodoma navedeno sodbo sta pritožbo vložila tožnica in stranska intervenientka (v nadaljevanju tožeča stranka), ki uveljavljata vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču sta predlagali, naj izpodbijano sodbo spremeni, tako da tožbenim zahtevkom v celoti ugodi, podredno pa razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje prvostopenjskemu sodišču. V vsakem primer pa naj toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov postopka.

3Tožeča stranka v pritožbi v bistvenem navaja naslednje:

- Sodišče prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo. Napravilo je protisloven zaključek, da naj bi dejstvo, da v posledici spreminjanja uporabljene označbe „Vrtovčan“ ni prišlo do padca prodaje, kazalo, da označba ni imela zadostnega razlikovalnega učinka. Velja ravno nasprotno. Ker je bistveni del označbe, ki jo je za označevanje vina uporabljala tožeča stranka beseda „Vrtovčan“, spreminjanje ostalih nebistvenih grafičnih elementov znaka, ni imelo za posledico padca prodaje ravno zato, ker je besedni del znamke „Vrtovčan“ pridobil močan razlikovalni značaj. Kupci so od leta 1992 dalje dodobra spoznali, kaj je vino z označbo „Vrtovčan“, to je edina označba, ki si jo potrošnik zapomni, posledično je vseeno kakšna grafika dopolnjuje bistveno fantazijsko označbo, ki jo tožeča stranka uporablja za označevanje svojega proizvoda. Ravno dejstvo, da sprememba grafične podobe ni imela za posledico padca prodaje, kaže na močan razlikovalni značaj besede „Vrtovčan“.

- Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da sta si slušno in pomensko znaka pravdnih strank zelo podobna, ter da ostalih delov označbe povprečen potrošnik ne bo zaznal. Potem pa je zaključilo, da beseda „Vrtovčan“ nima razlikovalne funkcije, kar naj bi bilo „očitno“, pri tem pa za ta zaključek ni navedlo nobenih razlogov, zato se sodbe v tem delu ne da preizkusiti. Sodišče prve stopnje je beseda „Vrtovčan“ pri znakih tožeče in tožene stranke brez dvoma izstopajoč, kot bistveno pa je upoštevalo, da naj bi bila kot znamka zaščiten le znak iz leta 1999, ne pa tudi vse nadaljnje spremembe označb.

- Kontradiktorno je stališče prvostopnega sodišča v točki 49 in 50 obrazložitve sodbe, da naj bi povprečni potrošnik zaznal znamko kot celoto, da pa beseda „Vrtovčan“ z vidika povprečnega potrošnika naj ne bi ustvarjala razlikovalnega značaja, ker naj bi bil povprečni potrošnik pozoren na proizvajalca vina. Nelogičen je zaključek prvostopnega sodišča, da naj ne bi bilo ime vina tisto, ki naj bi povezovalo vino s tožečo stranko, temveč navedba proizvajalca na znaku, kar naj bi kazalo, da je prvenstveni kriterij povprečnega potrošnika proizvajalec vina ne pa označba/znamka vina. Navedeno izrecno nasprotuje stališču sodne prakse, da povprečnemu potrošniku v spominu ostane le besedilo znamke, ne pa ostali elementi, npr. proizvajalec vina (sodbe Sodišča EU v zadevah C-342/97 in C-120/04). Sodišče prve stopnje se je pri zapolnjevanju pravnega standarda kriterija razlikovalnosti pri dveh označbah za vino s stališča povprečnega potrošnika sklicevalo na nepreverljive vire ter zmotno upoštevalo razlikovalnost kriterija proizvajalca kot odločilnega faktorja za oblikovanje odločitev povprečnega potrošnika o nakupu vina, obenem pa navedlo, da je primarni kriterij z vidika povprečnega potrošnika ravno besedni element označbe vina. Logično je, da se bo povprečni potrošnik o nakupu vina odločil na podlagi najbolj vidne in izstopajoče oznake na steklenici, ne pa na podlagi proizvajalca, ki je naveden na hrbtni strani steklenice.

- Sodišče je zahtevke na temelju ZPOmK-1 zavrnilo, ne da bi se ukvarjalo z vprašanjem zamenljivosti oziroma podobnosti med označbama, ki ju uporabljata pravdni stranki, ampak se je le s presojo verjetnosti zmede glede enakosti oziroma podobnosti znaka in znamke. Sodba je ostala glede dejanj nelojalne konkurence popolnoma neobrazložena, zaradi zmotne uporabe materialnega prava pa je ostalo dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno. Sklicevanje na „že ponujene razloge“ pomeni le navidezno obrazložitev. Zaradi preozkega pristopa sodišče prve stopnje ni upoštevalo, da ZPOmK-1 širše kot ZIL-1 prepoveduje prodajo blaga z označbami, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, pojem „označba“ pa je širši od pojma „znamka in znak“. V tem smislu je „Vrtovčan“ označba, ki jo je uporabljala tožeča stranka.

- Zmotno je tudi stališče prvostopnega sodišča, da naj bi bil prepovedni zahtevek v delu nedoločen, saj je tožena stranka vsa dejanja, katerih prepoved se zahteva priznala, vse naštete kršitve so se torej že zgodile.

- Posledično je zmotna tudi odločitev o stroških postopka.

4Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

5Pritožba je utemeljena.

6Med pravdnima strankama ni bilo sporno, da je tožeča stranka v letu 1992 predstavila javnosti svoje vino „Vrtovčan“ in v predstavitvenem pamfletu zapisala, da je vino poimenovala po M. Vertovcu. 4. 1. 1999 je bila registrirana znamka „Vrtovčan SUHO VINO“ št. 9770699 za proizvode v razredu 33 Nicejske kvalifikacije. Znamka je sestavljena iz figurativnih in besednih elementov in je pravokotne oblike, na njej prevladuje besedni del „Vrtovčan“. Vsebuje figurativne elemente in sicer grb, velik sod in podobo M. Vertovca. Barve znaka so rjava, rdeča, zlata, zelena, bela, črna. Tožeča stranka vino „Vrtovčan“ trži od leta 1992 dalje, vendar se je grafični del nalepke na steklenici spreminjal, besedni del „Vrtovčan in Vipava“ pa je ostal enak.

7Tožena stranka je začela leta 2016 prav tako prodajati vino z oznako „Vrtovčan“. V postopku pred sodiščem prve stopnje je zatrjevala, da je „Vrtovčan“ zvrst vina, to ime pa lahko uporablja vsakdo, ki prideluje in prodaja to zvrst. Zato tožena stranka ni ravnala v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, s tem, da je vino označila z imenom zvrsti.

8Sodišče prve stopnje je presojo enakosti znamke in znaka tožene stranke po točki b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1 opravilo upoštevaje videz registrirane znamke. Zavzelo je stališče, da kasnejši videzi etiket tožeče stranke niso zavarovani z blagovno znamko. Presodilo je, da povprečni slovenski potrošnik opravi nakup vina v trgovini na drobno, prvi kriterij izbire je proizvajalec vina in blagovna znamka. V zvezi s presojo podobnosti znamke tožeče stranke in znaka tožene stranke je sodišče prve stopnje presodilo, da sta si znaka slušno in pomensko zelo podobna, saj je beseda „Vrtovčan“ pri obeh znakih enaka. Kar zadeva vidno primerjavo je sodišče prve stopnje presodilo, da je sredinski besedni element primerjane znamke in znaka - beseda „Vrtovčan“ pri obeh znakih osrednji, bistven in izstopajoč. Preostalislikovni in besedni deli znamke niso enakovredni besednemu delu „Vrtovčan“, z izjemo navedbe proizvajalca, pa naj bi jih povprečni potrošnik ne zaznal (točke 46 do 48 izpodbijane sodbe). Glede podobnosti blaga je sodišče prve stopnje zaključilo, da je blago tožeče in tožene stranke v obeh primerih vino podobne vrste, torej gre za popolnoma enako blago.

9Pri celoviti presoji obstoja verjetnosti zmede v javnosti pa je sodišče prve stopnje zavzelo stališče, da beseda „Vrtovčan“ za slovenskega potrošnika vina ne ustvari razlikovalnega momenta. Ta prepozna vino pridelano v okolici Vrtovč ali vino, ki ima naziv po priimku Vrtovec, v najboljšem primeru vino kletarja Vrtovec ali da gre za zvrst vina. Zato naj bi šele podatek o tem, kdo je vino proizvedel, omogoči povprečnemu slovenskemu potrošniku identifikacijo vina določenega proizvajalca. Beseda „Vrtovčan“ pa naj te funkcije ne bi nudila. Dejstvo, da je tožeča stranka leta 1992 poimenovala vino po enologu Vertovcu ni pravno pomembno, ker se povprečni slovenski potrošnik do tega po 23 letih ne dokoplje. Presodilo je, da znamka tožeče stranke ni imela razlikovalnega učinka, saj sprememba etiket na vinih ni vplivala na prodajo vina. Na koncu je sodišče prve stopnje zaključilo, da ker si znaka razen v besedi „Vrtovčan“, ki da nima razlikovalnega učinka, nista podobna, ne more priti do zmede v javnosti.

10Pritožbene navedbe, da je sodišče pri presoji verjetnosti zmede v javnosti zmotno uporabilo materialno pravo so utemeljene.

11Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da sta si znamka in znak, ki ga uporablja tožena stranka, fonetično, vizualno in pomensko zelo podobna. Podana je tudi podobnost oziroma kar enakost blaga, ki je označeno z znamko oziroma znakom. Potem pa je sodišče prve stopnje napravilo zaključek, da zaradi majhnega razlikovalnega učinka besede „Vrtovčan“ ne more priti do zmede v javnosti. Navedeno sklepanje sodišča prve stopnje je materialnopravno zmotno.

12Pritožbeno sodišče soglaša s presojo prvostopnega sodišča, da je beseda „Vrtovčan“ prevladujoči element znamke tožeče stranke in da ostali elementi, to je navedba proizvajalca, slikovni elementi in kvalitetna označba vina, ob izstopajočem vtisu, ki ga naredi ime vina, na povprečnega potrošnika naredijo le zanemarljiv vtis. Prav pa ima tožeča stranka, da je sklepanje sodišča prve stopnje o nevplivanju sprememb nalepke na prodajo vina, nelogično. Sodišče prve stopnje je zanemarilo, da je prevladujoči del znamke, to je ime „Vrtovčan“ ostalo na nalepki. Ker je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je ravno beseda „Vrtovčan“ prevladujoči, osrednji in bistveni del znamke, je logično sklepanje tožeče stranke, da do zmanjšanja prodaje njenega vina ni prišlo ravno zaradi tega, ker so povprečni kupci vina poznali vino oziroma znamko „Vrtovčan“ in so kljub spremenjeni nalepki vedeli, da kupujejo vino tožeče stranke, ki se je na trgu že uveljavilo. Ravno dejstvo, da ni prišlo do opaznega padca prodaje, ko je na trg s svojim vinom vstopila tožena stranka, kaže, da je znamka tožeče stranke pridobila razlikovalni učinek.

13Povsem običajno je, da se znamka z leti razvija in spreminja. Za uporabo znamke se šteje tudi uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje le v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke (primerjaj točka a) šestega odstavka 120. člena ZIL-1). Sodišče prve stopnje je presodilo, da so v obravnavanem primeru ostali nespremenjeni elementi znamke, ki vplivajo na razlikovalni značaj znamke, to je ime vina „Vrtovčan“ in navedba proizvajalca vina. Znamka vina - bistveni del katere je ime „Vrtovčan“ in proizvajalec vina naj bi po oceni prvostopnega sodišča bila tista kriterija, na podlagi katerih se povprečni potrošnik odloči za nakup vina.

14Odločitev sodišča prve stopnje pa je zmotna, tudi ob upoštevanju dejstva, da naj bi znamka tožeče stranke imela le majhen razlikovalni učinek. Sodna praksa je zavzela stališče, da ugotovitev majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke ne preprečuje ugotovitve obstoja verjetnosti zmede v javnosti. Čeprav je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, pa gre le za enega od elementov, ki se upošteva v okviru te presoje. Kljub prejšnji znamki z majhnim razlikovalnim učinkom lahko obstaja verjetnost zmede zlasti zaradi podobnosti omenjenih znakov in blaga ali storitev (sodba Sodišča prve stopnje v zadevi Max Fuchs/ Les Complices SA z dne 8. oktobra 2014, T -342/12, točka 60). Nepravilno bi bilo zanemariti dejavnik podobnosti znamk v korist dejavnika, ki temelji na razlikovalnem učinku prejšnje znamke, saj to ne bi bilo v skladu z naravo celovite presoje, ki jo je treba napraviti pri presoji verjetnosti zmede v javnosti.

15V skladu s sodno prakso se sestavljena znamka lahko šteje za podobno drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, če je ta element prevladujoč v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tako je, kadar ta sestavni del lahko sam prevlada v predstavi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevna javnost, tako da so drugi sestavni deli te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljivi (sodba sodišča prve stopnje PAGES JAUNES.COM, T -134/06 z dne 13. decembra 2007, točka 52 in tam citirana praksa: sodba Sodišča prve stopnje MATRATZEN, točka 33, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2006 v zadevi Inex proti UUNT – Wiseman (Prikaz kravjega kožuha), T‑153/03, ZOdl., str. II‑1677, točka 27, in sodba PAM PLUVIAL, točka 97). Morebiten šibak razlikovalni učinek enega elementa sestavljene znamke namreč ne pomeni nujno, da ta ne more biti prevladujoči element, predvsem kadar lahko zaradi svojega položaja v znaku ali svoje velikosti ustvari vtis v potrošnikovem zaznavanju in ga ta ohrani v spominu (zgoraj navedena sodba sodba PAGES JAUNES.COM, točka 54).¹

16Glede na ugotovitve sodišča prve stopnje o bistvenosti besede „Vrtovčan“ v znamki tožeče stranke, v obravnavanem primeru obstaja verjetnost zmede v javnosti zaradi enakosti ali podobnosti blaga in podobnosti med znamko/znakom tožeče stranke in znakom, ki ga uporablja tožena stranka, ne glede na dejstvo, da ima izraz "Vrtovčan" šibak razlikovalni učinek. Primerjana znaka sta namreč v bistvenem delu povsem enaka, razlike med njima pa so po ugotovitvah sodišča prve stopnje nebistvene. Slovenski potrošnik bi ob uporabi istega imena „Vrtovčan“ za enako vrsto vina gotovo mislil, da oba proizvoda izvirata od istega proizvajalca. Nepravilno bi bilo zanemariti dejavnik podobnosti znamk v korist dejavnika, ki temelji na šibkem razlikovalnem učinku prejšnje znamke, saj to ne bi bilo v skladu z naravo celovite presoje, ki jo je treba napraviti pri presoji verjetnosti zmede v javnosti.

17Zaradi zmotne uporabe materialnega prava, se sodišče prve stopnje ni ukvarjalo z ugovornimi navedbami tožene stranke, ki so v obravnavanem primeru bistvene za odločitev. Tožena stranka je zatrjevala, da v zvezi z uporabo znaka „Vrtovčan“ ni kršila pravic iz znamke tožeče stranke in dobrih poslovnih običajev, saj je vrtovčan oznaka za vrsto vina. V obravnavanem primeru je ostalo nepopolno ugotovljeno dejansko stanje v smeri sklicevanja tožene stranke na omejitev pravic iz znamke po točki b) prvega odstavka 48. člena ZIL-1. Ta določa, da metnik znamke med drugim ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja označbe glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev.

18Ker sodišče prve stopnje dejstev v zvezi z navedeno omejitvijo pravice do znamke ni ugotavljalo, je ostalo dejansko stanje v tej smeri nepopolno ugotovljeno. Pritožbeno sodišče ni moglo samo odpraviti pomanjkljivosti neugotovljenega dejanskega stanja, ki je bilo posledica zmotne uporabe materialnega prava. To pa zato, ker se sodišče prve stopnje ni v ničemer opredelilo do pravno odločilnih dejstev glede obstoja predpostavk omejitve pravic iz znamke ter do v zvezi s tem predloženih dokazov, izvedbo katerih sta predlagali pravdni stranki. Tako bi šele pritožbeno sodišče prvič presojalo ustreznost trditev in izvajalo dokaze glede obstoja teh omejitev, kar ne bi pomenilo le dopolnitve dokaznega postopka (355. člen ZPP), pač pa njegovo celotno izvedbo, kar bi lahko pomenilo poseg v strankino ustavno pravico do pritožbe (25. člen Ustave RS, URS) in s tem rušilo načelo dvostopenjskega sojenja (predvsem glede ugotavljanja celotnega dejanskega stanja). Kršitve postopka glede na njeno naravo pritožbeno sodišče ni moglo samo odpraviti, niti glede na naravo stvari in okoliščine primera ni moglo samo dopolniti postopka oziroma odpraviti pomanjkljivosti. V obravnavanem primeru niso izpolnjene predpostavke, da bi sodišče druge stopnje novo sojenje opravilo samo, saj razveljavitev sodbe ne posega v pravico strank do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (drugi odstavek 354. člena ZPP), prav zaradi nedopustnosti posega v ustavno pravico do pritožbe, ki bi bil glede na prej navedeno nesorazmeren.

19Ker je pritožba utemeljena, je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijano sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (prvi odstavek 354. člena ZPP).

20V novem sojenju bo moralo sodišče prve stopnje ob pravilni uporabi materialnega prava celovito presoditi ali se tožena stranka utemeljeno sklicuje na omejitev pravice iz znamke.

21Izrek o pritožbenih stroških temelji na določilih tretjega odstavka 165. člena ZPP.

PRAVNI POUK

Zoper sklep je dovoljena pritožba. Vloži se pri sodišču prve stopnje, v 15 dneh od prejema pisnega odpravka te odločbe, v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko. Obsegati mora navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, izjavo, da se izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika. Če pritožba ni razumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, jo sodišče zavrže, ne da bi pozivalo vložnika, naj jo popravi ali dopolni. Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana sodna taksa. Če ta ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena. Če pritožbo vloži pooblaščenec, je ta lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit.

Sklep se sme izpodbijati samo iz razloga, da je sodišče druge stopnje razveljavilo odločbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo v novo sojenje, čeprav bi kršitev postopka glede na njeno naravo lahko samo odpravilo ali bi glede na naravo stvari in okoliščine primera lahko samo dopolnilo postopek oziroma odpravilo pomanjkljivosti ali če bi moralo samo opraviti novo sojenje. O pritožbi bo odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

¹ Glej tudi točki 70 in 71 citirane sodbe: Priznanje šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke namreč ne preprečuje, da se v obravnavanem primeru ugotovi obstoj verjetnosti zmede. Čeprav je namreč treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke (po analogiji glej sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C‑39/97, Recueil, str. I‑5507, točka 24), je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko, tudi če bi prejšnja znamka imela šibak razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma in zajetimi proizvodi ali storitvami (v zvezi s tem glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 61). Iz tega bi sledilo, da kadar ima prejšnja nacionalna znamka samo šibak razlikovalni učinek, bi verjetnost zmede obstajala samo, če bi znamka, za katero je bila zaprošena registracija, popolnoma reproducirala prejšnjo znamko, in to ne glede na stopnjo podobnosti med zadevnima znakoma (sklep Sodišča z dne 27. aprila 2006 v zadevi L’Oréal proti UUNT, C‑235/05 P, ZOdl., str. I-57, točka 45). Tak rezultat pa ne bi bil v skladu s samo naravo celovite presoje, ki jo morajo pristojni organi opraviti na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (sodba Sodišča z dne 15. marca 2007 v zadevi T.I.M.E. ART proti Devinlec in UUNT, C‑171/06 P, ZOdl., str. I-41, točka 41).