22. člen ZIL

Izhodišče presoje predstavlja celotna podoba znaka. Ker povprečni potrošnik ne analizira posameznih elementov znaka, je pomembnejši vtis, ki ga pusti znak kot celota. Na slovečo naravo znamke se je mogoče sklicevati samo zoper znake, ki so s slovečo znamko istovetni oziroma so ji podobni na način, ki bi pri povprečnemu potrošniku, ne glede na to, ali je dejanski potrošnik blaga oziroma storitev, označenih s slovečo znamko, ustvarjal asociacijo, na podlagi katere bi ta potrošnik lahko povezoval blago oziroma storitve sloveče znamke in znaka.

Že sama uporaba simbola krone ne more biti podlaga za zavrnitev znamke prizadete stranke, če niso izpolnjeni ostali pogoji iz določbe 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL.

Kadar je znak sestavljen iz besed, njegovo varstvo obsega (znamka varuje) ravno te besede, ne glede na to, na kakšen način so te besede izražene, izrecno tudi ne glede na to, v kakšni pisavi, barvi ali v drugem načinu so izražene. Drugo vprašanje pa je, ali je mogoče z znamko kot znak zavarovati tudi sam način, na katerega je beseda izražena, na primer barvo ali posebno pisavo.

Slovečnost določene priznane znamke kot kategorija iz 1. odstavka 22. člena ZIL ni isto kot splošno znano dejstvo v smislu 2. odstavka 160. člena ZUP/86, zaradi česar je v nobenem primeru ne bi bilo treba dokazovati. Pri splošno znanem dejstvu v smislu navedene postopkovne določbe gre namreč lahko tudi za dejstvo, ki je splošno znano na območju, za katerega je pristojno sodišče, ne pa na celotnem območju države, medtem ko se za slovečnost znamke zahteva ne samo, da je znamka splošno znana na območju vse države, temveč tudi, da je znana kot pojem proizvajalca oziroma ponudnika določenih vrst blaga oziroma storitev specifične kvalitete, ki imetniku sloveče znamke pripisuje v očeh potrošnikov blaga oziroma storitev določen prestiž. Če imetnik neke priznane znamke meni, da je njegova znamka sloveča znamka v smislu 1. odstavka 22. člena ZIL, in če tožena stranka meni drugače, potem je imetnik znamke, katere slovečnost ugovarja, dejstva, na podlagi katerih je možno slovečnost ugotavljati, dolžan dokazovati. To mu namreč nalaga 4. odstavek 58. člena ZIL.

Ni pravilno stališče, po katerem je slovečnost določene priznane znamke (1. odstavek 22. člena ZIL) isto kot splošno znano dejstvo v smislu ZUP.

Odločbo o prenehanju veljavnosti blagovne znamke zaradi neuporabe le-te po 1. odst. 90. čl. Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL; prim. še 3. odst. 91. čl. ZIL), s katero se odloči o predlagani razveljavitvi določene blagovne znamke (1. odst. 91. čl. ZIL), izda Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine (v nadaljevanju Urad), ki postopa po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku - v nadaljevanju ZUP (1. odst. 6. čl. ZIL). Uveljavljana ugotovitvena tožba je opredeljena s posebnim predpisom (3. odst. 91. čl. ZIL). Pri takšni ugotovitveni tožbi pa pravni interes ni procesna predpostavka (2. odst. 187. čl. ZPP/77). Treba je šteti, da je pravni interes tožeče stranke izkazan že z "odstopom zadeve" pristojnemu sodišču, ki mora "ugotoviti neuporabo znamke" (3. odst. 91. čl. ZIL). Tako se izkaže, da za odločitev o ugotovitvenem tožbenem zahtevku nima prejudicialnega pomena vprašanje, ali bo tožeča stranka lahko dosegla registracijo prijavljene blagovne znamke. Bojazen tožene stranke, da bi ji označevanje blaga iz razreda 34 z izpodbijano blagovno znamko preprečevalo reklamiranje izdelkov iz drugih razredov mednarodne klasifikacije, ni opravičljiv razlo

Po določilu 3. odst. 94. člena ZIL posnemanje blagovne znamke obstoji, če poprečen kupec blaga ali uporabnik storitve ne glede na vrsto blaga ali storitev opazi razliko le, če je posebno pozoren. Po oceni pritožbenega sodišča to pomeni, da je posnemanje kršitev, ne glede na to, na katero vrsto blaga ali storitev znotraj istega razreda po mednarodni klasifikaciji blaga in storitev se nanaša. Če naj bi se to določilo interpretiralo tako, kot to zatrjuje tožeča stranka, bi to pomenilo derogiranje določila 22. čl. ZIL. Po tem določilu namreč z znamko zavarovan znak ne izključuje pravice drugega, da uporablja v gospodarskem prometu enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga oz. storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Za ugotovitev ali je prišlo do kršitve pravice do uporabe tuje blagovne znamke, je potrebno najprej ugotoviti, ali je bilo blagu, katerega označevanje je imela tožeča stranka zavarovano z blagovno znamko, enako ali podobno blago tožene stranke. Za to ni dovolj primerjava blaga po razredih mednarodne klasifikacije blaga, ampak so potrebne konkretne dejanske ugotovitve.