VSRS sodba III Ips 91/2013

Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se spremenita tako, da se ugodi tožbenemu zahtevku, ki se glasi:

„1. Znamka TERACO, registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino pod reg. št. 200770655, se izbriše za vse izdelke iz razreda 01 Nicejske klasifikacije blaga in storitev, ki jih pokriva ta znamka.

2. Toženi stranki se na slovenskem trgu prepove uporabljati znak TERACO po slovenski znamki TERACO št. 200770655 za označevanje izdelka kalcijev karbonat, pod izvršbo.“

Tožena stranka je dolžna v 15 dneh od vročitve te sodbe tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 2.593,10 EUR, za primer zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od šestnajstega dne od vročitve te sodbe do plačila.

1Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnica, ki je imetnica predhodne znamke Skupnosti TERRACO, od sodišča zahtevala izbris toženkine znamke TERACO, registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino in prepoved uporabe z znamko zaščitenega znaka. Razsodilo je, da sta si besedni znamki sicer vizualno zamenljivo podobni (predhodna znamka Skupnosti se od izpodbijane razlikuje zgolj v podvojeni črki R), vendar pa med blagom izpodbijane znamke in blagom predhodne znamke Skupnosti obstajajo takšne specifike, da ne obstaja verjetna možnost zmede glede izvora blaga.

2Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo sicer potrdilo, vendar s sklicevanjem na drugo materialnopravno podlago. Oprlo se je na zakonsko izjemo za izbris kasnejše znamke (registrirane v nasprotju s 44. členom Zakona o industrijski lastnini; v nadaljevanju ZIL-1) iz tretjega odstavka 119. člena ZIL-1, po kateri sodišče tožbi na izbris znamke ne ugodi, če so podani razlogi za razveljavitev (prejšnje) znamke zaradi neuporabe iz 120. člena ZIL-1. Ob tem je hipotetično sklepalo, da bi toženka z ugovorom iz tretjega odstavka 119. člena ZIL-1 nedvomno uspela, če bi bila tožnica imetnica prejšnje nacionalne znamke, ki je neupravičeno ne bi uporabljala v obdobju iz 120. člena ZIL-1. Obrazložilo je še, da Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (v nadaljevanju Uredba) na podlagi 110. člena ne vpliva na pravico do začetka postopka po civilnem pravu države članice Skupnosti za prepoved uporabe znamke Skupnosti, če se uporaba nacionalne znamke lahko prepove po pravu te države članice Skupnosti.

3Vrhovno sodišče je s sklepom III DoR 60/2013 z dne 16. 10. 2012 dopustilo revizijo glede vprašanj: (1) Ali je pravilna odločitev sodišča druge stopnje, ki je potrdilo zavrnitev tožbenega zahtevka za izbris slovenske nacionalne znamke na podlagi predhodne znamke Skupnosti tožeče stranke zgolj na podlagi nedokazane uporabe te znamke Skupnosti na slovenskem trgu, in se pri tem sklicevalo na tretji odstavek 119. člena v zvezi s 120. členom ZIL-1 ter (2) Ali je sodišče druge stopnje ravnalo pravilno, ko se je sklicevalo na 110. člen Uredbe Sveta (ES) 207/2009 z dne 26. 2. 2009 o blagovni znamki Skupnosti?

4Na podlagi navedenega sklepa vlaga tožnica revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, naj revizijsko sodišče izpodbijano sodbo v zavrnilnem delu spremeni tako, da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi in naloži toženi stranki v plačilo vse pravdne stroške, podrejeno pa, naj obe sodbi razveljavi ter vrne zadevo v ponovno sojenje sodišču prve stopnje. V primeru, da bi se Vrhovno sodišče strinjalo z interpretacijo sodišča druge stopnje, je tožnica vložila tudi zahtevo za vložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe pri Sodišču Evropske Unije zaradi odgovora na smiselno enaki vprašanji, glede katerih je bila dopuščena revizija.

5Sodišče je revizijo vročilo toženki, ki je v odgovoru predlagala njeno zavrnitev.

6Revizija je utemeljena.

7Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je Vrhovno sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena Zakona o pravdnem postopku – v nadaljevanju ZPP), izhaja, da je tožnica imetnica blagovne znamke Skupnosti (Community trade mark) TERRACO, št. 915954, ki je bila dne 13. 10. 2006 registrirana pri Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (v nadaljevanju OHIM) in sicer za izdelke iz razreda 1 in 2 po Nicejski klasifikaciji. Tožnica ni tržila blaga zavarovanega z znamko Skupnosti na ozemlju Republike Slovenije. Toženka je na podlagi mednarodne prijave registracije znamke z dne 7. 5. 2007 tudi v Sloveniji imetnica nacionalne znamke TERACO, št. 200770655 za izdelek kalcijev karbonat iz razreda 1 po Nicejski klasifikaciji.

8Vrhovno sodišče ob odločanju o dopuščeni reviziji izpodbijano sodbo sodišča druge stopnje preizkuša le glede tisti pravnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena (drugi odstavek 371. člena ZPP), ter v mejah razlogov, ki so navedeni v reviziji (prvi odstavek 371. člena ZPP).

9Tožnica pravilno opozarja, da je sodišče druge stopnje uporabilo nerelevantno določbo 110. člena Uredbe(1). S hipotetičnim sklepanjem, da sta obe primerjani znamki nacionalni, je poskušalo utemeljiti zavrnitev tožbenega zahtevka s sklicevanjem na določbo drugega odstavka 110. člena Uredbe. Omenjena določba Uredbe se nanaša na izjemo od splošnega pravila o enakem učinkovanju znamke Skupnosti po celotnem teritoriju Skupnosti, po kateri je mogoče uporabo znamke Skupnosti prepovedati na trgu ene države članice Skupnosti pod natančno določenimi pogoji. V konkretni zadevi pa ne gre za tak primer. Predmet presoje namreč ni prepoved uporabe znamke Skupnosti temveč izbris nacionalne znamke iz registra in prepoved uporabe s to znamko zaščitenega znaka. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče presodilo, da se sodišče druge stopnje ne bi smelo sklicevati na 110. člen Uredbe.

10Cilj uredbe je ustvarjanje sistema znamk Skupnosti, ki uživajo enotno varstvo in učinkujejo na vsem območju Skupnosti. Izključna pravica imetnika znamke Skupnosti načeloma obsega celotno ozemlje Unije, na katerem znamka Skupnosti učinkuje in uživa enotno varstvo (točka 3 preambule Uredbe). Znamka Skupnosti je enotnega – skupnostnega značaja. Na celotnem območju Skupnosti ima enak učinek, zato se ne more registrirati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika, razen za celotno območje Unije (drugi odstavek 1. člena Uredbe).

11Iz zgornje obrazložitve izhaja, da je sodišče druge stopnje napačno interpretiralo Uredbo, s tem, ko je odreklo varstvo znamki Skupnosti, samo zato, ker je bilo ugotovljeno, da se nikoli ni uporabljala na ozemlju Republike Slovenije(2). Potrebno je namreč pritrditi revizijskim navedbam tožnice, da neuporaba znamke Skupnosti v eni državi članici EU ne more biti razlog za njeno razveljavitev. Velja celo nasprotno; da se uporaba znamke Skupnosti šteje za zadostno, četudi se ne uporablja v vseh državah članicah EU.

12Sodišče druge stopnje je napačno presodilo teritorialni kriterij uporabe znamke Skupnosti – pri čemer je povzelo nesporno ugotovljeno dejstvo, da tožeča stranka ni bila prisotna na ozemlju Republike Slovenije – že s tem pa nepravilno enačilo znamko Skupnosti z nacionalno znamko in presodilo, da so na podlagi 120. člena ZIL-1 v zvezi s tretjim odstavkom 119. člena ZIL-1 podani pogoji za razveljavitev znamke (v konkretnem primeru znamke Skupnosti) zaradi neuporabe. Vrhovno sodišče je tako presodilo, da je sodišče druge stopnje napačno odreklo zaščito znamki Skupnosti zgolj zaradi nedokazane uporabe na ozemlju Republike Slovenije.

13Sodišče druge stopnje je razlogovalo pravilno, ko je upoštevalo pritožbene navedbe tožnice, da je za presojo podobnosti blaga potrebno upoštevati blago, ki ga ščiti blagovna znamka (blago za katerega „je registrirana“ znamka), ne pa izdelkov, ki se dejansko prodajajo pod to znamko(3). Sodišče prve stopnje je pri ugotavljanju enakosti oziroma podobnosti proizvodov izhajalo iz napačnega materialnopravnega izhodišča, po katerem naj bi med blagom tožnice in toženke obstajale take razlike (toženkin proizvod se od tožničinega razlikuje v čistosti sestave - 98% prisotnost kalcijevega karbonata, namenjen je profesionalnemu potrošniku pa tudi to šele po nadaljnji obdelavi, poleg tega ga tudi ni mogoče dobiti v trgovinah, temveč le v kamnolomu, itd.), zaradi katerih ne obstaja verjetna možnost, da bi na relevantnem trgu lahko prišlo do zmede. Primerjani blagovni znamki sta registrirani za zaščito blaga iz istega razreda Nicejske klasifikacije, pri čemer za presojo ni pomembno, ali je blago, ki ga trži ena stranka, podobno blagu, ki ga trži druga stranka.

14Pravilna je tudi ugotovitev sodišča prve stopnje, ki je z uporabo metode celovite presoje podobnosti razlikovalnih znakov (primerjava z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika), ugotovilo, da sta si primerjana znaka, taka, kot sta prijavljena, v celoti gledano podobna. Primerjani znamki sta namreč besedni znamki, pri katerih je edini del besedni del. Ta se razlikuje zgolj v podvojeni črki R, kar je, ob odsotnosti kakršnihkoli drugih razlikovalnih vizualnih znakov, premalo za zaključek, da si izpodbijana znaka vizualno nista zamenljivo podobna.

15Sodišče druge stopnje bi moralo, ob upoštevanju ugotovljenih dejstev (podobnost znaka in uvrstitev blaga obeh pravdnih strank v isti razred Nicejske klasifikacije), ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja kasnejše nacionalne znamke s prejšnjo znamko Skupnosti in posledično ugoditi tožbenemu zahtevku, česar pa ni storilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

16Sodišče druge stopnje je torej zmotno uporabilo materialno pravo, s tem, ko je na podlagi nerelevantne določbe Uredbe in z napačno razlago določb Uredbe odreklo varstvo znamki Skupnosti zaradi neuporabe na ozemlju Republike Slovenije. Sodišče prve stopnje pa je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je za presojo podobnosti blaga upoštevalo blago, ki ga pravdni stranki dejansko tržita, namesto blaga, za katerega sta blagovni znamki registrirani. Ker je torej Vrhovno sodišče ugotovilo, da sta sodišči prve in druge stopnje materialno pravo zmotno uporabili, je ugodilo reviziji in spremenilo odločbi sodišč druge in prve stopnje ter ugodilo tožbenemu zahtevku (prvi odstavek 380. člena ZPP).

17Tožnica je reviziji priložila zahtevo za vložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe pri Sodišču Evropske unije zaradi odgovora na smiselno enaki vprašanji, glede katerih je bila dopuščena revizija. Zakon o sodiščih v drugem odstavku 113.a člena določa, da je sodišče, zoper odločbo katerega stranke v postopku ne morejo vložiti rednega ali izrednega pravnega sredstva, dolžno izdati sklep, s katerim predhodno vprašanje odstopi v odločanje Sodišču Evropskih skupnosti (sedaj pravilno Sodišču Evropske unije), kadar je odločba tega sodišča odvisna od rešitve tega vprašanja. Določba ima podlago v tretjem odstavku 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki smiselno enako določa, da je sodišče, zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, dolžno predložiti vprašanje glede razlage Pogodb Evropske unije v odločanje Sodišču Evropske unije, če meni, da je treba glede vprašanja sprejeti odločitev, ki mu bo omogočila izreči sodbo. Tožnica v zahtevi za vložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe pri Sodišču Evropske unije poudari, da se ta nanaša samo za primer, če bi se Vrhovno sodišče pri odgovarjanju na dopuščeni revizijski vprašanji strinjalo s stališčem sodišča druge stopnje. Vrhovno sodišče je z odgovorom na dopuščeni revizijski vprašanji ugotovilo, da je sodišče druge stopnje napačno uporabilo materialno pravo, hkrati pa je Vrhovno sodišče sprejelo revizijsko stališče stranke o razlagi enotnega značaja znamke Skupnosti, ob čemer je presodilo, da je to stališče tako jasno, da ni našlo razlogov za odstop predlaganih vprašanj v odločanje Sodišču Evropske unije.

18Odločitev o stroških postopka temelji na drugem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP. Glede na spremembo izpodbijanih sodb je moralo Vrhovno sodišče odločiti o vseh stroških postopka. V skladu z Odvetniško tarifo (priloga Zakona o odvetniški tarifi, Ur. l. RS, št. 35-1633/2009 z dne 8. 5. 2009) je tožnica upravičena do nagrade za narok, ki se ji prizna po tarifni številki 3102 in sicer za vse opravljene naroke ne pa za vsakega posebej(4). Zato ji Vrhovno sodišče ni (posebej) priznalo priglašenih stroškov za zastopanje na narokih dne 14. 10. 2011 in 3. 2. 2012. Prav tako ji ni priznalo separatnih stroškov za zastopanje na naroku dne 14. 10. 2011, saj jih stranka ni zadostno utemeljila. Glede na število fotokopiranih in tiskanih listin je Vrhovno sodišče ocenilo, da je tožnica za celoten postopek upravičena do povračila 64,00 EUR stroškov po b. in c. točki prvega odstavka tarifne številke 6000. Ostale priglašene stroške je Vrhovno sodišče tožnici priznalo v celoti. V skladu z načelom uspeha mora toženka povrniti tožnici priglašene in potrebne stroške postopka v znesku 2.593,10 EUR. Od priznanih stroškov gredo tožnici za primer morebitne zamude zahtevane zamudne obresti (Pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča z dne 13. 12. 2006 - Pravna mnenja I/2006).

---.---

Op. št. (1):

„Razen če je določeno drugače, ta uredba ne vpliva na pravico do začetka postopka po civilnem, upravnem ali kazenskem pravu države članice ali po zakonodaji Skupnosti za

prepoved uporabe

blagovne znamke Skupnosti, če se uporaba nacionalne blagovne znamke lahko prepove po zakonodaji te države članice ali po zakonodaji Skupnosti.“

Op. št. (2): Tožnica je tekom celotnega postopka tudi poudarjala, da ni uporabljala znamke Skupnosti na področju Republike Slovenije in hkrati opozarjala, da za presojo v konkretni zadevi, zaradi enotnega značaja znamke Skupnosti, to sploh ni pomembno.

Op. št. (3): Ob tem se sodišče druge stopnje (in tožnica) ustrezno sklicuje na Sklep Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 686/2005 z dne 8. 6. 2006.

Op. št. (4): Tako Sklep VS RS II Ips 56/2011 z dne 14. 4. 2011.