VSL sodba V Cpg 731/2016

I. Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijani točki IV izreka spremeni tako, da se ta glasi:

„Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti stroške pravdnega postopka v znesku 1.913,30 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka tega roka dalje do plačila, pod izvršbo“.

II. V preostalem delu se pritožba tožene stranke zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijani točki I.1 izreka potrdi.

III. Tožena stranka sama nosi svoje pritožbene stroške.

1Sodišče prve stopnje je z uvodoma navedeno odločbo toženi stranki naložilo, da je dolžna tožeči stranki plačati 22.663,00 EUR, vse v roku 15 dni pod izvršbo (točka I.1 izreka). Zavrnilo je preostali del zahtevka tožeče stranke za plačilo običajne licenčnine v znesku najmanj 416.507,55 EUR (točka I.2 izreka). Zavrnilo je tudi zahtevke za objavo sodbe v medijih, za plačilo zakonskih zamudnih obresti od licenčnine in zahtevek za odstranitev znakov, ki obsegajo besedo „X“ (točka II izreka). Zavrglo je tožbo na prepoved kršitve znamke „X“ za označevanje storitev prodaje goriv, zlasti premoga, drv, briketov, plinskega olja in plina in podrejeni odškodninski zahtevek za plačilo EUR 416.507,55 z zakonskimi zamudnimi obrestmi (točka III izreka). Toženi stranki je naložilo, da je dolžna povrniti tožeči stranki pravdne stroške v znesku 2.624,16 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (točka IV izreka).

2Proti sodbi je pravočasno pritožbo vložila tožena stranka, ki izpodbija ugodilni del sodbe in odločitev o stroških postopka (točka I.1 in točka IV izreka). Uveljavljala je pritožbene razloge zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava ter bistvenih kršitev pravil postopka po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in prvostopenjsko sodbo spremeni tako, da v celoti zavrne tožbeni zahtevek ter tožeči stranki naloži v plačilo vse pravdne in pritožbene stroške skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, podrejeno pa sodbo v izpodbijanem delu razveljavi ter zadevo vrne prvostopenjskemu sodišču v nov postopek.

3Tožeča stranka na pritožbo ni odgovorila.

4Pritožba je neutemeljena glede odločitve o glavni stvari. Glede odločitve o stroških postopka, pa je pritožba utemeljena.

Odločitev sodišča prve stopnje

5Sodišče prve stopnje je v obravnavanem sporu odločilo drugič. S sodbo IV Pg 2547/2007 z dne 20. 5. 2010 je v prvem sojenju ugodilo tožbenemu zahtevku, da se toženi stranki L. d.o.o. prepoveduje kršitev in bodoče kršitve znamke „X“. V preostalem delu je tožbeni zahtevek zavrnilo, med drugim tudi zahtevek za plačilo licenčnine za uporabo znamke.

6Proti prvi sodbi je pritožbo vložila le tožeča stranka, ki je sodbo izpodbijala v zavrnilnem delu. Tožena stranka te sodbe glede ugotovljene kršitve in prepovedi bodočih kršitev znamke „X“ za storitve prodaje kurilnega olja in storitve transporta goriva ni izpodbijala. Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom I Cpg 1245/2010 z dne 7. aprila 2011 pritožbi tožeče stranke proti zavrnilnemu delu sodbe delno ugodilo in zadevo vrnilo v novo odločanje sodišču prve stopnje.

7V razlogih izpodbijane sodbe je sodišče prve stopnje povzelo pravnomočne ugotovitve iz prvega sojenja, da je tožena stranka pri storitvah prodaje goriva, zlasti kurilnega olja ter označevanju storitev prevozništva kurilnega olja kršila znamko tožeče stranke „X“ s tem, ko je zunanjost bencinskega servisa in vozila za transport označila z znakom „X“ ter uporabljala telefonsko številko pod imenom „X kurilno olje“, ki se je pojavljala na izdanih računih tožene stranke ter na vozilih za transport kot številka 000.

8Sodišče prve stopnje je v novem postopku presojalo utemeljenost zahtevka tožeče stranke za plačilo primerne licenčnine zaradi kršitve blagovne znamke.

9Tožeča stranka je zatrjevala, da ji je zaradi uporabe spornega znaka na strani tožene stranke nastala škoda zaradi upada prometa. Ker pa bi bil izračun izgubljenega dobička in dejanske škode kompliciran, je od tožene stranke zahtevala običajno licenčnino na podlagi licenčne analogije v skladu z določbami drugega odstavka 121.a člena ZIL-1. Tožeča stranka je s tožbo zahtevala licenčnino v višini 5% od bruto prometa kurilnega olja bencinskega servisa A, tožena stranka pa je zatrjevala, da je primerna osnova za izračun licenčnine lahko kvečjemu razlika v ceni oziroma marža tožeče stranke, pri čemer bi bilo treba upoštevati še vse stroške.

10Sodišče prve stopnje je sledilo je ustaljenemu stališču sodne prakse, da se v primeru, ko je kršitev znamke ugotovljena, šteje, da si je tožena stranka z nezakonitim posegom v zavarovane pravice tožeče stranke brez odmene ustvarila enak ekonomski položaj, kot če bi z nosilcem znamke sklenila pogodbo za izkoriščanje znamke. Zato gre imetniku znamke odškodnina vsaj v višini licenčnine za čas, ko je tožena stranka znamko uporabljala.(1) Presodilo je, da bi se tožena stranka morala zavedati, da z neupravičeno uporabo znamke tožeče stranke, krši njene pravice iz znamke. Ugotovilo je, da je bila tožena stranka najkasneje z vložitvijo tožbe dne 26. 11. 2007 seznanjena s tem, da uporablja znak, ki ga ima zavarovanega tožeča stranka, sporne znake pa je odstranila šele v mesecu juniju 2012.

11V zvezi z višino licenčnine je sodišče prve stopnje povzelo ugotovitve izvedenke, da je promet s kurilnim oljem bencinskega servisa A v obdobju od 7. 9. 2007 do 30. 6. 2012 znašal 12.950,015 litrov in je v tem obdobju dobavitelj pri dobavi kurilnega olja toženi stranki priznal popust v skupni višini 453.251,00 EUR. Tožena stranka je imela pri prodaji kurilnega olja v bencinskem servisu A v upoštevanem obdobju izgubo v skupni višini 214.474,00 EUR. Ker med pravdnima strankama ni bilo dogovora o licenčnini in se tudi sicer licenčnine pri trgovanju z naftnimi derivati ne zaračunavajo, je sodišče prve stopnje presodilo, da je v obravnavanem primeru tožeča stranka upravičena do licenčnine v višini 5% popusta, ki je pri prodaji kurilnega olja v spornem obdobju pripadel toženi stranki.

Odločitev o pritožbi

12Tožena stranka v pritožbi navaja, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo, da naj bi toženec kršil tožničino znamko, da je nadalje zmotno presodilo, da na bi bile v obravnavanem primeru izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti in je tožeči stranki zmotno prisodilo licenčnino.

Glede kršitve znamke

13O kršitvi znamke tožeče stranke in prepovedi bodočih kršitev je bilo s sodbo IV Pg 2547/2007 z dne 20. 5. 2010 že pravnomočno odločeno. Te odločitve tožena stranka ni izpodbijala in je navedena sodba glede ugotovljene kršitve postala pravnomočna 5. junija 2010. Tožena stranka zato s ponavljanjem trditev, da ni kršila znamke tožeče stranke in da nikoli ni uporabljala imena „X“, ampak je A. A. na strehi bencinskega servisa in na vozilu sam izpisal svoje ime, ker si je pridržal pravico do reklame harmonik, s pritožbo ne more uspeti. To velja tudi za ponovno navajanje spornih zapletov s telefonskimi številkami tožeče in tožene stranke in uveljavljanje ugovora pasivne legitimacije.

Glede odškodninske odgovornosti

14121.a člen ZIL v zvezi z povrnitvijo škode za kršitve po tem zakonu določa, da veljajo splošna pravila o povzročitvi škode, če ni s tem zakonom drugače določeno. Kršilec je dolžan plačati imetniku pravice odškodnino v obsegu kot se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode ali v obsegu, ki je enak dogovorjeni ali običajni licenčnini, to je licenčnini, ki bi jo prejemal v primeru pogodbene rabe pravice imetnik znamke.

15V primeru nezakonitega posega v zavarovane pravice iz znamke se šteje, da si je kršitelj ustvaril enak ekonomski položaj, kot če bi z imetnikom znamke sklenil pogodbo za izkoriščanje znamke. Zato gre imetniku znamke v primeru, ko je kršitev znamke pravnomočno ugotovljena, odškodnina vsaj v višini licenčnine za čas, ko je kršitelj znamko uporabljal. Zato so nepomembne za odločitev o zadevi pritožbene trditve, da je pri tožeči stranki prišlo do padca prodaje še pred odprtjem bencinskega servisa tožene stranke zaradi njenega slabega poslovanja in nekonkurenčnih cen, ne pa zaradi ravnanja tožene stranke in da tožena stranka od uporabe navedenega znaka ni imela nobene koristi, saj je poslovala z izgubo. Vzročna zveza med kršitvenim ravnanjem tožene stranke in nastalo škodo je s tem podana.

16Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je bila tožena stranka s strani tožeče stranke o kršitvi izrecno obveščena z dopisom dne 17. 10. 2010, kljub temu pa spornih napisov ni odstranila do junija 2012. Tožena stranka v pritožbi tem ugotovitvam nasprotuje in navaja, da je kljub drugačnemu dogovoru s A. A., odstranila in prelepila vse reklame A. A. na nepremičnini, tablah in vozilih, kar je storila po vložitvi tožbe (ne konkretizira pa kdaj je to storila). Ker tožena stranka ni določno nasprotovala trditvam tožeče stranke z dne 28. 9. 2012, da je tožena stranka sporne znake izbrisala šele junija 2012 (pripravljalna vloga list. št. 152), sodišče prve stopnje teh trditev ni moglo upoštevati. Prepoznih in nedoločnih trditev pa tudi pritožbeno sodišče ni smelo upoštevati (prvi odstavek 337. člena ZPP).

17Prijava znamke „X“ je bila objavljena v glasilu URSIL 30. 4. 2007. Za datum vpisa pravice v register se šteje datum izdaje odločbe o registraciji znamke (drugi odstavek 105. člena ZIL-1). Odločba o registraciji znamke tožeče stranke je bila izdana 7. 09. 2007, objavljena pa 31. 10. 2007 (priloga A1). Sodišče prve stopnje je glede na učinek publicitetnega načela vpisa znamke v register utemeljeno štelo, da bi od datuma objave prijave znamke dalje tožena stranka morala vedeti, da krši pravice tožeče stranke, zato je po tem datumu v zvezi z uporabo spornega znaka ni mogla več biti dobroverna(2). Zato je od izdaje odločbe o registraciji znamke 7. 9. 2007 dalje podana njena malomarnost, kar zadeva kršitev pravic tožeče stranke iz znamke.

18Neutemeljene so pritožbene navedbe, da je bila tožena stranka dobroverna pri uporabi spornega znaka vsaj do 11. oktobra 2007, ko je prejela dopis tožeče stranke o kršitvi znamke, ker je šele po prejemu tega dopisa izvedela, da je nekdo v postopku registracije znamke „X“, saj bi se tožena stranka z vpogledom v register znamk lahko že prej, od prijave znamke naprej prepričala o tem.

19Zmotno je tudi stališče tožene stranke, da bi moralo sodišče prve stopnje v luči celovitega dokaznega postopka v zvezi s krivdo tožene stranke upoštevati okoliščine, da je tožena stranka pri uporabi znaka le spoštovala dogovor s A. A., da tožena stranka ni imela cilja in namena kršiti znamko tožeče stranke in da je tožeča stranka znamko registrirala v slabi veri.

20Krivda je podana, kadar oškodovalec povzroči škodo namenoma ali iz malomarnosti (135. člen OZ). Sklicevanje tožene stranke na pravice, ki naj bi jih imel v zvezi z uporabo spornega znaka A. A. in dogovore z njim, sicer kaže, da tožena stranka znamke ni kršila namenoma. Ker pa je v zvezi z kršitvijo ravnala malomarno, je njena krivdna odgovornost podana. Tudi dejstvo, da naj bi tožeča stranka znamko registrirala v slabi veri v zvezi s krivdo tožene stranke ni upoštevno. Dokler je znamka registrirana ima imetnik znamke izključno pravico do uporabe znamke. Upravičen je tretjim osebam preprečiti uporabo znamke, ki je registrirana (47. člen ZIL-1). Registracija znamke v slabi veri je predmet postopka za izbris znamke po 119. členu ZIL-1, kar bi morala tožena stranka uveljavljati s posebno tožbo, česar pa ni storila.

21Ker so v obravnavanem primeru izkazane predpostavke odškodninske odgovornosti v zvezi s kršitvijo blagovne znamke za odločitev o odškodninskem zahtevku tudi niso pomembne pritožbene navedbe v zvezi s tem, da tožena stranka ni kršila dobrih poslovnih običajev, zato pritožbeno sodišče nanje ni odgovorilo (prvi odstavek 360.člena ZPP).

22Zmotno je tudi pritožbeno stališče, da naj bi bila terjatev iz naslova licenčnine zastarana, ker je tožeča stranka tožbo spremenila po poteku petletnega obdobja, ko naj bi izvedela za kršitev in bi lahko že prej izračunala škodo, saj so ji že tedaj bile znane vse okoliščine primera. Tožeča stranka je že ob vložitvi tožbe zahtevala plačilo običajne licenčnine za protipravno uporabo znamke v višini 5% od celotnega prometa bencinskega servisa A (točka 4 prvotnega tožbenega zahtevka, najmanj v znesku 202.800 EUR), kasneje je zahtevek le prilagodila mnenju izvedenca. Znesek, ki mu je sodišče prve stopnje ugodilo, je tako po temelju kot po višini v okviru prvotnega tožbenega zahtevka (tožba pa je bila vložena 27. 11. 2007), zato terjatev tožeče stranke ni zastarana.

Glede licenčnine

23Zaradi preglednosti obrazložitve v tem delu pritožbeno sodišče najprej strnjeno povzema obširne pritožbene razloge, kot sledi:

- tožena stranka sodišču prve stopnje očita, da ga je pri presoji primerne licenčnine vodil kaznovalni namen, ker je izvedenki najprej odredilo, naj izračuna primerno licenčnino glede na ustvarjen dobiček, potem pa na osnovi razlike med prodajno in nabavno ceno kurilnega olja;

- da je taka licenčnina povsem neutemeljena, je razvidno iz pravnega mnenja Inštituta za ekonomsko analizo prava Pravne Fakultete v Mariboru (priloga B65), do katerega se sodišče prve stopnje ni opredelilo. Pri izračunu primerne licenčnine je treba ugotavljati za kakšen znesek bi se dogovorila imetnik in jemalec licence v času nastanka kršitve, če bi razumno in prostovoljno skušala doseči sporazum. Pri tem je treba upoštevati vrednost znamke, uveljavljenost znamke in prednost, ki jo takšna znamka predstavlja v primerjavi z uporabo druge znamke, stopnjo zmede v javnosti ter intenzivnost kršitve, dodatno pa še delež realiziranega dobička, ki ga je dejansko mogoče pripisati uporabi znamke;

- pri hipotetičnih pogajanjih bi se v obravnavanem primeru upoštevala vsaj naslednja dejstva: 1) da so cene strogo regulirane, 2) da se na tem trgu ne zaračunava običajnih licenčnin, 3) da je bila tožničina znamka „X“ v času hipotetičnih pogajanj in pozneje neprepoznavna, prijavljena je bila šele nekaj mesecev pred odprtjem bencinskega servisa tožene stranke in v slabi veri, 4) da tožena stranka od uporabe besede „X“ ni imela nikakršne koristi, saj je poslovala z izgubo, tožnica pa tudi ne bi mogla na trgu nikomur drugemu dati odplačno v uporabo svoje znamke, 5) tožničina znamka ob prijavi, niti pozneje, ni uživala ugleda na trgu, 6) da je tožnica po registraciji znamke uporabljala znak „X“ A. A., do katerega ni imela nobene pravice in je na trgu ravnala nelojalno, 7) da toženka ni imela namena uporabljati znamke tožeče stranke, temveč je šlo za reklamo znaka A. A. Vsak, ki je kurilno olje kupil od tožene stranke, je točno vedel, da ga je kupil od družbe L., 8) da je tožeča stranka kurilno olje tržila pod imenom „Y“ olje in je bila prepoznavna po tem, ne pa po znamki „X“ ter ni dokazala, da bi znamko „X“ uporabljala za prodajo in prevoz kurilnega olja v obdobju pred prijavo znamke, 9) da v nobenem primeru tožena stranka pri hipotetičnih pogajanjih ne bi pristala na licenčnino od prometa, brez da bi se pri tem upoštevalo neposredno s tem povezane stroške;

- po mnenju tožene stranke je v obravnavanem primeru edina primerna metoda izračuna licenčnine metoda glede na dobiček tožene stranke. Ker je tožena stranka poslovala z izgubo, dobička ni bilo, zato je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen.

24V skladu z določbo člena 13 (1) (b) Direktive 2004/48 oziroma drugim odstavkom 121.a člena ZIL-1 običajna (razumna) licenčnina določena po licenčni analogiji predstavlja licenčnino, ki bi jo imetnik znamke prejemal od kršitelja v primeru pogodbene rabe pravice oziroma, ki se po navadi zaračunava za tovrstno rabo. Pomembno je, da se kršena pravica glede na svojo vrsto lahko uporablja v premoženjskopravnem smislu in ima ta uporaba objektivno tržno vrednost. Pri odmeri hipotetične primerne licenčnine je treba upoštevati, da kršitelj pravice ne sme biti v boljšem položaju kot tisti, ki bi/je varovano pravico uporabljal kot pogodbeni licencojemalec, ki bi sklenil licenčno pogodbo z razumno vsebino.

25Merila za določitev primerne licenčnine so objektivizirana, zato pri določitvi primerne licenčnine ni pomembno ali bi bila imetnik kršene pravice in kršitelj v obravnavanem primeru dejansko pripravljena skleniti licenčno pogodbo ter ali je imel kršitelj dobiček ali izgubo. Pomembno je le, da gre za rabo pravice, ki ji je mogoče določiti objektivno tržno vrednost. Direktiva najnižji znesek razumne pavšalne odškodnine omejuje z zneskom tržne licenčnine, do katere bi bil upravičen imetnik pravice, če bi kršilec zakonito zaprosil za uporabo pravice(3).

26V primeru hipotetične licenčne pogodbe se primerna licenčnina lahko odmeri upoštevaje prejšnje dogovore med imetnikom pravice in kršiteljem oziroma drugimi licencojemalci, po lastnih cenikih imetnika pravice ali po običajnih tarifah. Če primerne licenčnine ni mogoče odmeriti na podlagi predhodno dogovorjene licenčnine med strankama, pogajanj med strankama, primerljivih obstoječih licenčnin ali tarif, pa pride v poštev odmera primerne licenčnine po oceni sodišča. Sodišče mora v tem primeru oceniti in določiti višino licenčnine, upoštevaje vse odločilne objektivne okoliščine obravnavanega primera. Nemška sodna praksa je zavzela stališče, da je treba v takem primeru upoštevati prepoznavnost in ugled znamke, stopnjo zmede v javnosti, intenzivnost, trajanje in obseg kršitve.(4)

27Licenčnine se v praksi določajo v deležu od prihodka oziroma prometa ali dobička jemalca licence, v enkratnem pavšalnem znesku ali pa v določenem znesku od prodanega ali proizvedenega proizvoda.(5) Licenčnine za uporabo blagovne znamke se v praksi gibljejo do najvišje v višini okrog 25 % bruto dobička, kar pomeni približno 5 % prometa oziroma celotnega prihodka, minimalna licenčnina pa naj bi znašala najmanj 1% od celotnega prometa oziroma 5 % bruto dobička oziroma dobička pred davkom(6). Navedeno se odraža tudi v sodni praksi. Licenčnine se v nemški sodni praksi gibljejo v višini od 1% do 5% od kršiteljevega celotnega prihodka ustvarjenega z kršečim blagom oziroma storitvijo.(7) Tudi španska sodna praksa je zavzela stališče, da najmanjša primerna odškodnina v primeru kršitve znamke znaša 1% od kršiteljevega prometa z kršečimi izdelki(8).

28Zmotno je pritožbeno stališče, da je v obravnavanem primeru edina primerna metoda za izračun licenčnine odstotek od dejansko ustvarjenega dobička tožene stranke in ker tega ni bilo, tožeči stranki ne pripada licenčnina. Dejstvo, da je jemalec licence posloval z izgubo, ne pomeni, da imetnik pravice ni upravičen do licenčnine. Odškodnina v obliki licenčnine temelji na fikciji sklenitve pogodbe; če bi bila licenčna pogodba sklenjena, bi tožena stranka morala licenčnino plačevati ne glede na to, ali bi poslovala z izgubo ali z dobičkom. V takem primeru mora sodišče ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin obravnavanega primera ugotoviti koliko bi znašala primerna licenčnina upoštevaje promet s kršečimi izdelki oziroma storitvami.

29Neutemeljene so tudi pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje kršilo načelo kontradiktornosti, ker se ni opredelilo do mnenja Inštituta za ekonomsko analizo prava Pravne Fakultete v Mariboru. Mnenje v večjem delu povzema materialno pravno podlago in teoretična stališča glede izračunavanja odškodnin po licenčni analogiji. Na ta del mnenja sodišče prve stopnje ni bilo vezano, saj sta poznavanje in interpretacija prava v domeni sodišča. Mnenje nadalje odgovarja na vprašanje ali je v obravnavanem primeru utemeljen zahtevek za plačilo odškodnine v obliki običajne licenčnine v višini 5% od prometa s kurilnim oljem. Na podlagi dejstva, da se licenčnine pri prodaji kurilnega olja ne zaračunavajo, mnenje zaključi, da je treba odškodnino izračunati v višini razumne licenčnine, ki bi jo jemalec licence bil voljan plačati za uporabo pravice, pri čemer bi še vedno imel razumen dobiček od prodaje proizvodov, označenih z zadevno pravico. Ker so marže in cene pri prodaji naftnih derivatov prisilno regulirane, se zdi piscem mnenja nerazumno, da bi jemalec licence pristal na licenčnino v višini 5 % od celotnega prometa kurilnega olja bencinskega servisa A.

30Zmotno je stališče tožene stranke, da ima navedeno mnenje dokazno moč. Gre le za stališče stranke, ki se lahko upošteva v okviru njenih trditev.(9) Takšno listino je zato mogoče šteti le kot del strankinih navedb in ne kot del dokaznega gradiva. Edina konkretna dejstva v zvezi z ravnanjem tožene stranke, ki izhajajo iz mnenja so trditve, da je tožena stranka leta 2010 prejela od O. CD s podatki o strankah, kar kaže na dejstvo, da je imela znamka tožeče stranke pri poslu tožene stranke relativno majhen vpliv ter da znamka tožeče stranke ni posebej znana znamka v smislu dejavnikov, ki jih za to oceno navaja sodišče EU v zadevi General Motors proti Yplon, ker je domnevno znana predvsem na območju Z in okolice, ne pa tudi v drugih delih države.

31Tožena stranka tudi v pritožbi ni konkretizirala in dokazno podprla trditev o tem, da je znamka tožeče stranke neprepoznavna, da znamka nima učinka, da bi lahko pripomogla k ustvarjanju koristi in dobička, da ni nikdar uživala ugleda na trgu. Ker so navedene trditve premalo konkretizirane in so ostale nedokazane, pritožba sodišču prve stopnje neutemeljeno očita, da jih ni upoštevalo. V predloženem mnenju je tožena stranka neprepoznavnost znamke le pavšalno zatrjevala. Prav tako ni konkretno pojasnila, kako naj bi na višino licenčnine vplivale trditve o izročitvi zgoščenke s podatki o strankah v letu 2010 in neuporaba znamke na območju cele države. V zvezi z navedenimi trditvami tudi ni ponudila konkretnih dokazov. Na toženi stranki je bilo trditveno in dokazno breme, da izkaže okoliščine v zvezi (ne)uveljavljenostjo znamke, stopnjo zmede v javnosti ter intenzivnostjo kršitve v njeno korist. Zgolj s ponavljanjem že pred sodiščem prve stopnje podanih premalo konkretiziranih trditev tožena stranka s pritožbo ne more uspeti.

32Iz razlogov izpodbijane sodbe izhaja, da je sodišče prve stopnje pri presoji primerne licenčnine v obravnavanem primeru upoštevalo ugotovitve izvedenke, da se pri prodaji kurilnega olja v Sloveniji običajno ne zaračunava licenčnina in se odobri le določena marža (popust). Upoštevalo je tudi dejstvo, da so cene in marže na trgu kurilnega olja prisilno regulirane z Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in da je popust (oziroma marža) dobavitelja pri dobavi kurilnega olja namenjena pokrivanju vseh stroškov, pozitivna razlika pa predstavlja dobiček prodajalca. Nadalje je upoštevalo dejstvo, da se običajne licenčnine na prostem trgu gibljejo v višini 5% od prometa s predmetnim izdelkom. Upoštevaje navedene okoliščine je presodilo, da je primerna osnova za izračun hipotetične primerne licenčnine popust dobavitelja, ki predstavlja razliko med prodajno in nabavno ceno kurilnega olja, ki ga je v obravnavanem primeru z dobaviteljem kurilnega olja dogovorila tožena stranka. Izvedenka je izračunala, da je popust dobavitelja v obdobju od 7. 9. 2007 do 30. 6. 2012 znašal 453.251,00 EUR, 5% od navedene razlike pa znaša 22.663,00 EUR Sodišče prve stopnje je presodilo, da je v obravnavanem primeru licenčnina v višini 5 % od razlike med prodajno in nabavno ceno primerna. Sodišče prve stopnje je pojasnilo, da je pri tem upoštevalo, da se v praksi licenčnine določajo upoštevaje bruto prihodek oziroma, dobiček, saj bi se licencojemalec izognil plačilu licenčnine tako, da bi trdil, da zaradi stroškov ni imel čistega dobička. Upoštevalo je tudi dejstvo, da je toženka kar šest let neupravičeno uporabljala sporne znake, kljub 26.1. 2007 vloženi tožbi in registraciji znamke (točke 39 do 47 obrazložitve).

33Licenčnine se v praksi praviloma določajo v odstotku od prometa oziroma prodajne vrednosti oziroma od bruto dobička od prodaje. Najvišje licenčnine se gibljejo v višini do 25 odstotkov bruto dobička.(10) Ker je tožena stranka poslovala z izgubo, licenčnine v obravnavanem primeru ni bilo mogoče izračunati na podlagi dobička, ki ga je imela tožena stranka. Glede na okoliščine obravnavanega primera je sodišče prve stopnje kot osnovo za izračun licenčine povsem logično in pravilno upoštevalo razliko med nabavno in prodajno ceno kurilnega olja, ki je pripadla toženi stranki v obdobju kršitve znamke tožeče stranke. Razliko v ceni je izvedenka izračunala na podlagi podatkov o prometu s kurilnim oljem v spornem obdobju in pojmovno predstavlja kosmati dobiček tožene stranke.(11) Licenčnina, ki jo je sodišče odmerilo v višini 5% od izračunane vsote razlike v ceni, glede na ravnanje tožene stranke po vložitvi tožbe tudi po presoji pritožbenega sodišča, glede na razpon licenčnin v praksi do 25 % bruto dobička, ni previsoka. Tožena stranka s trditvami, da niti pri hipotetičnih pogajanjih ne bi pristala na plačevanje določenega procenta od dobička, ne da bi se pri tem upoštevali neposredno s tem povezani stroški, zato s pritožbo ne more uspeti.

34Neutemeljeni so tudi pritožbeni očitki, da je sodišče prve stopnje pri določitvi licenčnine zasledovalo kaznovalni namen in kršilo postopek, ker je izvedenki odredilo, naj dopolni izvedensko mnenje, potem ko je ugotovila, da je tožena stranka poslovala z izgubo. Če sodišče ugotovi, da je izvid izvedenca nejasen ali nepopoln, mora pomanjkljivosti po uradni dolžnosti odpraviti, tako da izvedencu naloži naj mnenje dopolni.(12) Sodišče prve stopnje je postopalo pravilno. Glede na višino prisojene licenčnine, ki je bližje spodnji, kot pa zgornji meji licenčnin v praksi, pa sodišču prve ni mogoče očitati kaznovalnega namena.

35Sodišče prve stopnje je svojo odločitev obrazložilo v zadostni meri tako kar zadeva odločilna dejstva, kot tudi kar zadeva materialno pravno podlago za odločitev in se opredelilo do vseh pomembnih trditev pravdnih strank. Izpodbijana sodba ima obširne razloge, zato tožena stranka s pavšalnimi očitki o kršitvah postopka s pritožbo ne more uspeti.

Odločitev o stroških postopka

36Sodišče prve stopnje je stroške tožeče stranke odmerilo v višini 23.801,59 EUR, stroške tožene stranke pa v višini 6.451,21 EUR. Neutemeljene so pritožbene navedbe, da iz sodbe ni razvidno, da bi tožnici nastali stroški v tej višini, da so stroški tožeče stranke odmerjeni previsoko in tožena stranka ne razpolaga s stroškovnikom tožeče stranke. Stroškovnik tožeče stranke, na katerega se sklicuje sodišče prve stopnje, je pripet k zapisniku o glavni obravnavi z dne 4. 2 2016 (list. št. 469 - 471). Ker tožena stranka, ki ga je imela možnost vpogledati od vložitve stroškovnika v spis na glavni obravnavi dalje, priglašenih in prisojenih stroškov po posameznih postavkah ni konkretno prerekala, je pritožba v tem delu neutemeljena.

37Tožena stranka pa sodišču prve stopnje utemeljeno očita, da je zmotno ugotovilo 30 % uspeha tožeče stranke v pravdi. Tožeči stranki je priznalo 25 % uspeha v pravdi po temelju (2 od 8 zahtevkov) in 5% po višini (glede denarnega zahtevka).

38Tožeča stranka je s tožbo uveljavljala več nedenarnih in denarnih zahtevkov in kot vrednost spornega predmeta določila le vrednost denarnih zahtevkov. Zato je sodišče prve stopnje kot vrednost spornega predmeta v obravnavani zadevi pravilno upoštevalo le vrednost denarnega zahtevka (drugi odstavek 44. člena ZPP). S tem zahtevkom pa je tožeča stranka v pravdi uspela le v višini 5%. Ker tožeča stranka pri nedenarnih zahtevkih vrednosti ni določila, je po presoji pritožbenega sodišča treba šteti, da je uspeh tožeče stranke v pravdi 5%.

39Glede na utemeljene pritožbene navedbe o zmotnem izračunu odstotka uspeha v pravdi in upoštevaje pritožbene trditve, da je njen uspeh v pravdi 85 %, je ob upoštevanju stroškov posameznih strank, ki jih je izračunalo sodišče prve stopnje, po izvršenem pobotu tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti pravdne stroške v znesku 1.913,30 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka paricijskega roka dalje do plačila.

Sklepno

40Ker uveljavljani pritožbeni razlogi glede izpodbijane točke I izreka sodbe niso podani in ker pritožbeno sodišče ni zasledilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo v tem delu kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijani točki I.1 izreka (353. člen ZPP). Pritožbeno sodišče je spremenilo odločitev o stroških postopka vsebovano v točki IV izreka sodbe sodišča prve stopnje tako kot izhaja iz točke II izreka te sodbe (5. alineja prvega odstavka 358. člena ZPP).

41Pritožbeno sodišče je odgovorilo na pritožbene razloge, ki so po njegovi oceni odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena ZPP).

42Ker je tožena stranka s pritožbo uspela le v manjšem delu glede pravdnih stroškov, kar zadeva odločitev o glavni stvari pa je bila pritožba zavrnjena, je pritožbeno sodišče odločilo, da tožena stranka sama nosi svoje pritožbene stroške (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 154. členom ZPP).

-------------

Op. št. (1): Primerjaj sodba VSL I Cpg 107/2010 z dne 27. 5. 2010 in I Cpg 619/2005 z dne 20. 10. 2005.

Op. št. (2): Glede na načelo javnosti in publicitete, ki veljata za register znamk, je treba šteti, da bi kršitelj od dneva objave znamke v registru oziroma od dne objave prijave znamke v registru, razumno moral vedeti, da krši pravice imetnika. Primerjaj Puharič K., Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2003, stran 419.

Op. št. (3): Vuga T., Kako zavarovati industrijsko lastnino, GV Založba, Ljubljana, 2015, stran 112, povzeto po Walter M. M. in Goebel D., v Walter M. M. in Lewinski von S., European Copyright Law – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, stran 1310.

Op. št. (4): Eckhartt C., Perrichon, V., Fabrega Sabate, The issue of damages, Intellectual Property Magazine, November 2011, str. 72.

Op. št. (5): Vuga T., Kako zavarovati industrijsko lastnino, GV Založba, Ljubljana, 2015, stran 114. Tako tudi I Cpg 1123/2008.

Op. št. (6): Pogačnik M., Licenčnine - kaj so in kako jih določati, Slovenski svetovalec, ZMCS -Zbornica za management consulting Slovenije, stran 17 – 18.

Op. št. (7): Eckhartt C., Perrichon, V. Fabrega Sabate, The issue of damages, Intellectual Property Magazine, November 2011,str. 72.

Op. št. (8): Eckhartt, C., Perrichon, V., Fabrega Sabate, The issue of damages, Intellectual Property Magazine, November 2011, str. 74.

Op. št. (9): Zobec J., Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2006, stran 475.

Op. št. (10): Portal za inovativne Imam idejo!, licenčnine,

www.imamidejo.si/Inovativnost/Priročnik.za-izumitelje/Licenčnine

.

Op.št.: (11): Bruto promet = prodajna vrednost kupcem zaračunanih prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev, če se utemeljeno pričakuje, da bo plačana; meri se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali pozneje; obračunani davek na dodano vrednost in zneski v korist zastopanega niso sestavina prihodkov od prodaje;. Bruto dobiček iz prodaje = razlika med večjimi prihodki iz prodaje in manjšo nabavno vrednostjo prodanega blaga (oziroma proizvajalnimi stroški prodanih količin proizvodov ali opravljenih storitev), RFR-Pojmovnik, dr. Ivan Turk, ww.zvezarfr.si/pripomocki/slovar?pojem.

Op. št. (12): Jan Zobec, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba, Ljubljana, stran 500.