UPRS sodba I U 22/2013

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-195/2010-17 z dne 30. 11. 2012 se odpravi v 2. točki izreka, v delu glede storitev po 35. in 41. razredu mednarodne Nicejske klasifikacije, sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk ter se zadeva v tem obsegu vrne istemu organu v ponovni postopek.
II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 420,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

1Toženka je z izpodbijano odločbo zavrnila prijavo znamke „CME“ št. Z-201070195 z dne 5. 2. 2010 za storitve: - v razredu 35 po mednarodni Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK): objavljanje reklamnih besedil, predstavitev blaga v komunikacijskih medijih, razširjanje reklamnih materialov, reklamiranje in reklamne storitve, reklamne agencije, reklamno oglaševanje po radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, oddajanje reklamnih površin v najem, oddajanje oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, oglaševanje po računalniški mreži, storitve urejanja v oglaševalske namene; - v razredu 41 NK: filmska produkcija, filmski studii, izposoja kinematografskih filmov, izposoja video trakov, izposoja zvočnih posnetkov, oddajanje v najem audio opreme, predvajanje kinematografskih predstav, produkcija filmov na video trakovih, produkcija radijskih in televizijskih programov (1. točka izreka); v 2. točki izreka postopek registracije znamke nadaljevala za preostale storitve: - v razredu 35 NK: izposoja prodajnih avtomatov, javno plakatiranje, manekenske storitve za reklamne namene ali prodajno promocijo, stiki z javnostjo, organizacija razstav v komercialne ali reklamne namene, plakatiranje, poslovno-organizacijsko svetovanje, poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov, strokovno poslovno svetovanje; - v razredu 41 NK: cirkusi, diskoteke, informacije o prireditvah, klubske storitve (za zabave ali izobraževanje), muzeji (muzejske predstave in predstavitve), nastopanje v živo, objavljanje knjig, oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke scene in studie, organizacija in vodenje koncertov, organizacija kulturnih in izobraževalnih razstav, organizacija športnih tekmovanj, organizacija lepotnih tekmovanj, organizacija plesov, organiziranje zabavnih prireditev na ulici, orkestralni nastopi, produkcija gledaliških predstav, produkcija predstav, prostori za glasbene prireditve, storitve nočnih klubov, zabave, zabaviščne dejavnosti, zabaviščni parki; - v razredu 43 NK: kantine, kavarne, penzioni, restavracije, snack bari, storitve počitniških kampov, turistični domovi, moteli ter v 3. točki izreka odločila, da posebni stroški v tem postopku niso nastali. V obrazložitvi navaja, da je Urad znamko „CME“ št. Z-201070195 objavil v Biltenu za industrijsko lastnino dne 31. 5. 2010 ter da je tožnik vložil ugovor zoper navedeno prijavo na podlagi prejšnje znamke Skupnosti št. 000561878 z datumom prijave 23. 6. 1997, registrirane za nekatere storitve v razredih 35 in 41 NK. Toženka navaja, da je prejšnja znamka vložnika ugovora (tožnika) figurativna znamka Skupnosti, sestavljena iz treh stiliziranih velikih tiskanih črk C, M in E. Prijavljena znamka je besedna znamka, sestavljena iz treh velikih tiskanih črk C, M in E. Glede na to, da je besedni del obeh primerjanih znamk enak in glede na to, da prijavljena znamka ne vsebuje nobenih grafičnih ali drugih elementov, po katerih bi bilo mogoče ta znak razlikovati od prejšnje znamke, toženka ugotavlja, da je prijavljena znamka vizualno podobna prejšnji znamki tožnika. Dalje ugotavlja, da je prijavljena znamka fonetično enaka prejšnji znamki tožnika. Pri primerjavi storitev, ki jih ima s prejšnjo znamko registrirane vložnik ugovora (tožnik), s prijavljenimi storitvami v razredu 35 NK, ugotavlja, da ima vložnik ugovora v tem razredu z znamko zaščitene storitve upravljanja in oglaševanja v povezavi z mediji (televizijo, radiem in drugimi mediji), tem storitvam pa so podobne nekatere prijavljene storitve, ki so navedene v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, pri katerih gre po mnenju toženke za enakovrstne storitve, kot so storitve upravljanja in oglaševanje v povezavi z mediji, na katere se nanaša prejšnja znamka oziroma so s temi tesno povezane. Ostale prijavljene storitve v tem razredu, navedene v 2. točki izreka, pa po prepričanju toženke niso podobne storitvam upravljanja in oglaševanja v povezavi z mediji, na katere se nanaša prejšnja znamka vložnika ugovora. Gospodarska panoga navedenih prijavljenih storitev je namreč drugačna kakor pri storitvah vložnika ugovora, prav tako so različni ponudniki in končni potrošniki teh storitev in kraj njihovega izvajanja. V zvezi s prijavljenimi storitvami v razredu 41 v primerjavi s storitvami televizijskih programov, ki jih ima v tem razredu zaščitene vložnik ugovora, toženka prav tako ugotavlja, da so nekatere prijavljene storitve, navedene v 1. točki izreka, tem storitvam enake oziroma podobne. Ostale prijavljene storitve v razredu 41 NK pa se po mnenju toženke razlikujejo od storitev televizijskih programov, ki so registrirane s prejšnjo znamko. Kraj izvajanja, namen storitev, pa tudi gospodarska panoga oziroma distribucijski kanali navedenih storitev so namreč različni. Prijavljene storitve v razredu 43 NK pa niso podobne prej registriranim storitvam vložnika ugovora v razredih 35 in 41 NK. Tako zaključuje, da prijavljene znamke po b) točki prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) ni mogoče registrirati kot znamko v celotnem zahtevanem obsegu. V nadaljevanju obrazložitve izpodbijane odločbe preizkusi ugovor tožnika še po uveljavljani c) točki prvega odstavka 44. člena ZIL-1, in sicer navaja, da vložnik ugovora s predloženimi dokazi ni uspel dokazati, da bi prišlo oziroma kako bi zaradi uporabe znamke prijavitelja prišlo do izkoriščanja ali oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke vložnika ugovora. Vložnik ugovora namreč ni navedel nobenih dejstev, ki bi omogočala sklepanje, da obstaja verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke CME z uporabo znamke CME prijavitelja. Prav tako vložnik ugovora ni utemeljil, na kakšen način bi uporaba znamke prijavitelja nakazovala povezanost med prijavljenimi storitvami in imetnikom prejšnje znamke. V ugovoru navaja le hipotetično možnost, da bi njegovemu ugledu močno škodila registracija praktično identične znamke za storitve iz razreda 43 NK, ki jih vložnik ugovora sicer nima registriranih z znamko ter da bi prijavitelj neupravičeno izkoriščal sloves prejšnje znamke.

2Tožnik v tožbi navaja, da sta seznama blaga prijavljene znamke in znamke tožnika zelo podobna v razredih 35 in 41 NK, čeprav so storitve pri prijavljeni znamki navedene bolj podrobno. Če primerjamo seznam storitev, za katere je toženka dovolila nadaljevanje postopka registracije znamke, lahko ugotovimo, da tudi te storitve sovpadajo s storitvami, za katere je registrirana znamka tožnika. V razredu 35 NK so tako ostale tudi storitve: javno plakatiranje, manekenske storitve za reklamne namene ali prodajno promocijo, stiki z javnostjo, organizacija razstav v komercialne ali reklamne namene, plakatiranje. V razredu 41 NK pa so ostale tudi storitve: diskoteke, informacije o prireditvah, produkcija gledaliških predstav, produkcija predstav, prostori za glasbene prireditve, storitve nočnih klubov, zabave, zabaviščne dejavnosti, zabaviščni parki. Te storitve so nedvomno enake ali vsaj istovrstne s storitvami, za katere je registrirana znamka tožnika. Tožnik je prepričan, da so izpolnjeni relativni razlogi za zavrnitev znamke tudi za navedene storitve v razredih 35 in 41 NK. Glede na to, da gre za enake oziroma istovrstne storitve, je po prepričanju tožnika očitno tudi, da se storitve obeh strank prodajajo na istih prodajnih mestih, isti ciljni skupini potrošnikov in da potujejo po istih tržnih poteh. Po prepričanju tožnika pa je pomembno tudi dejstvo, da je tožnik lastnik družbe A. d.o.o., kar je razvidno iz javnih evidenc, ki ima v Sloveniji tri zelo popularne televizijske kanale (B., C. in D.), prisoten pa je tudi med ponudniki internetne televizije. Takšna, javnosti zelo izpostavljena prisotnost, daje po mnenju tožnika celotni zadevi še poseben ton, saj je znamka CME javnosti dobro poznana. Tožnik se namreč kot lastnik omenjene slovenske družbe pogosto pojavlja v javnosti. Tako meni, da je toženka zmotno oziroma nepopolno ugotovila dejansko stanje ter bistveno kršila postopek. Zato sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi, o zadevi odloči in ugovoru tožnika zoper objavljeno prijavo znamke Z-201070195 „CME“ v besedi ugodi ter toženki naloži plačilo njegovih stroškov postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

3Toženka v odgovoru na tožbo navaja, da tožnik tako v ugovoru, kot tudi v tožbi zgolj pavšalno zatrjuje enakost oziroma istovrstnost storitev, na katere se nanašata prejšnja in prijavljena znamka. Podobnosti med primerjanimi storitvami pa podrobneje ni konkretiziral ne v ugovoru zoper registracijo znamke in ne v tožbi. Poudarja, da je pri primerjavi storitev v skladu z upravno-sodno prakso upoštevala kriterije, kot so kraj izvajanja storitev, namen storitev, gospodarska panoga storitev, profil ponudnikov storitev, končnih potrošnikov in distribucijskih poti primerjanih storitev ter pri tem ugotovila, da se določene prijavljene storitve v razredih 35 in 41 NK, kot so navedene v 2. točki izreka izpodbijane odločbe, razlikujejo od storitev, za katere je registrirana znamka tožnika in pri tej ugotovitvi vztraja. Sodišču predlaga, da tožbo zavrne.

4Stranka z interesom, družba E. d.o.o., na tožbo ni odgovorila.

5Tožba je utemeljena.

6Sodišče uvodoma ugotavlja, da iz vsebine tožbe izhaja, da tožnik izpodbija odločbo toženke v 2. točki izreka glede storitev po 35 NK: javno plakatiranje, manekenske storitve za reklamne namene ali prodajno promocijo, stiki z javnostjo, organizacija razstav v komercialne ali reklamne namene, plakatiranje ter glede storitev po 41 razredu NK: diskoteke, informacije o prireditvah, produkcija gledaliških predstav, produkcija predstav, prostori za glasbene prireditve, storitve nočnih klubov, zabave, zabaviščne dejavnosti, zabaviščni parki, za katere se med drugimi postopek registracije prijavljene znamke stranke z interesom nadaljuje.

7Po določbi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanaša znak ali znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

8V obravnavani zadevi je sporno, ali so v točki 6 te sodbe navedene storitve prijavljene besedne znamke, sestavljene iz treh velikih tiskanih črk C, M in E enake ali podobne storitvam prejšnje figurativne znamke Skupnosti tožnika, sestavljene iz treh stiliziranih velikih tiskanih črk C, M in E, ki ima v razredu 35 NK z znamko zaščitene storitve upravljanja in oglaševanja v povezavi s kreiranjem, administracijo, promocijo, delovanjem, oddajanjem, širjenjem in razglašanjem televizije, radia in ostalih medijev, v razredu 41 NK pa storitve televizijskih programov.

9Sodišče ugotavlja, da toženka v izpodbijani odločbi v zvezi s primerjavo storitev prijavljene znamke, glede katerih je zaključila, da niso podobne storitvam prejšnje znamke Skupnosti tožnika, navaja zgolj, da je gospodarska panoga drugačna, da so različni ponudniki in končni potrošniki storitev, kraj njihovega izvajanja, namen storitev ter tržni oziroma distribucijski kanali. Ti kriteriji za odločitev glede (ne)podobnosti prijavljene znamke s prejšnjo znamko tožnika so sicer pravilni, vendar pa jih toženka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni konkretizirala in razložila, zakaj konkretno se posamezne sporne storitve prijavljene znamke razlikujejo od storitev prejšnje znamke tožnika. Pojasniti bi torej morala, kateri so ponudniki in končni potrošniki posameznih prijavljenih storitev, za razliko od ponudnikov storitev prejšnje znamke tožnika, konkretno kateri je kraj njihovega izvajanja, namen ter tržni oziroma distribucijski kanali. Po povedanem izpodbijana odločba nima razlogov o odločilnih dejstvih, pomembnih za odločitev, zato se je ne da preizkusiti, kar pa predstavlja bistveno kršitev pravil postopka po 7. točki drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Ker torej izpodbijana odločba nima razlogov, ki so narekovali takšno odločbo, tožnik v tožbi niti ni mogel konkretizirano izpodbijati odločitve toženke.

10Ker je bilo že iz gornjega razloga potrebno tožbi ugoditi, sodišče ni vsebinsko presojalo tožbene navedbe o medijski izpostavljenosti tožnika, zaradi česar naj bil bila po zatrjevanju tožnika znamka CME javnosti dobro poznana.

11Po navedenem je sodišče tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo v 2. točki izreka glede razreda 35 in 41 NK odpravilo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) ter zadevo v tem obsegu vrnilo toženi v ponovni postopek.

12Izrek o stroških postopka temelji na določbi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 in drugega odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07).