VSL sodba I Cpg 867/2012

I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi.

II. Tožeča stranka mora v petnajstih dneh od prejema te sodbe povrniti toženi stranki njene stroške pritožbenega postopka v znesku 203,40 EUR. V primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti od zamude do plačila.

Pravno odločilna dejstva, razvidna iz spisa

1Tožeča stranka je imetnica blagovne znamke Skupnosti TERRACO, št. 915954, ki je bila registrirana pri Office for Harmonization in the Internal Market (v nadaljevanju OHIM) v Alicantu 13. 10. 2006 za izdelke iz razreda 1 in 2 Nicejske klasifikacije, med katerimi je tudi dolomit.

2Tožena stranka je na podlagi prijave mednarodne registracije pri Uradu za intelektualno lastnino RS (v nadaljevanju UIL) z dne 7. 5. 2007 od 31. 8. 2008 (med drugim tudi) v Sloveniji imetnica nacionalne blagovne znamke TERRACO, št. 200770655 za izdelek kalcijev karbonat iz razreda 1 Nicejske klasifikacije.

Predmet tožbenega zahtevka in odločitev sodišča prve stopnje

3Tožeča stranka je na podlagi b. točke prvega odstavka 119. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. 1. RS, št. 51/2006 z 3 18. 5. 2006, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZIL-1) proti toženi stranki vložila tožbo na izbris njene blagovne znamke iz registra pri UIL za vse izdelke iz razreda 1 Nicejske klasifikacije, ki jih pokriva ta znamka (1. točka tožbenega zahtevka) in na prepoved uporabe te znamke na slovenskem trgu za označevanje izdelkov kalcijev karbonat (2. točka tožbenega zahtevka). Med drugim je navedla, da je znak izpodbijane znamke podoben znaku znamke tožeče stranke in da je blago, ki ga ščiti izpodbijana znamka, podobno blagu, zaščitenem z znamko tožeče stranke, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, ta verjetnost zmede pa vključuje verjetnost povezovanja kasnejše znamke s prejšnjo znamko.

4Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo (L točka izreka) in tožečo stranko obvezalo k povrnitvi pravdnih stroškov tožene stranke (II. točka izreka). Presodilo je, da sta si znamki tožeče stranke in tožene stranke sicer podobni, da pa blago, ki ga ščiti blagovna znamka tožene stranke, ni podobno blagu tožeče stranke in da do zatrjevane verjetnosti zmede v javnosti ne more priti. Zato se z drugimi ugovori tožene stranke ni ukvarjalo.

Pritožba tožeče stranke in odgovor tožene stranke

5Proti tej sodbi se je tožeča stranka pravočasno pritožila. V pritožbi je uveljavljala vse pritožbene razloge, ki so navedeni v prvem odstavku 338. člena ZPP in predlagala spremembo izpodbijane sodbe sebi v prid, podrejeno pa razveljavitev te sodbe in povrnitev svojih stroškov pritožbenega postopka.

6V odgovoru na pritožbo je tožena stranka predlagala zavrnitev pritožbe in potrditev izpodbijane sodbe. Tudi ona je predlagala povrnitev svojih stroškov pritožbenega postopka.

Pritožba ni utemeljena.

Dejstvo, ugotovljeno pred sodiščem druge stopnje

7Po določilu prve alineje drugega odstavka 347. člena ZPP pritožbeno sodišče razpiše pritožbeno obravnavo, če je za popolno ugotovitev dejanskega stanja potrebno ugotoviti dejstva, ki so jih stranke pred sodiščem prve stopnje zatrjevale, a jih sodišče prve stopnje ni ugotavljalo. Tožena stranka je predlagala zavrnitev tožbenega zahtevka tudi na podlagi navedb, da tožeča stranka na slovenskem trgu ne nastopa s svojo blagovno znamko TERRACO. Ker pa se do tega, po oceni pritožbenega sodišča odločilnega pravnega dejstva sodišče prve stopnje ni opredelilo, je pritožbeno sodišče izvedlo pritožbeno obravnavo. Na njej je ponovilo vse dokaze, ki jih je izvedlo sodišče prve stopnje.

8Pritožbeno sodišče ugotavlja, da tožeča stranka ni ugovarjala navedbam tožene stranke, da tožeča stranka v Sloveniji nikoli ni tržila blaga pod zavarovano znamko TERRACO. V vlogi z dne 18. 8. 2009 (točka XII, list. št 34) je celo izrecno navedla, da dejstvo, ali tožeča stranka svoje izdelke prodaja na slovenskem trgu ali ne, v tej zadevi ni pomembno. Isto je ponovila v vlogi z dne 30. 11. 2011 (točka XIV, list. št. 72). Po določilu drugega odstavka 214. člena ZPP se štejejo dejstva, kijih stranka ne zanika, za priznana dejstva. Glede na navedeno pritožbeno sodišče šteje za dokazano, da tožeča stranka od registracije blagovne znamke TERRACO 13. 10. 2006 do izdaje izpodbijane sodbe 30. 3. 2012, torej več kot pet let, v Sloveniji ni uporabljala svoje CTM TERRACO za označevanje blaga.

Konkurenca CTM in nacionalne blagovne znamke

9Nacionalno blagovno znamko normativno ureja ZIL-1. Blagovno znamko Skupnosti (Community Trade Mark, v nadaljevanju CTM) pa ureja Uredba Sveta (ES), št. 207/2009 o blagovni znamki skupnosti z dne 26. 9. 2009 (v nadaljevanju Uredba), ki se neposredno uporablja tudi v slovenskem pravnem redu. Na podlagi določila drugega odstavka 3. člena ZIL-1 je imetnik CTM glede učinka pravic v Sloveniji izenačen z imetnikom blagovne znamke po ZIL-1. Registracija CTM pri OHIM je na podlagi drugega odstavka 1. člena Uredbe enotnega značaja in ima na celotnem območju Skupnosti enak učinek. CTM uživa varstvo v Sloveniji po Uredbi in po ZIL-1, nacionalna blagovna znamke pa le po ZIL-1. Na podlagi ZIL-1 proti CTM ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. Obe blagovni znamki sta podvrženi načelu teritorialnosti. Imetnik CTM tako uživa varstvo po vsej Skupnosti, imetnik nacionalne blagovne znamke pa le v tisti državi, ki pravico prizna. Pravo na slovenskem teritoriju varuje tako CTM (tožeče stranke TERRACO), kot nacionalno blagovno znamko (tožene stranke TERRACO).

Zmotna uporaba materialnega prava

10Iz zgornje obrazložitve sledi, da sodišče prve stopnje ni ravnalo nepravilno, ko je zahtevek tožeče stranke, imetnice CTM, na izbris nacionalne blagovne znamke tožene stranke, presojalo po ZIL-1. Upoštevajoč določilo b. točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1, na katerega odkazuje b. točka prvega odstavka 119. člena istega zakona, je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno tudi, ko se je ukvarjalo s podobnostjo blaga, zaščitenega s CTM tožeče stranke in blaga, zaščitenega z blagovno znamko tožene stranke. Ob tem pa pritožnik utemeljeno opozarja, da je sodišče prve stopnje po tistem, ko je ugotovilo, da je blago, ki je zaščiteno z blagovno znamko tožene stranke (kalcijev karbonat), zaradi enakega področja uporabe, podobnega namena uporabe in vsebinskega prekrivanja, podobno blagu, ki je zaščiten s predhodno znamko CTM (dolomit), zmotno uporabilo materialno pravo, ko je na podlagi preverjanja konkretnega izdelka tožeče stranke presodilo, da do zamenljivosti obeh znamk ne more priti. Pritožnik tudi pravilno opozarja, da je za presojo podobnosti blaga potrebno upoštevati blago, ki ga ščiti blagovna znamka, ne pa izdelkov, ki se. dejansko prodajajo pod to znamko. Taka je tudi sodna praksa, na katero se sklicuje pritožnik. (1) Za pravilno presojo podobnosti niso pomembni konkretni izdelki, pač pa blago, na katero se registrirana znamka nanaša. Da je blago, ki je zaščiteno z blagovno znamko obeh pravdnih strank podobno, pa izhaja iz izpodbijane sodbe same. Zato pritožbeno sodišče zaključuje, da je razlog za izbris po b. točki prvega odstavka 119. člena ZIL-1 podan.

Zakonska izjema za izbris po 119. členu ZIL-1

11Po določilu tretjega odstavka 119. člena ZIL-1, sodišče tožbi (na izbris nacionalne blagovne znamke), vloženi po b. točki prvega odstavka istega člena ne ugodi, če tožena stranka dokaže, da obstajajo razlogi iz 120. člena tega zakona. Določilo 120. člena ZIL-1 ureja tožbo na razveljavitev znamke zaradi neuporabe. (2) Kot je bilo že pojasnjeno v 9. točki te obrazložitve, CTM po določilu drugega odstavka 1. člena Uredbe CTM velja na celotnem območju Skupnosti. Njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje. To je splošno načelo. V Uredbi pa je, kot je pojasnjeno v nadaljevanju, predpisana izjema od tega načela, ki velja za posamezno državo članico. Če bi bila tožeča stranka nosilka nacionalne blagovne znamke (TERRACO), bi bila tožena stranka, ki je svojo blagovno znamko (TERRACO) registrirala kasneje, nedvomno zainteresirana za razveljavitev blagovne znamke tožeče stranke. Na podlagi prvega odstavka 120. člena ZIL-1 bi tožena stranka s tem zahtevkom nedvomno uspela, saj je dokazano, da blagovne znamke TERRACO tožeča stranka brez upravičenega razloga (v Sloveniji) ni uporabljala več kot pet let. Na drugi strani pa tožeča stranka zaradi petletne neuporabe skladno z določilom tretjega odstavka 119. člena ZIL-1 ne bi uspela s tožbenim zahtevkom na izbris znamke tožene stranke iz registra.

Prepoved uporabe CTM v posamezni državi članici

12Uredba v XI. naslovu (členi 109 — 114) ureja „Učinkovanje na zakonodaje držav članic". V drugem odstavku 110. člena je konkretizirano abstraktno načelo iz 10. točke preambule k Uredbi, iz katere izhaja, da ni razloga za varstvo CTM, če se dejansko ne uporablja. Kot predpisuje določilo drugega odstavka 110. člena, Uredba ne vpliva na pravico do začetka postopka po civilnem pravu države članice za prepoved uporabe CTM, če se uporaba nacionalne blagovne znamke lahko prepove po pravu te države članice. Ker bi se prepoved uporabe blagovne znamke TERRACO (če bi bila ta znamka nacionalna znamka) nedvomno dosegla na podlagi tožbe po 120. členu ZIL-1 (kot je pojasnjeno v prejšnji točki te obrazložitve), taka presoja predstavlja podlago za zavrnitev tožbenega zahtevka po drugem odstavku 110. člena Uredbe. Sodišče prve stopnje je tako ravnalo pravilno, ko je tožbeni zahtevek zavrnilo, pa četudi je to storilo na drugi pravni podlagi.

13Iz zgornje obrazložitve je razvidno, da pritožba ni utemeljena. Ker pa pritožbeno sodišče v okviru uradnega preizkusa izpodbijane sodbe ni zasledilo nobenih tistih absolutnih bistvenih kršitev določil pravdnega postopka, ki so navedene v drugem odstavku 350. člena ZPP, je pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

K odločitvi o pritožbenih stroških pravdnih strank

14Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).

15Pritožbeno sodišče ocenjuje odgovor na pritožbo kot nepotrebno vlogo, saj v njem ni navedenega ničesar, kar bi kakorkoli doprineslo k odločitvi o pritožbi. Zato ni prav, da stroške, povezane z odgovorom na pritožbo, trpi tožeča stranka (prvi odstavek 155. člena ZPP). Pač pa je pritožbeno sodišče toženi stranki kot nujne pritožbene stroške (primerjaj drugi odstavek 348. člena ZPP) priznalo stroške udeležbe na pritožbeni obravnavi. Te stroške ji je odmerilo v skladu z Odvetniško tarifo v znesku 203,04 EUR. Od tega znesek 169,20 EUR, kolikor je zahtevala, odpade na nagrado za narok po tarifni št. 3102, razlika do zneska 203,04 EUR pa na 20% DDV. Če v danem roku teh stroškov tožeča stranka toženi ne bo povrnila, ji bo morala plačati tudi zakonske zamudne obresti od zamude do plačila.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) V odločbi I Cpg 686/2005 z dne 8. 6. 2006 je Višje sodišče v Ljubljani izrecno zapisalo, da je pri ugotavljanju enakosti oziroma podobnosti proizvodov odločilno, ali je blago, na katero se nanaša registrirana znamka enako ali podobno blagu, na katere se nanaša registrirana znamka druge stranke, ne pa, ali je blago, ki ga trži ena stranka podobno blagu, ki ga trži druga stranka.

(2) 1. odstavek 120. člena ZIL-1: Zainteresirana oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji, ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.