UPRS sodba I U 1065/2011

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Z izpodbijano odločbo je upravni organ zavrnil prijavo znamke ''panthol'' št. Z-200971004 z dne 4. 8. 2009. V obrazložitvi je organ navedel, da je 4. 8. 2009 prejel prijavo znamke za znak ''panthol'' za blago po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, razvrščeno v razrede 5 – farmacevtski proizvodi. V roku 3 mesecev od dneva objave sta v tem upravnem sporu stranki z interesom A. in B. vložili ugovora, s katerima sta ugovarjali prijavi znamke s svojima prejšnjima znamkama za blago iz razreda 5 NK iz razlogov po točki b prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Predlagala sta zavrnitev prijave. V zvezi z ugovorom stranke z interesom A. je organ ugotovil, da je utemeljen. Prijavljeni znak je znak v sliki, ki ga predstavlja beseda panthol, zapisana v posebnem grafizmu zelene barve, znak stranke z interesom je BEPANTHOL, ki je besedni znak in ne vsebuje drugih dodatnih elementov. Dominantni del je torej sama beseda. V zvezi z vizualno primerjavo je organ navedel, da prijavljeni znak vsebuje 7 črk, znamka bepanthol pa 9, kar predstavlja razliko, vendar nepomembno. Znaka sta približno enako dolga. Primerjana znaka imata 7 enakih črk, razlikujeta se le v dveh črkah (b, e). Enake črke (panthol) se nahajajo na istih pozicijah, oba znaka vsebujeta še sklop TH, kar je redko v slovenskih besedah, v konkretnem primeru vpliva na podobnost znakov. Črkovno gledano je kasnejša znamka v celoti sestavljena iz prejšnje znamke. V zvezi s pomembno primerjavo je organ ugotovil, da obe znamki pomensko spominjata oziroma ju lahko pomensko povezujejo s pantenolom oziroma pantheolom, tj. spojino iz skupine vitaminov B ali s skupino alkoholov s končnico -OL. Oba znaka torej pripeljeta do iste asociacije na sestavino in učinke blaga. Znamki imata enak, če ne podoben pomen. Dejstvo, da ima prejšnja znamka še črki BE v začetnem delu, ne spremeni ugotovitve, ker potrošnik vidi le inačico izdelka. V zvezi s fonetično primerjavo je organ ugotovil, da se prijavljeni znak izgovori ''pan-tol'', prejšnji znak pa ''be-pan-tol''. Razlika obstaja v začetnem delu, vendar gre za podobno dolga znaka, zato bodo po mnenju organa slišni vsi zlogi, zadnja dva zloga pa sta identična. Znaka sta si torej podobna, kar lahko povzroči zmedo pri povprečnem potrošniku. Res je, da gre za blago, pri katerem je povprečni potrošnik bolj pozoren, vendar v danem primeru, ko gre za črkovno gledano zelo podobna znaka, katerih pomen navaja na blago z enakimi oziroma podobnimi sestavinami, kot tudi na podobne zdravstvene indikacije, te določene okoliščine (vrsta blaga, namen, poseben način in režim prodaje) na potrošnika ne vplivajo na način, da bi bila verjetnost zmede izključena. Pri primerjavi blaga je ugotovil, da se znaka popolnoma prekrivata, ko gre za blago navedeno ''farmacevtski proizvodi''. Primerjano blago sodi v enako gospodarsko panogo, namen je enak ali podoben (zdravljenje ali okrevanje), potrošniki so isti, kraj prodaje je enak. V zvezi z navedbo tožnika je organ še odgovoril, da se v postopku preizkusa ne spušča v dejansko stanje na trgu oziroma (ne)uporabe znamke za določeno blago, temveč ga primerja, kot je prijavljeno. Morebitna neuporaba znamke za določeno blago je lahko predmet tožbe za razveljavitev znamke zaradi neuporabe. V zvezi z ugovorom stranke z interesom B. je organ tudi ugotovil, da je utemeljen. Prijavljeni znak je znak v sliki, ki ga predstavlja beseda panthol, zapisana v posebnem grafizmu zelene barve, znak stranke z interesom pa je PATANOL, ki je besedni znak in ne vsebuje drugih dodatnih elementov. Dominantni del je torej sama beseda. V zvezi z vizualno primerjavo je organ navedel, da sta si znaka na prvi pogled zelo podobna, vsebujeta enako število črk, pri čemer je 6 črk identičnih, le na sredini besede je njihov vrstni red nekoliko drugačen, začetni in končni črki sta enaki. Med znakoma obstaja vizualna podobnost. Potrošnik izdelek predvsem prepozna po besednem elementu, saj ta služi za poimenovanje znaka, poudariti pa je treba, da znak, ki je registriran v besedi, uživa široko zaščito ne glede na to, v kakšni podobi se pojavlja. V zvezi s pomembno primerjavo je navedel enako kot v zvezi s prvim ugovorom. V zvezi s fonetično primerjavo je navedel, da se prijavljeni znak izgovori ''pan-tol'', prejšnji znak pa ''pa-ta-nol''. Izgovorjava zveni zelo enako, saj sta začetka in konca znakov identična, razlikujeta se le v sredinskem delu, pa še tu gre v obeh besedah za poudarjeni glas ''t''. Organ je še napravil enak oziroma podoben zaključek glede podobnosti teh dveh primerjanih znakov (v korelaciji z blagom), kot pri prvem ugovoru. Znaka sta si torej podobna, kar lahko povzroči zmedo pri povprečnem potrošniku. Pri primerjavi blaga je ugotovil, da znamka stranke z interesom B. pokriva farmacevtske proizvode iz razreda 5 NK za oftalmološko uporabo, prijavljeni znak pa za tam naštete farmacevtske proizvode iz razreda 5 NK. Izdelki prijavljenega znaka so podobni izdelkom znamke stranke z interesom. Farmacevtski proizvodi prijavljenega znaka namreč pokrivajo vse farmacevtske proizvode za oftalmološke namene, kar pomeni, da gre za enake izdelke. Enak izdelek so tudi protivnetne kreme za celjene površinskih poškodb in vnetij na koži in sluznic, saj se tudi farmacevtski proizvodi za oftalmološke namene uporabljajo za zdravljenje sluznic. Ugotovil je, da sta v obeh primerih izpolnjena oba pogoja iz zgoraj citiranega 44. člena ZIL-1. V nadaljevanju je organ še podal dodatne navedbe glede na odgovor tožnika na ugovora in zavrnil vse navedbe kot neutemeljene.

Tožnik je v tožbi uvodoma povzel potek dosedanjega postopka in v zvezi s prvim ugovorom stranke z interesom A. navedel, da je na prvi pogled očitno, da se znaka ''panthol'' in ''bepanthol'' zelo razlikujeta, ker je prijavljeni znak grafični znak, posebne barve, zapisan s povsem drugačnim stilom pisave, drugačna je velikost znaka, gre za posebno oblikovno in grafično rešitev. Znaka imata različno število črk in zlogov, začetni črki pri znaku stranke z interesom sta zlog ''be'', kar je zelo prominenten del. Dve dodatni črki predstavljata zadostno podlago za razlikovanje, zlasti ker je to prvi del, ki najbolj pritegne potrošnika. Znaka se razlikujeta tudi z vidika fonetične analize, razlika je v zlogih, v izgovoru besed. Pri fonetičnem vidiku ne igra nobene vloge črkovni sklop -TH-, saj se črka H ne izgovori. V zvezi s pomenskim vidikom je navedel, da lahko beseda na kemično sestavino asociira zgolj posameznike, strokovnjake, ne pa povprečnega potrošnika. V zvezi z drugim ugovorom je navedel, da že vizualna analiza kaže na neobstoj vizualne podobnosti. Prikazana oblika in stil znaka tožnika se močno razlikujeta od že registrirane znamke PATANOL, ki je zapisana z navadnimi črkami. Treba je upoštevati za slovenski jezik neobičajni sklop -th, ki je na krajši besedi bolj izrazit, prijavljeni znak pa ima dva zloga, znamka stranke z interesom PATANOL pa tri zloge. Tudi pri fonetični analizi so razlike, saj se beseda PATANOL izgovori v celoti brez spuščanja črk, pri prijavljenem znaku pa je črka H neslišna. V zvezi s pomensko analizo je ponovil navedbe v zvezi s prvim ugovorom. V zvezi z razlikovalnostjo že registriranih znamk je navedel, da meni, da povprečni potrošnik prijavljenega znaka ne bo povezoval s prej registriranima znamkama, v ta namen pa predlaga izvedbo analize razlikovalnosti in obstoj prepoznavnosti pri ciljni skupini. V zvezi s primerjavo blaga je navedel, da primerjano blago sicer res spada pod isto gospodarsko panogo - farmacevtsko industrijo ter se znaki nekoliko prekrivajo, vendar pa mora organ upoštevati dejansko stanje na trgu, saj struktura izdelkov, ki se pojavljajo na trgu, vpliva na strukturo potrošnikov, ki izdelke kupujejo. Izdelke pod znamko BEPANTHOL predstavljajo predvsem krema, losjon za telo, hladilna pena, pod blagovno znamko PANTHOL se prodajajo tablete in krema. Četudi bi bilo blago enako, bi bilo treba preučiti okoliščine načina prodaje, kar upošteva tudi sodna praksa, saj gre za farmacevtske proizvode, promet mogoče opravljati le v lekarnah in specializiranih trgovinah in drugih prodajalnah po Zakonu o medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju ZmedPri) in natančneje po Pravilniku. Tako tudi naslovno sodišče v sodbah U 473/2002 in U 556/2004. Podana tudi ni verjetnost nastanka zmede v javnosti. V dokazne namene je predlagal, da sodišče zasliši izvedenca za intelektualno lastnino, da bo opravil primerjavo znakov in blaga. Predlagal je, da sodišče tožbi ugodi, odločbo odpravi in dovoli registracijo znamke oziroma vrne zadevo v ponovno odločanje, toženki pa naloži povrnitev stroškov postopka.

Toženka je v odgovoru na tožbo uvodoma navedla, da v celoti izpodbija tožnikove navedbe, povzela potek dosedanjega postopka in prerekala navedbe tožnika, sklicujoč se pri tem na razloge iz izpodbijane odločbe. Predlagala je zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom A. je v odgovoru na tožbo prerekala vse navedbe tožnika, navedla, da meni, da je odločba toženka pravilna. Povzela je vse ugotovitve iz izpodbijane odločbe in še dodala, da bo potrošnik z lahkoto pomislil, da prijavljeni znak pripada istemu imetniku. Ker trenutno pod svojo znamko prodaja večinoma le izdelke za nego telesa, to ne pomeni, da v bodoče ne bo prodajala pod svojo znamko še drugih proizvodov znotraj razreda 5 NK, pri presoji pa je relevanten le seznam blaga v prijavi, ne pa dejansko stanje rabe na trgu. Navedla je še, da se vsi produkti pod znakom PANTHOL ne prodajajo po kontroliranem režimu, temveč v prosti prodaji in po internetu. Predlagala je zavrnitev tožbe.

Tožnik je v pripravljalnem spisu vztrajal pri svojih navedbah, v zvezi z analizo znamk, pod katerimi se izdelki prodajajo v lekarnah in specializiranih trgovinah, je še opozoril na prakso SEU in Vrhovnega sodišča RS.

Stranka z interesom C. je v odgovoru na tožbo uvodoma pojasnila, da se je prejšnja nosilka znamke PATANOL družba B. združila z C., zaradi česar je C. kot pravni naslednik postal nosilec predhodne znamke. Nadalje je prerekala vse navedbe tožnika, poudarila, da je grafična značilnost izpodbijane znamke zanemarljiva in ne pritegne pozornosti povprečnega potrošnika, zaradi neslišne črke H pa je večja fonetična podobnost in ne manjša, meni pa tudi, da sta besedi domišljijski in nimata pomena. Neutemeljen je tudi predlog tožnika za zaslišanje izvedenca s področja intelektualne lastnine. V zvezi s prodajo blaga pa je še navedla, da je za zdravila, ki niso predpisana na recept, določeno, da se lahko prodajajo tudi na podlagi samopostrežne izbire v lekarnah in specializiranih prodajalnah, kar pomeni, da se lahko prodajajo brez nadzora. Predlagala je zavrnitev tožbe.

V nadaljnjih pripravljalnih vlogah so stranke vztrajale pri svojih stališčih in predlogih.

Tožnik je z vlogo z dne 12. 3. 2012 prosil sodišče za pospešitev postopka.

Tožba ni utemeljena.

Upravni organ je prijavo znamke za znak PANTHOL zavrnil na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za zavrnitev registracije znamke na tej podlagi morata biti kumulativno izpolnjena pogoja enakosti ali podobnosti prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakosti ali podobnosti blaga/storitev, na katerega se nanašata prijavljeni znak in registrirana znamka. Verjetnost zmede, ki se presoja glede na zaznavanje znakov in blaga upoštevne javnosti, se v upravnosodni praksi interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga in storitev.

Podobnost med znaki se ugotavlja po metodi celovite presoje, tj. vtisu, ki ga celostna podoba znaka naredi na relevantnega potrošnika in izhaja iz vizualne, fonetične in pomenske primerjave znakov, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov, če jih je mogoče določiti.

Dominantni del znaka je tisti, ki v znaku najbolj izstopa in po katerem si bo potrošnik znak zapomnil. Sodišče se z upravnim organom strinja, da v besedah PANTHOL in BEPANTHOL oziroma PATANOL prevladujočega (torej dominantnega) dela ni. Zato presoja podobnosti ni mogoča na podlagi zgolj dela nobene od besed, temveč je treba ugotavljati, kako bo besede kot celote dojel relevanten potrošnik. Na drugačen zaključek tudi ne more vplivati, da je znak tožnika v sliki, ki ga sicer sestavlja beseda ''PANTHOL'', v posebnem grafizmu in zelene barve. Znamki strank z interesom sta namreč registrirani kot besedni znamki, kar pomeni, da se lahko uporabljata v različnih pisavah, kot na primer v obliki, ki bi bila podobna obliki znaka tožnika (tako tudi sodba Sodišča prve stopnje, T-346/2004).

Sodišče se s presojo podobnosti znakov, kot jo je opravil upravni organ v izpodbijani odločbi, strinja.

Kot je sodišče že navedlo, je pravilna ugotovitev, da dominantnega dela v primerjanih znakih ni, zato ne sprejema tožbenega stališča, da je v znamki BEPANTHOL zelo prominenten del BE, kar odločilno vpliva na to, kako bo potrošnik znak dojemal. Drži sicer navedba tožnika, da sta črki BE v znaku na prvem mestu, glede tako pozicioniranih delov pa je v praksi zastopano stališče, da bolj pritegnejo potrošnikovo pozornost. Po mnenju sodišča se je v obravnavanem primeru upravni organ utemeljeno odmaknil od tega stališča. Pojasnil je, da je učinek tega dela znaka nevtraliziran, ker predstavlja manjši del vseh črk (2), medtem ko je drugi del (PANTHOL) daljši (7 črk), ta je tudi povsem identičen in ima močno pomensko oporo. Sodišče se strinja z njegovo oceno, da iz navedenih razlogov drugi del pretehta razliko v prvem delu in odtegne potrošnikovo pozornost od zloga BE, ki sam po sebi tudi ni nič poseben. Primerjana znaka si tudi vizualno nista zamenljivo podobna, organ pa je tudi pravilno ocenil, da je črkovni sklop TH pri tej obliki primerjave (pri fonetični se organ nanj ne opira, in je zato nerelevantna tožbena navedba, da se črka H ne izgovori) element podobnosti, saj se pojavlja v obeh znakih. Prav tako zlog BE po mnenju sodišča ne bo deležen neposredne potrošnikove pozornosti, ko bo imena znakov slišal. Znaka sta sicer sestavljena iz različnega števila zlogov (treh oziroma dveh), o katerih se stranki strinjata, da so slišni vsi. Zaradi identičnosti zlogov pan-tol tudi sodišče meni, da je pravilna ugotovitev upravnega organa o fonetični podobnosti znakov kot celot, ne glede na to, da je pri znaku tožnika prvi zlog fonetično bolj poudarjen kot druga dva zloga, saj je to še vedno nezadostna razlika. Prav tako sodišče zavrača tožbeni ugovor, ki se nanaša na pomenski vidik znakov. Sodišče se s tožnikom strinja, da pomen (asociacija na pantetonsko kislino in s tem na sestavino in učinke blaga) povprečnemu potrošniku (strokovno usposobljene osebe so le en segment povprečnih potrošnikov) verjetno ni znan, vendar v besedi BEPANTHOL ne vidi dva pomenska sklopa, kot jih hoče prikazati tožnik v tožbi. Meni, da ni velike verjetnosti, da bi povprečnemu potrošniku v enoviti besedi prvi, enako veliko izpisani črki BE vzbudili asociacijo na vitamin B. Glede na že pojasnjeno mnenje, da zlog BE ni dominanten, pa v celotni besedi BEPANTHOL glede na besedo PANTHOL tudi ne more ustvariti pomensko razlikovalnega učinka.

Sodišče se tudi strinja z upravnim organom o podobnosti med znakoma PANTHOL in PATANOL. Kot je navedel tudi že upravni organ (pri presoji ugovora stranke z interesom A.), je črkovni sklop TH v slovenskem jeziku redek, kar naj bi po mnenju tožnika (predvsem) zaradi njegovega nahajanja v krajši besedi 7 črk pomenilo neobstoj vizualne podobnosti, vendar pa glede na črkovno analizo organa (ki ji sodišče v celoti pritrjuje) tudi po oceni sodišča obstoji visoka stopnja vizualne podobnosti, pri čemer pri tem vidiku presoje ni relevantno število zlogov, iz katerih so sestavljene primerjane besede. Število zlogov je relevantno pri fonetičnem vidiku, v zvezi s katerim je pravilna ugotovitev upravnega organa, da beseda PANTHOL sestoji iz dveh zlogov, beseda PATANOL pa iz treh (na kar tudi opozarja tožnik), vendar pa sta začetka in konca obeh znakov identična, razlika je le v sredinskem delu, črka -t- pa je kot nezvočnik (pri črki -t- se govorna cev popolnoma zapre in nato po določenem času sunkovito odpre – op. Slovenski pravopis, Ljubljana 2001) zelo izrazita črka pri izgovorjavi. Neutemeljeno pa je tudi tožnikovo razlogovanje o neslišni črki H v njegovem znaku, saj če je črka H neslišna, se je ne izgovori in se je torej ne more upoštevati. V zvezi s tožnikovim ugovorom o pomenski nepodobnosti znakov se sodišče sklicuje na zgoraj navedene razloge pri presoji primerjave znakov PANTHOL in BEPANTHOL, v delu, ki se nanaša na pomen primerjanih besed za povprečnega potrošnika.

Glede na povedano sodišče ne vidi razloga, da bi bilo treba oceno upravnega organa o stopnji podobnosti konkurirajočih znakov preveriti še z izvedencem, torej na podlagi posebnega strokovnega znanja, s katerim organ oziroma uradna oseba naj ne bi razpolagala, kot predlaga tožnik.

Sodišče se strinja tudi s presojo podobnosti blaga. Neupošteven je tožbeni ugovor, da bi upravni organ pri tej presoji moral upoštevati dejansko stanje na trgu oziroma dejstvo, da se pod znamko BEPANTHOL pojavljajo predvsem krema, losjon za telo in hladilna krema v pršilu, pod znamko PANTHOL pa tablete in krema, kar se odrazi na strukturi potrošnikov. Primerjava se mora nanašati na blago iz prijave oziroma iz registra, ne glede na to, katero blago se dejansko trži. Takšno primerjavo pa je opravil upravni organ in ugotovil, da se znamke popolnoma prekrivajo v obsegu prijavljenih in registriranih farmacevtskih proizvodov, podobnost pa obstaja tudi glede drugega blaga, ki ga je prijavil tožnik.

Izpodbijana odločba izhaja iz dejstva, da se promet blaga, ki ga ščiti registrirana znamka oziroma naj bi ga ščitila prijavljena znamka, opravlja v lekarnah ali specializiranih trgovinah. Zato sodišče ne upošteva navedb strank z interesom A. in C., da so nekateri produkti tudi v prosti prodaji. Po upravnosodni praksi je kraj prodaje eden od kriterijev (kot so tudi kraj proizvodnje, način proizvodnje, surovine, sestava izdelkov, namen blaga), po katerem se ugotavlja podobnost blaga. Za podobno se šteje blago, ki ima skupne lastnosti po več navedenih kriterijih. Tožnik v zvezi z režimom prodaje opozarja na manjšo možnost zmede, ker potrošnik blago dobi s posredovanjem strokovne osebe. Res je, da lahko prodaja farmacevtskih proizvodov preko strokovno usposobljene osebe omogoči registracijo tudi do določene mere podobnih znakov, vendar pa v obravnavanem primeru zaradi visoke stopnje podobnosti znakov in podobnosti blaga po več kriterijih (enaka gospodarska panoga, enak ali podoben namen, enaki potrošniki, enak način prodaje) po mnenju sodišča ne more prevesiti odločitve v korist registracije prijavljenega znaka. Ne gre namreč za specifične farmacevtske izdelke, ki bi jih potrošnik, ko izbira med različnimi proizvodi določenega klasifikacijskega razreda, izbiral z zelo visoko stopnjo pozornosti (ugotovljeno tudi ni bilo, da se izdelki prodajajo na recept), in bi bila tedaj to okoliščina, ki zmanjšuje verjetnost zmede v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, temveč gre za nedvomno manjšo stopnjo pozornosti, zaradi česar kontroliran način prodaje v zvezi z obstojem zmede sam po sebi ne more biti odločilen oziroma prevladujoč element.

Po mnenju sodišča je upravni organ pravilno ocenil, da obstaja možnost povezovanja in zamenjevanja znamk. Visoka stopnja podobnosti v znakih in blagu rezultira v verjetnosti obstoja zmede pri potrošnikih, ne glede na opisane okoliščine v zvezi z blagom, kar vse iz izpodbijane odločbe tudi izhaja.

Sodišče je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, v nadaljevanju ZUS-1), ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen in da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.

Odločitev o stroškovnem zahtevku strank postopka je sodišče sprejelo na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1.