VSL sodba V Cpg 1307/2015

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

II. Tožeča stranka mora toženi stranki povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 299,63 EUR v 15 dneh od vročitve te sodbe, v primeru zamude pa še z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bodo začeli teči s 16. dnem od vročitve te sodbe.

1Prvostopenjsko sodišče je določalo o zahtevku tožeče stranke na izbris znamka „saop“ iz registra znamk in o prepovedi uporabe znaka „saop“. Svoja zahtevka je oprlo na pododstavka b) 1. odstavka 119. člena v povezavi s pododstavkoma b) in c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1.

2Prvostopenjsko sodišče je oba zahtevka zavrnilo.

3Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da je tožeča stranka imetnica besedne znamke Evropske skupnosti „SAP“ v besedi (št. 001270693). Znamka je bila registrirana 9. 8. 1999 za blago in storitve 9., 16., 18., 25., 28. 41. in 42. razreda Nicejske klasifikacije. Tožeča stranka je tudi imetnica sestavljene znamke „SAP“ št. 002081966, ki je prav tako znamka ES. Ta znamka je bila registrirana 22. 4. 2002 za blago in storitve v istih razredih kot prej navedena znamka.

4Tožena stranka je imetnica sestavljene znamke „saop“, št. 201071534. Registrirana je bila 11. 4. 2013 za blago in storitve iz 9., 16., 41. in 42. razreda Nicejske klasifikacije.

5V Sloveniji predstavlja tožečo stranko SAP d.o.o. Zadnja ima preko 15.000 uporabnikov in 120 strank (prvostopenjska sodba, r. št. 12).

6Prvostopenjsko sodišče je presodilo, da obstaja bodisi velika podobnost, bodisi enakost blaga in storitev, za katere je bila registrirana znamka „saop“ z blagom in storitvami, za katere sta registrirani obe znamki „SAP“ (prvostopenjska sodba, r. št. 23). Izjemo je napravilo le za nekatere vrste blaga in storitev, na primer za računalniške pripomočke (prvostopenjska sodba, r. št. 20).

7Prvostopenjska sodba je v okviru preizkusa, ali obstaja podobnost blaga ali storitev še preizkusila, kolikšen je razlikovalni učinek. Odločila, je, da znamki tožeče stranke sicer imata določen razlikovalni učinek, ki pa v Sloveniji ni močan. Tožeča stranka bi sicer lahko podkrepila svoje trditve o nasprotnem z ustreznimi dokazi, vendar tega ni storila (prvostopenjska sodba, r. št. 26).

8V okviru preizkusa glede podobnosti znamk je prvostopenjsko sodišče opravilo preizkus ene in druge znamke tožeče stranke z znamko tožene stranke. Najprej je ugotovilo, kakšne so vse tri znamke: besedna znamka ES št. 00127063 „SAP“, sestavljena znamka ES „SAP“ št. 002081966 in nacionalna (slovenska) znamka tožene stranke št. 201075134 „saop“, ki je sestavljena znamka (prvostopenjska sodba, r. št. 31).

9Glede besedne znamke „SAP“ je ugotovilo, da je sestavljena iz treh črk „S“, „A“ in „P“. Sestavljena znamka „SAP“ je takšna:

10Besedni del znamke SAP je sestavljen iz velikih tiskanih črk, ki so bele barve in odebeljene. Črke se dotikajo druga druge. Nahajajo se na črni osenčeni podlagi. Ta podlaga je takšna, da ustreza pravokotniku, katerega ena (ožja) stranica ni pravokotna, temveč je poševno prerezana. Zaradi nasprotja med belimi, povezanimi črkami „S“, „A“ in „P“ in črno podlago povzroči, da izstopa besedni del. Slikovni del je manj izrazit.

11Sestavljena znamka „saop“ je videti takšna:

12Besedni del predstavlja zapis „saop“ v malih tiskanih črkah. Besedilo je stilizirano in v bledo sivi barvi, z odebeljenim poševnim tiskom. Pred njim je slikovni element (lik). Gre za elipso, prelivajoče se intenzivne modre barve s tremi vzporednimi belimi črtami čez sredino. Slikovni del je pred besednim delom, je višji od besednega dela, njegova barva je močnejša od barve besednega dela. Besedni del v primerjavi s figurativnim ne ustvarja kontrasta, saj ima bledo sive črke na beli podlagi.

13Ko je primerjalo obe sestavljeni znamki, je prvostopenjsko sodišče odločilo, da med obema ni nobene podobnosti glede samega vidnega dela ene in druge znamke (prvostopenjska sodba, str. 15). Zanikalo je tudi obstoj slikovne podobnosti besednega dela obeh znamk (prvostopenjska sodba, prav tam). Črke znamke „SAP“ so kontrastne, ker so bele na črni podlagi, prostorsko povezane (se dotikajo) in velike tiskane. Črke znamke „saop“ so male tiskane v poševnem odebeljenem tisku, brez kontrasta v razmerju do ozadja in tudi brez njega, poleg tega pa tudi v drugi barvi (prvostopenjska sodba, str. 15).

14Prvostopenjsko sodišče ni ugotovilo niti zvočne (slišne) podobnosti med obema znamkama (prvostopenjska sodba, str. 15 in 16). Menilo je, da je v kratkih črkovnih zvezah pomembna vsaka črka. Znak „sap“ je enozložen, znak „saop“ je dvozložen. Sicer sta obema znamkama skupna dva soglasnika nezvočnika, toda tadva glasova sta manj slišna glasova. Skupen je le en samoglasnik (in sicer „a“), drugi („o“) pa ne. Dodatna črka „o“ v besednem delu znamke tožene stranke je po njegovi presoji razlikovalna. Poleg tega se (zgolj besedna) znamka SAP in sestavljena znamka razlikujeta, ne glede na vrsto pisave, ki se jo uporabi za besedno znamko „SAP“. Razlikujeta se tudi zato, ker je pred besedo „saop“ slikovni sestavni del, ta je pred besednim delom in izrazitejše barve, ter kontrasten. Poleg tega je v besedi „saop“ še dodatna črka „o“ (prvostopenjska sodba, r. št. 31 na str. 16), kot je že bilo obrazloženo maloprej.

15Ker sta znaka „SAP“ in „saop“ fantazijska, je prvostopenjsko sodišče zanikalo pomensko podobnost znakov.

16Glede stopnje pozornosti je prvostopenjsko sodišče odločilo, da povprečni uporabnik razume znamko kot celoto in je ne razčlenjuje. Upoštevana javnost za presojo verjetnosti zmede je sestavljena iz uporabnikov, ki lahko uporabljajo blago in storitve. Blago in storitve, za katere so bile registrirane vse tri znamke, so iz področja informacijske tehnologije. Porabnike je mogoče razdeliti v dve skupini: v strokovno (ožjo) javnost in splošno javnost. Že Sodišče EU je odločilo, da podjetja programske opreme ne kupujejo dnevno in so zato odgovorne osebe za nakup nove programske opreme zelo pozorne pri primerjavi blaga in storitev različnih ponudnikov (prvostopenjska sodba, r. št. 35). Isto po presoji prvostopenjskega sodišča velja tudi za povprečnega porabnika. Povprečni uporabnik ne kupuje blaga ali naroča storitev s področja informacijske tehnologije vsak dan. Zato je bistveno bolj preudaren in pozoren kot pri vsakodnevnih dobrinah (prvostopenjska sodba, r. št. 35).

17V okviru presoje obstoja verjetnosti zamenjave (verjetnosti zmede) je prvostopenjsko sodišče preizkusilo način prodaje blaga in opravljanja storitev obeh strank (prvostopenjska sodba, r. št. 36 in nasl.). Tožena stranka je trdila, da povprečni porabnik blago in storitve kupuje zlasti na spletu in preko računalnika. Tožeča stranka tega ni prerekala. Glede tega, na kakšen način se dajejo v promet z znamkami označene blago in storitve, ni dala nobenih lastnih trditev (prvostopenjska sodba, r. št. 40). Prvostopenjsko sodišče je potem to trditev vzelo kot ugotovljeno (prvostopenjska sodba, r. št. 41). Ker povprečni porabnik kupuje torej predvsem s pomočjo medmrežja, se povprečni porabnik seznani s celotnim videzom znake tožene stranke. Povprečni porabnik v obeh podskupinah (splošna javnost, strokovna javnost) je pri nakupu zelo preudaren, saj blaga in storitev ne kupuje vsakodnevno. Poleg tega lahko primerja in shranjuje spletne strani, vzporedno odpira okna na medmrežju in s tem neposredno primerja različne ponudbe in s tem znamke. Neposredna primerjava različnih znamk je ne le mogoča, temveč zelo pogosta (prvostopenjska sodba, r. št. 41). Ne glede na to, da obstaja določen, vendar ne močan razlikovalni učinek znamk tožeče stranke, to ne poveča verjetnosti zmede v javnosti (prvostopenjska sodba, r. št. 41).

18Končno je prvostopenjska sodba še zanikala, da bi bili znamki tožeče stranke ugledni znamki v smislu črke c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Tako je odločilo zato, ker tožeča stranka (velikega) ugleda ni dokazala (prvostopenjska sodba, r. št. 45).

19Pritožba navaja, da je prvostopenjsko sodišče storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka s tem, da ni navedlo razlogov o tem, da je Urad za harmonizacijo na notranjem trgu (angl. „OHIM“) pri odločanju o vsebinsko enaki zadevi med istima strankama napravil drugačne sklepe kot prvostopenjsko sodišče.

20Nepravilno naj bi bilo mnenje prvostopenjskega sodišča o enakovrednosti besednega in slikovnega dela izpodbijane znamke. Pomembnejši naj bi bil besedni del. Tako naj bi odločilo sodišče prve stopnje v zadevi z opr. št. T 40/03 „Murua Entrena/UUNT“ v r. št. 56 in v zadevi z opr. št. T 332/04, Sebiran/UUNT „El Coto de Rioja“. Dodatna napaka naj bi bila storjena pri presoji, ali bi povprečni porabnik lahko zmotno povezoval znamki, če bi bili zapisani z enako pisavo. Temelj te napake je v tem, da je prvostopenjsko sodišče kot temelj za svojo odločitev vzelo domnevo enakovrednosti besednega in figurativnega dela izpodbijane znamke. Odločitev prvostopenjskega sodišča naj bi bila nepravilno oprta na stališča VS RS iz odločb opr. št. X Ips 221/2012 in X Ips 252/2013. Tidve odločbi naj bi bili izdani v bistveno drugačnih zadevah kot je bila predložena. Prvostopenjsko sodišče naj bi ravnalo v nasprotju z ustaljeno prakso slovenskih sodišč, ker je izpodbijano znamko najprej primerjalo s predhodno slikovno znamko, podredno pa s predhodno znamko v besedi in ne obratno.

21Prvostopenjsko sodišče naj bi zmotno ugotovilo dejansko stanje zato, ker je navedbo glede blaga „računalniški pripomočki“ v razredu 16 Nicejske klasifikacije napačno interpretiralo, kot da gre za računalniške miške, tipkovnice in podobno. Ti izdelki sodijo v razred 9 in ne v razred 16. Zaradi tega naj bi napravilo napačen sklep, da naj bi med obema vrstama blaga ne bilo podobnosti. Podobno napako naj bi bilo storilo v zvezi s storitvami izobraževanja v razredu 41. Dejansko stanje naj bi bilo zmotno in nepopolno ugotovljeno tudi zato, ker je prvostopenjsko sodišče nepravilno opredelilo povprečnega porabnika. Tožeča stranka je trdila, da spadajo povprečni porabniki pretežno k splošni javnosti, zgolj v manjšem delu pa gre za strokovnjake za posamezno blago in storitve. Če je skupina povprečnih porabnikov sestavljena iz nestrokovnih porabnikov (splošne javnosti in strokovnih porabnikov (strokovne javnosti), potem se upošteva tisto skupino, ki ima najnižjo stopnjo pozornosti.

22Presoja verjetnosti zmede s strani sodišča naj bi bila napačna tudi zato, ker je temeljila na tisti predpostavki, ki jo je sodišče šele izpeljalo: namreč, da bo povprečni uporabnik vedel, da obstajata dve znamki in da ju bo na spletu lahko primerjal. Nepravilno naj bi sodišče uporabilo tudi pododstavek b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 zato, ker je verjetnost zmede v javnosti nepravilno obravnavalo kot tretji in samostojen pogoj za izbris znamke po po b) 1. odstavka 119. člena ZIL-1 v zvezi s 44. členom ZIL-1.

23Pritožba graja tudi presojo prvostopenjskega sodišča, da naj bi znamka tožeče stranke (SAP) ne imela močnega razlikovalnega učinka, in navaja dokaze glede nasprotnega. Meni, da je na visok tržni delež tožeče stranke mogoče sklepati iz dokazov, da so stranke tožeče stranke velika podjetja, kot na primer Telekom d. d., Lek d. d., Gorenje d. d. in Istrabenz d. d. Z izrazom „določen razlikovalni značaj“ naj bi prvostopenjsko sodišče vneslo v izpodbijano sodbo nejasnost, zaradi česar se naj bi sodbe ne dalo preizkusiti.

24V odgovoru na pritožbo je tožena stranka konkretno odgovorila na vse pritožbene očitke tožeče stranke. Navaja, da slovenska sodišča na odločbe Urada za harmonizacijo na notranjem trgu niso vezane. Opozarja na to, da se odločba evropskega sodišča prve stopnje, opr. št. T 40/03 nanaša zgolj na področje vinarstva. Pojasnjuje tudi, da je bilo oprtje prvostopenjske sodbe na odločbi VS RS opr. št. X Ips 221/2012 in X Ips 252/2013 pravilno in podaja svoje razmisleke, zakaj je bilo tako. Opozarja na to, da je tožena stranka trdila, da se programska oprema prodaja predvsem preko medmrežja in na posledice takšne trditve in ugotovitve. Tožena stranka je zahtevala povrnitev stroškov odgovora na pritožbo.

25Pritožba ni utemeljena. Pritožbeno sodišče jo je zavrnilo, prvostopenjsko sodbo pa potrdilo na temelju 353. člena ZPP.

26Tožeča stranka je s tožbo zahtevala izbris znamke „saop“ iz registra znamk pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 201071534 za vse izdelke in storitve, za katerega je bila ta znamka registrirana in pa prepoved uporabo znaka „saop“. Sama je imetnica dveh starejših znamk ES.

27Pravni temelj za zahtevke takšne vrste je v pododstavkih b) 1. odstavka 119. člena v povezavi s pododstavkoma b) in c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1.

28Pritožba ne izpodbija ugotovitev prvostopenjske sodbe, za katere razrede blaga in storitev so registrirane posamezne znamke (prvostopenjska sodba, r. št. 10). Prav tako ne izpodbija opisa znamk, ki se v prvostopenjski sodbi nahaja zlasti v r. št. 31. Na takšna ugotovljena dejstva in ostala, kolikor niso povzeta v tej sodbi, se pritožbeno sodišče zato sklicuje.

29Pritožba prav tako v ničemer ne izpodbija presoje sodišča, da so blago in storitve, za katere je registrriana znamka „saop“ v največji meri podobne ali enake blagu in storitvam, za katere sta registrirani obe znamki „SAP“. To velja za razrede 9, 16, 41 in 42. Pritožba izpodbija presojo prvostopenjskega sodišča le v delu, v katerem zanika podobnost ali enakost.

30Prvostopenjska sodba je jasno razlikovala med odločitvijo na temelju pododstavka b) in c) 1. odstavka 44. člena v povezavi s pododstavkom b) 1. odstavka 119. člena ZIL-1. Različnima pravnima temeljema je prilagodilo formalno členitev svoje odločitve. Tega razlikovanja se drži tudi pritožba. Pritožbeno sodišče bo svoje razloge za odločitev, kolikor se nanašajo na en ali drug pravni temelj, podalo v dveh ločenih delih. Označena bosta z A in B. V delu C je odločitev o stroških postopka.

A. ZAHTEVEK NA TEMELJU PODODSTAVKA A) 1. ODSTAVKA 44. ČLENA ZIL-1

I. KRŠITEV DOLOČB PRAVDNEGA POSTOPKA

31Pritožbeno sodišče bo najprej odločilo o očitku, da je prvostopenjsko sodišče bistveno kršilo določbe procesnega prava, ker ni ni navedlo, da je Urad za harmonizacijo na notranjem trgu pri odločanju o vsebinsko enaki zadevi med istima strankama zavrnilo registracijo znamke „saop“.

32Slovenska sodišča odločajo na temelju ustave in zakonov (2. stavek 125. člena Ustave). Na odločbe upravnih organov niso vezana, razen kolikor določa kakšen zakon drugače. Takšna izjema je na primer predvidena v 1. odstavku 13. člena ZPP, vendar pa ta izjema v tej zadevi ni uporabna.

33Za odločanje o podelitvi znamke po slovenskem nacionalnem pravu sta pristojna izključno slovenska uprava in v primeru spora še slovensko sodstvo. Urad za harmonizacijo na notranjem trgu je upravni organ EU. Odloča o registraciji znamke po pravu EU. Njegove odločitve za slovensko sodišče, ko odloča o znamki po slovenskem nacionalnem pravu, nimajo nikakršnega pomena. Nanje torej katerokoli slovensko sodišče ni vezano. Prvostopenjsko sodišče ni kršilo določb pravdnega postopka, ker v procesnem smislu nepomembnega dejstva, to je odločbe Urada za harmonizacijo na notranjem trgu, ni navedlo v svoji obrazložitvi. Je pa prvostopenjsko sodišče tudi sicer svojo odločitev obširno in natančno utemeljilo, tako da je tudi očitek neobrazloženosti odločitve prvo­sto­penj­skega sodišča očitno prazen.

II. OSTALE OČITANE KRŠITVE

34Imetnik starejše znamke lahko zahteva varstvo zoper znak, ki je enak ali podoben starejši znamki, če so blago ali storitve enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti (pododstavek b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1.

a) Podobnost znakov

35Starejšo znamko se torej varuje, če ji je novejši znak enak ali podoben. Prvostopenjsko sodišče je podobnost zanikalo. Že prvostopenjsko sodišče je navedlo, da je besedni del praviloma prevladujoč (prvostopenjska sodba, r. št. 31). Pravilno pa je presodilo, da to pravilo v tej zadevi ne velja. V sestavljeni znamki „saop“ sta po njegovem mnenju slikovni in besedni del enakovredna (prvostopenjska sodba, r. št. 31, str. 14 povsem spodaj). Pritožbeno sodišče razlogom pritrjuje. Slikovni del znamke „saop“ je bolj viden in bolj izrazit kot besedni del, ker stoji pred besednim delom, je višji od njega in ima močnejšo barvo od besednega dela. Slikovni del je namreč v razmeroma močni modri barvi, besedni del je svetlo siv. Slikovni del je bolj izrazit kot besedni del; zadnji je nevpadljiv. Pritožbeno sodišče vsem tem razmislekom prvostopenjskega sodišča pritrjuje. Po prvostopenjskem sodišču opravljen preizkus je bil natančen in pravilen. Pri znamki „saop“ sta oba dela enakovredna.

36Pritožba se v prid svoji trditvi, da naj bi bil besedni del sestavljene znamke pomembnejši, kot slikovni del, ker naj bi imel večji razlikovalni učinek, sklicuje na dve odločbi Sodišča prve stopnje (opr. št. T 40/03 „Murua Entrena/UUNT“ v r. št. 56 in v zadevi z opr. št. T 332/04, Sebiran/UUNT „El Coto de Rioja“). Takšno sklicevanje je zavajajoče. V zadevi z opr. št. T 40/03 je v r. št. 56 Sodišče prve stopnje jasno presodilo, da so porabniki „navajeni prepoznati in določiti vino glede na besedni element“ (v znamki). Tudi zadeva z opr. št. T 332/04 se je nanašala na znamko za označevanje vina in se je v r. št. 38 izrecno sklicevala na prej navedeno sodbo. Pri tem pa sicer ni pozabila citirati že takrat obstoječe, in do sedaj nespremenjene sodne prakse, da je pomemben celotni vtis (glej r. št. 31, gl. tudi r. št. 32 in 33). Izjema je bila torej napravljena, kolikor sploh, le za vina. Tega blaga pa tožeča stranka ne daje v promet.

37Prvostopenjska sodba se tudi ni nepravilno sklicevala na sodno prakso VS RS. Odločba VS RS, opr. št. X Ips 252/2013 potrjuje prav stališče prvostopenjskega sodišča, da slikovni del ni nujno manj pomemben od besednega (glej r. št. 12 in 13 v navedeni odločbi). Z velikostjo slikovnega dela sestavljenega znaka se sploh ne ukvarja, in je celo niti ne omenja. Odločba opr. št. VS RS X Ips 221/2012 zastopa stališče, da je lahko dodatna beseda sicer takšna, da ima šibek razlikovalni učinek, zaradi položaja v znaku ali zaradi svoje velikosti vendarle pripelje do tega, da se nova znamka razlikuje od stare (glej r. št. 9 in zlasti 11). Na to misel, smiselno prilagojeno drugačnemu dejanskemu stanju, se je mogoče opreti tudi v tej zadevi.

38Očitek prvostopenjskemu sodišču, da je ravnalo z nasprotju z ustaljeno prakso slovenskih sodišč, ker ni izpodbijane znamke najprej primerjalo s predhodno besedno znamko, temveč jo je najprej primerjalo s predhodno slikovno znamko, je očitno neutemeljen. Takšne sodne prakse pritožbeno sodišče ne pozna in je tudi pritožba ne navaja. Celo če bi prvostopenjsko sodišče ravnalo v nasprotju z ustaljeno sodno prakso, bi to zgolj pomenilo drugačen vrstni red preizkusa, kar pa samo po sebi še ne pomeni, da je izid preizkusa nepravilen. Odločilno je zgolj, da je prvostopenjsko sodišče opravilo obe primerjavi in da sta pravilni.

39Pritožbeno sodišče je opravilo preizkus glede pravilne uporabe materialnega prava še po uradni dolžnosti. Kršitev ni našlo. Prvostopenjsko sodišče je pravilno presodilo, da se znamka „saop“ razlikuje od obeh znamk “SAP“. Razlogom prvostopenjskega sodišča se pritožbeno sodišče pridružuje in se na njih sklicuje. Niti pri primerjavi sestavljene znamke „SAP“ z znamko „saop“ niti pri primerjavi besedne znamke „SAP“ ni takšne podobnosti, zaradi katere bi tožeča stranka lahko uspela s svojima zahtevkoma.

b) Podobnost blaga in storitev

40V veliki meri je utemeljena pritožba, kolikor se nanaša na nekatere vrste blaga in storitev v razredih 16 in 41, za katere je registrirana znamka tožene stranke. Za njih je prvostopenjsko sodišče zanikalo podobnost v primerjavi z blagom in storitvami, za katere sta registrirani znamk tožeče stranke.

41Utemeljena je tako pritožba, kolikor se nanaša na podobnost dela blaga, za katerega je registrirana znamka tožene stranke in znamka tožeče stranke v razredu 16. Znamka „saop“ je registrirana tudi za „računalniške pripomočke“ v razredu 16 Nicejske klasifikacije. Tožeča stranka ima prav, da so računalniški pripomočki lahko tudi v tem razredu, npr. črnilni trakovi za računalniške tiskalnike, papirni trakovi in kartice za zapisovanje računalniških programov. Torej je tudi v tem delu razreda 16 Nicejske klasifikacije podana podobnost med izdelki, za katere so registrirane vse tri znamke.

42Pritožba je nadalje utemeljena, kolikor se nanaša na podobnost dela dejavnosti v razredu 41. V resnici registrirana storitev izobraževanja vključuje tudi usposabljanje, in se torej nanaša tudi na usposabljanje v zvezi s programiranjem, oblikovanjem, razvojem, uporabo in uvedbo računalniških programov itn. Tudi glede tega dela storitev je torej podana podobnost med storitvami, za katere sta registrirani obe znamki. Ne glede na to pa je pravilno sklepanje prvostopenjskega sodišča, da je znamka „saop“ registrirana tudi za izobraževanje in pouk na področjih, ki nimajo ničesar skupnega z računalniško tehnologijo. V tem delu je pritožba neutemeljena.

43Pač pa pritožba nima prav, da naj bi bila storitev izvajanja tečajev in seminarjev s področja poslovanja, za katera je registrirana znamka „saop“ (razred 41 Nicejske klasifikacije) podobno dejavnosti „usposabljanje v zvezi z „elektronsko obdelavo podatkov“, za katero je registrirana znamka tožeče stranke. Računalniška tehnologija se sicer sedaj lahko uporablja že na številnih področjih, ne pa na vseh. Možnost uporabe programske opreme še ne pomeni, da se pri izobraževanju vselej tudi izkoristi in tudi ne obstaja na vseh področjih. Med obojim je torej treba napraviti razliko. Izobraževanje s področja poslovanja, poslovnega upravljanja in računovodstva torej ni nujno hkrati tudi usposabljanje v zvezi z elektronsko obdelavo podatkov.

44Ne glede na to, da je pritožba v tem delu v veliki meri utemeljena, to nima nikakršnega vpliva na pravilnost odločitve prvostopenjskega sodišča. Prvostopenjsko sodišče je namreč tako ali tako odločilo, da so

„blago in storitve, za katere sta registrirani znamki tožeče stranke zelo podobne, v določenih primerih celo enake kot blago in storitve zanke tožene stranke. Tega zaključka ne omaje določeno dodatno blago in storitve znamke tožene stranke … „ pri katerih je prvostopenjsko sodišče ugotovilo razlike (prvostopenjska sodba, r. št. 23; stavek je zaključilo pritožbeno sodišče).

Tožeča stranka s svojim tožbenim zahtevkom ni bila uspešna iz povsem drugega razloga, s katerim pa se pritožbeno sodišče strinja: ker ni dovolj podobnosti med znakom „saop“ in znakoma „SAP“.

c) Verjetnost zmede (zamenjave)

45Prvostopenjsko sodišče je zanikalo verjetnost zmede v javnosti. Pritožbeno sodišče se s to presojo strinja. Dodaja pa, da je sam izraz „zmeda“ v pododstavku b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 slabo izbran. Kot predloga za nastanek slovenskega prevoda direktive sta prišla v poštev predvsem angleško in francosko besedilo. Oba uporabljata izraz „confusion“. Ta beseda ima v obeh jezikih (angleškemu(1) in francoskemu(2)) vsaj dva, med seboj povsem različna pomena. Pomeni lahko „zmešnjavo, zmedo“ ali pa „zamenjavo“; v francoščini je na primer za prvi pomen sopomenka desordre, za drugi pa erreur. Nemško besedilo uporablja drugačen izraz, namreč „Verwechslungsgefahr“, kar pomeni: nevarnost zamenjave. Prav ta izraz je natančen. Starejše znamke se namreč varujejo zato, da ne bi prišlo do zamenjave z novejšo znamko, ne pa zaradi tega, ker bi lahko povzročale zmedo. Za to iz samega besedila ZIL-1 ali direktive niti ni jasno, na kaj se bi lahko nanašala.

46Nevarnost zmede je treba presojati ob upoštevanju vseh okoliščin primera. Pri presoji je treba upoštevati vzajemno učinkovanje med stopnjo podobnosti znamk, stopnjo podobnosti blaga in storitev in razlikovalnim učinkom starejše znamke. To na primer pomeni, da večji ko je na primer razlikovalni učinek starejše znamke, bolj se mora nova znamka razlikovati od stare. Pri presoji podobnosti znamk je odločilen celotni vtis na povprečnega porabnika. Tega je potrebno določiti glede na vrsto blaga ali storitev.

47V okviru preizkusa, ali obstaja nevarnost zamenjave („zmede“), je prvostopenjsko sodišče pravilno odločilo, da takšne nevarnosti ni. Prvostopenjsko sodišče je, v nasprotju s pritožbenimi navedbami, pravilno odločilo, kdo je povprečni porabnik. Videlo ga je tako v zasebnih (nepoklicnih in nepridobitno usmerjenih) uporabnikih in v strokovnih uporabnikih. Sklicevalo se je na odločbo Sodišča Evropske unije, opr. št. T-394/10 v r. št. 35 zato, da je tudi s pomočjo te odločbe utemeljilo svoje stališče, da strokovni uporabniki ne naročajo programske opreme vsakodnevno. Za njih pomeni programska oprema znatno naložbo in kasneje pomembno delovno orodje za določene zaposlene podjetja. Odgovorne osebe so zato zelo pozorne pri primerjavi blaga in storitev različnih ponudnikov. Isto naj bi veljalo tudi za dopolnilne storitve in blago. Prvostopenjsko sodišče je potem dodalo (v r. št. 35, zadnji odstavek na str. 17), da to „v veliki meri drži tudi za povprečnega potrošnika iz kroga splošne javnosti“, ki je zato pri „nakupu blaga in storitev s področja informacijske tehnologije bistveno bolj preudaren in pozoren kot pri vsakodnevnih dobrinah“. Nikakor pa prvostopenjsko sodišče ni menilo, da so strokovni uporabniki prevladujoča skupina uporabnikov, kot očita pritožba.

48Pritožbeno sodišče se sicer strinja s pritožbenim mnenjem, da se v zvezi z nevarnostjo zamenjave upošteva kot odločilna tista skupina uporabnikov, ki je manj pozorna. Vendar pa to še zdaleč ne pomeni, da bo povprečni zasebni (nepoklicni) uporabnik ravnal enako malo pozorno, kot pri nakupu vsakodnevnih dobrin ali pri naročanju vsakodnevnih storitev. Da ne bo ravnal tako, je prepričljivo utemeljilo že prvostopenjsko sodišče. Temu tudi pritožbeno sodišče nima več kaj dodati.

49Drugače kot meni pritožba, prvostopenjsko sodišče ni kar predpostavljalo, da bo povprečni porabnik vedel, da obstajata dve znamki in ju bo na spletu lahko primerjal. Nevarnost zamenjave se tako ali tako presoja pri vseh znamkah enako, in sicer predvsem, ali obstaja nevarnost zamenjave pri porabniku, ki ne ve, da obstajata dve različni znamki. Porabnik, ki ve, da obstajata dve različni znamki, namreč ni toliko izpostavljen nevarnosti, da bo eno znamko zamenjal za drugo. Prav medmrežje ponuja tehnične možnosti, da se lahko porabnik, ki ne ve za obstoj dveh znamk, lažje izogne nevarnosti zamenjave.

50Prvostopenjsko sodišče je namreč kot ustaljeno prodajno pot upoštevalo, da se programska oprema in z njo povezano blago in storitve naročajo predvsem po medmrežju (spletu). Takšna trditev je bila ostala namreč tudi neprerekana (prvostopenjska sodba, r. št. 41). Da bo pri naročanju preko spleta pomemben tudi slikovni del in da bo povprečni uporabnik razmeroma pozoren, tudi če ne bo del strokovne javnosti, je presodilo že prvostopenjsko sodišče. V tem kontekstu je prvostopenjsko sodišče omenilo možnost primerjave znamk s pomočjo hkratne uporabe in vpogleda v vsebino vsaj dveh oken. Pogosta naj bi bila neposredna primerjave različnih znamk na ta način, je prav tako presodilo že prvostopenjsko sodišče. Prvostopenjsko sodišče je torej zgolj sklepalo, da je mogoče hkratno odpiranje dveh oken, in ne, da bo povprečni uporabnik vedel, da obstajata vsaj dve znamki. Z vsemi temi razmisleki se pritožbeno sodišče strinja, saj so materialnopravno pravilni.

51Neutemeljena je pritožba tudi, kolikor se nanaša na domnevno pravno nepravilno stališče prvostopenjskega sodišča, da je verjetnost zmede v javnosti tretja in samostojna predpostavka za uspeh zahtevkov tožeče stranke. Najprej je neutemeljena zato, ker je verjetnost zamenjave („zmede“) v resnici samostojna predpostavka. Tako je mogoče vsaj razumeti besedilo pododstavka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Prvostopenjsko sodišče je svoje pravno mnenje o pravilni vsebini pododstavka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 podalo tako, da je smiselno, vendar pa tudi pravilno povzelo vsebino te določbe. Poleg tega iz same pritožbe (str. 11, pod IX) sploh ni jasno, kaj pravzaprav v resnici moti tožečo stranko v pravnem stališču iz r. št. 14 prvostopenjske sodbe.

52Prvostopenjsko sodišče je v r. št. 26 in 45 odločilo, da znamki tožeče stranke ne uživata velikega ugleda in da tudi nista ugledni znamki (v smislu pododstavka c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Utemeljilo je to s tem, da tožeča stranka velikega ugleda ni dokazala.

53Prvostopenjsko sodišče si je povsem v skladu z ustaljenimi stališči v sodni praksi in v literaturi opredelilo pojem ugledne znamke tako, da je to znamka, ki je poznana znatnemu delu zadevne javnosti, to pa so povprečni porabniki blaga in storitev. Glede opredelitve ugledne znamke je tudi navedlo odločbo SEU, opr. št. T-93/06 kot tisto, ki je opredelila pojem ugledne znamke. Za presojo, da znamki „SAP“ v imetništvu tožeče stranke nista takšni znamki, je bilo končno odločilno, da tožeča stranka ni postavila določnih trditev, in tudi ne dokazov (glej na navedenem mestu). Dokaz, da je znamka ugledna, bi moral temeljiti na raziskavi javnega mnenja ali pa na podatkih o tržnem deležu. Tudi to je povsem v skladu s sodno prakso in literaturo. Nič od tega ni tožeča stranka predlagala in tega tudi v pritožbi ne zanika.

54Ugledna znamka (v smislu pododstavka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1) je znamka, katere razlikovalni učinek je posebej močan. Preizkus glede obstoja in velikosti razlikovalnega učinka določene znamke je potrebno opraviti tudi v zvezi z znamkami, ki niso ugledne. Opraviti ga je treba torej tudi v zvezi z znamkami, zoper katere se zahteva varstvo na temelju pododstavka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Oba preizkusa sta torej vsebinsko ozko povezana.

55Za presojo večjega ali manjšega razlikovalnega učinka znamke, in seveda preizkusa, ali ne gre nemara za ugledno znamko, je odločilno ozemlje Republike Slovenije. Le na tem ozemlju namreč uživa znamka „saop“ kot t. i. nacionalna znamka sploh pravno varstvo. Kakšen je razlikovalni učinek znamk „SAP“ v inozemstvu, je torej za odločitev v tej zadevi nepomembno.

56Prvostopenjsko sodišče je sklepalo, da imata znamki tožeče stranke določen razlikovalni učinek, ne pa tudi močnega. Takšen sklep je prvostopenjsko sodišče lahko napravilo na temelju trditev tožeče stranke o številu strank in vrsti strank. Sklep je pravilen: tožeča stranka je navedla, da število strank v Republiki Sloveniji presega 15.000, kar pa ni posebej veliko in za obstoj velikega razlikovalnega učinka samo po sebi ne zadošča. Za primerjavo se lahko na primer navede znamka „Microsoft“ ali pa „Coca cola“, pri kateri je število uporabnikov ali vsaj stopnja poznavanja v Republiki Sloveniji povsem drugačna, in sicer bistveno višja. Iz podatka, da uporabljajo nekatera večja podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji programsko opremo tožeče stranke, pa tako ali tako ni mogoče sklepati, da bi bili znamki poznani širokemu krogu uporabnikov. Sklepati bi bilo mogoče kvečjemu, da sta dobro poznani strokovnim uporabnikom, in še celo ta sklep bi bil kvečjemu mogoč, ne pa tudi nujen.

57Pritožbeno sodišče je brez težav prepoznalo razloge, zaradi katerih je prvostopenjsko sodišče v svoji obrazložitvi znamkama v imetništvu tožeče stranke pripisalo „določen razlikovalni značaj“, kar pritožba graja. Očitno je namreč s tem želelo poudariti, da znamki nista povsem nepoznani (prvostopenjska sodba, r. št. 26) in je to tudi utemeljilo. Hkrati pa je razlikovalni učinek omejilo navzgor: ta učinek ni močan (glej na navedenem mestu). Nobene takšne nejasnosti ni v prvostopenjski sodbi, da bi bila zaradi tega odločitev prvostopenjskega sodišča nepravilna ali nepreizkušena.

58Pritožbeno sodišče je tudi v tem delu opravilo preizkus glede pravilne uporabe materialnega prava po uradni dolžnosti. Kršitev ni našlo.

B. ZAHTEVEK NA TEMELJU PODODSTAVKA C) 1. ODSTAVKA 44. ČLENA ZIL-1

59Zahtevek na izbris znamke iz registra in na prepoved uporabe znaka se lahko uveljavlja tudi na temelju pododstavka c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Predpostavka za uveljavljanje teh zahtevkov je, da sta si nova in stara znamka enaka ali podobna. Že v zvezi z zahtevkom na temelju pododstavka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 je bilo obrazloženo, da si oba znaka, „SAP“ in „saop“ nista podobna. Že zato zahtevek tožeče stranke na temelju pododstavka c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni utemeljen. Vendar pa to ni edini razlog, zaradi katerega zahtevka tožeče stranke nista utemeljena niti na tem pravnem temelju.

60Zahtevek na izbris znamke iz registra in na prepoved uporabe znaka se po pododstavku c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 lahko uveljavlja tudi zoper tisti znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, in ne glede na blago in storitve, vendar le, če gre za ugledno znamko. S tem je bila napravljena daljnosežna izjema od pravila, da se starejša znamka varuje le v zvezi s tistim blagom in storitvami, za katere je registrirana, ali vsaj v zvezi s podobnim blagom in storitvami. Nadaljnje predpostavke za varovanje ugledne znamke so, da bi uporaba novejšega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali da bi nakazovala povezanost med blagom in storitvami in imetnikom prejšnje znamke in bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke.

61Izjema, kot jo uveljavlja pododstavek c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 temelji na členu 4 odstavek 3 in 4 Direktive 89/104/EGS. Direktiva se v angleškem, nemškem, francoskem in slovenskem besedilu jasno nanaša izključno na znamko, ki „uživa ugled“. Navedek je dobeseden in je vzet iz slovenskega besedila direktive. Le takšna znamka in pa znana znamka (v smislu pododstavka d) 1. odstavka 44. člena ZIL-1) uživata varstvo, ki se nanaša tudi na nepodobno blago in storitve novejše znamke.

62Besedilo pododstavka c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 je izredno zapleteno, vsekakor bistveno bolj kot besedilo direktive, ki mu je bila vzor. Predvsem pa se zdi, kot da skuša varovati poljubno starejšo znamko tudi zoper novejšo znamko, če bi uporaba znaka novejše znamke nakazovala povezanost med blagom in storitvami in imetnikom starejše znamke in bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke. Tako si jo, zdi se, razlaga tudi pritožba, ki očita prvostopenjski sodbi, da se ni ukvarjala z drugim alternativnim pogojem po točki c), to je, z verjetnostjo nakazovanja „povezanosti med blagom ali storitvami izpodbijane znamke in tožečo stranko ter možnost(jo) škodovanja njenim interesom“ (pritožba, str. 12 spodaj). Takšna razlaga pa ne bi bila pravilna iz vrste razlogov.

63Sodišče si mora v okviru dopustnih metod razlage razlagati norme tako, da vsebinsko ustrezajo evropskemu pravu, ki je bil predloga za nastanek nacionalnega prava. Takšna razlaga pa je lahko samo ena: da se s pododstavkom c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 varuje zgolj ugledne znamke. Obstoj ugledne znamke je predpostavka za kakršnokoli uporabo te določbe.

64Drugi razlog je v samem besedilu 44. in 47. člena ZIL-1, kolikor se nanašata na ugledne znamke. 47. člen ZIL-1 se sicer nanaša na pravice do uporabe z znamko zavarovanega znaka, 44. člen ZIL-1 se nanaša na razloge za zavrnitev vpisa znamke. V povezavi s 1. odstavkom 119. člena ZIL-1 daje 44. člen ZIL-1 tudi pravni temelj za izbris znamke, ki je sicer bila registrirana, pa sicer ne bi smela biti.

65Pododstaveku c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 vzporedna norma je pododstavek c) 1. odstavka 47. člena ZIL-1, saj se oba določbi nanašata na ugledno znamko. Pododstavek c) 1. odstavka 47. člena ZIL-1 povsem jasno varuje zgolj ugledne znamke in se povsem drži Direktive 89/104/EGS (glej čl. 5 ods. 2 navedene direktive). Nobenega razloga ni videti, da bi bilo takšno varstvo glede izbrisa novejše znamke (44. člen ZIL-1) kaj drugačno, kot je tisto, ki ga uživa ugledna znamka zoper uporabi novejšega znaka (47. člen ZIL-1). Pri obeh določbah gre za varstvo ugledne znamke in obseg varstva ne sme biti različen. Tega ne predvideva niti že pred navedena direktiva EU. Ta namreč predvideva enak obseg varstva. Člena 4 odstavek 3 in 4 navedene direktive in člen 5 ods. 2 navedene direktive (Direktiva 89/104/EGS) sta namreč enaka.

66Končno obstaja še en razlog za to, da se varstvo po pododstavku c) 1. odstavka 47. člena ZIL-1. Znamka se vselej registrira za razlikovanje blaga ali storitev določene vrste in le v tem obsegu znamka sploh daje pravice imetniku znamke (1. odstavek 47. člena ZIL-1). Namen zakona je torej sicer res nuditi določeno varstvo imetniku znamke, toda to varstvo je omejeno na določene vrste blaga ali storitev. Varstvo znamke zaradi mogočega miselnega povezovanja je mogoče že na temelju pododstavka b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, to varstvo pa je omejeno tako, da se varuje le starejšo znamko, ki je registrirana za označevanje blaga in storitev, ki so vsaj podobne blagu ali storitvam, za katere je registrirana novejša znamka.

67Izjema od pravila, da obstaja zgolj na določene vrste blaga in storitev omejeno varstvo je dopustna in predvidena le, če gre za posebej ugledne znamke ali znake. Nobenega razloga ni, da bi se torej izjemo od pravila razlagalo v pododstavku c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 tako široko, da bi že kar vsaka znamka, tudi če ni ugledna, uživala varstvo tudi zoper znamko, ki označuje tisto blago in storitve, pri katerem sploh ni podobnosti. Varstvo zaradi (miselnega) povezovanja za vse tiste znamke, ki niso ugledne je torej mogoča le po pododstavku b) in pod tam določenimi predpostavkami. Takšna pa je znamka tožeče stranke, ne glede na to, da prav to ugotovitev pritožba neuspešno izpodbija.

68Za to, da lahko zahteva imetnik starejše in ugledne znamke varstvo, mora biti v vsakem primeru izkazano, da je imetnik starejše enake ali podobne znamke in da je ta ugledna znamka. Brez tega varstva na temelju pododstavka c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni mogoče doseči, ne glede na to, ali so ostale predpostavke po tej določbi podane.

69Ključna je torej ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da znamki v imetništvu tožeče stranke nista ugledni. Takšno ugotovitev je prvostopenjsko sodišče podalo v r. št. 45. Pritožba očita prvostopenjski sodbi, da svoje ugotovitve ni utemeljilo (pritožba str. 12), kar pa je očitno nepravilno, saj je takšna obrazložitev podana v r. št. 45 prvostopenjske sodbe. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da tožeča stranka ni postavila določnih trditev o tem, da sta znamki tožeče stranke ugledni. Vsi bistveni odgovori na pritožbo so bili že dani v r. št. 52. in naslednjih in se ta sodba zato nanje sklicuje.

70Tožeča stranka torej ne more uspeti s svojim zahtevkom po pododstavku c) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 že zato, ker njena znamka ni enaka ali podobna znamki tožeče stranke in tudi zato, ker ni ugledna.

71Njena pritožba je torej v vsakem primeru neutemeljena. Pritožbeno sodišče zato ne bo odgovarjalo posebej podrobno na na pritožbene navedbe, kolikor se nanašajo na verjetnost nakazovanja povezanosti med blagom ali storitvami in na možnost škodovanja interesom tožene stranke (pritožba, zadnji odstavek na 12. strani in 13. stran). Tudi sicer so neutemeljene, saj je prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo, da so ostale trditve povsem splošne.

C. ODLOČITEV O STROŠKIH POSTOPKA

72Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, mora toženi stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo, sama pa ne more zahtevati povrnitve svojih pritožbenih stroškov (1. odstavek 154. člena in 1. odstavek 165. člena ZPP). Tožena stranka je upravičena do povrnitve nagrade za odgovor na pritožbo (tar. št. 3210 ZOdvT) v višini 225,60 EUR, do 20,00 EUR po tar. št. 6002 in do DDV v višini 22 % od vsote prejšnjih dveh postavk (tar. št. 6007 ZOdvT). Upravičena je torej do povrnitve 229,63 EUR. Ta znesek bo morala pritožnica povrniti v 15 dneh od vročitve te odločbe. Če bo s plačilom zamudila, bo morala plačati še zakonske zamudne obresti (1. odstavek 299. in 1. odstavek 378. člena OZ. Teči bodo začele z zamudo, torej s šestnajstim dnevom od vročitve te odločbe.

-------------

Op. št. (1): Krek, Oxford, Veliki angleško slovenski slovar, knjiga 1, Ljubljana 2005, geslo confusion.

Op. št. (2): Grad, Francosko slovenski slovar, Ljubljana 2004, geslo confusion.